對注冊商標的不當使用并不必然導致該商標構成通用名稱

●張金柱

對注冊商標的不當使用并不必然導致該商標構成通用名稱

●張金柱

【要點】

商標最本質的功能是識別功能。當事人在經營中，雖然存在將其注冊商標既作為商標也作為商品名稱使用的不當行為，但該行為未導致商標喪失其商品來源識別功能的，不構成商品通用名稱，他人未經許可使用該商標的行為不構成合理使用，屬于侵權行為，應承擔相應的侵權責任。

【案情】

瑞可萊食品公司于2003年9月26日申請注冊“肉寶王”商標，該商標2005年被核準注冊，核定使用商品為第30類：食用香料；食品用香料；食用芳香劑；香蘭素；香草。商標專用權限自2005年5月14日至2015年5月13日。2009年12月1日，瑞可萊食品公司授權瑞可萊配料公司使用第3734392號“肉寶王”商標，并授權后者有權就商標侵權提起訴訟。2012年3 月27日，瑞可萊食品公司將涉案“肉寶王”商標轉讓給瑞可萊配料公司。2012年4月28日，瑞可萊配料公司授權瑞可萊食品公司使用涉案“肉寶王”商標，并授權后者有權就商標侵權提起訴訟。

瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司對涉案“肉寶王”商標在國內的知名報紙及期刊上進行了長期的大量的宣傳，并就部分廠家侵犯其“肉寶王”商標的行為發表律師聲明。中國中輕產品質量保障中心于2010年11月5日頒發證書，認為瑞可萊食品公司生產的肉寶王、肉香王為全國產品質量公證十佳品牌。中國調味品協會經銷商分會于2012年10月頒發榮譽證書，“肉寶王”榮獲2012年中國調味品產業最具渠道影響力品牌。

國家工商行政管理總局商標局于2009年5 月20日出具（2009）商標異字第06682號“肉寶王”商標異議裁定書，認為被異議商標“肉寶王”用在指定商品上為商品的通用名稱且瑞可萊食品公司惡意搶注產品名稱證據不足，該裁定已經生效。國家質檢總局發布的食品添加劑標準目錄（2012年8月29日發布），并未將“肉寶王”作為食品添加劑產品的產品名稱及通用名稱。中國食品添加劑和配料協會、中國食品科學技術學會于2013年分別出具證明，認為“肉寶王”是瑞可萊食品公司咸味食品香精產品的品牌名稱，而非產品通用名稱。全國各地食品添加劑行業35個廠家出具證明，證明“肉寶王”并非食品添加劑產品的通用名稱。

平度市瑞香源食品廠為個體工商戶，業主為孫有良，該食品廠的網頁中標有“瑞香源肉寶王”的字樣，并出現“產品中心—香精香料，肉寶王，香精，調味品，食品配料—平度瑞香源食品廠”等頁面。本案公證購買的上海祥風調料商行、沈陽南二溫州城美味隆食品調料商行銷售的產品上均有“美國肉寶王、平度瑞香源食品廠”字樣。

原告瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司訴稱，兩公司為第3734392號“肉寶王”商標的權利人。孫有良未經兩公司許可，長期在其生產的香精香料上使用“肉寶王”商標，侵犯了瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司對“肉寶王”商標的商標專用權。請求法院判令孫有良立即停止生產、銷售侵犯“肉寶王”商標專用權的商品，銷毀含有侵權商標標識的成品、半成品以及包裝物，賠償經濟損失45萬元，承擔為調查和制止侵權行為支出的全部費用5萬元及本案訴訟費用。

【審判】

一審法院認為，瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司作為涉案商標的權利人，有權提起訴訟。涉案“肉寶王”商標系臆造詞，在瑞可萊食品公司申請將“肉寶王”注冊為商標前，無論是在第30類商品上還是在其他類別的商品或者服務上，無證據證明同行業或者其他行業已經在使用該“肉寶王”商標標識。涉案商標經過瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司不斷宣傳及推廣，在國內同行業及全國范圍內具有較高的知名度。孫有良未經瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司許可，將涉案商標使用在其所生產的咸味香精產品的外包裝上，侵犯了瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司的商標權，應當承擔停止侵權并賠償損失的民事責任。孫有良抗辯稱涉案商標為產品通用名稱。依據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第7條的規定判斷，1.“肉寶王”不是法定的或者官方認定的食品添加劑（香精香料）的商品名稱或者通用名稱；2.“肉寶王”不是約定俗成的食品添加劑產品（香精香料）的通用名稱；3.孫有良所提交的關于肉寶王為通用名稱的證據不能成立；故涉案“肉寶王”商標不屬于商品名稱或者通用名稱。綜上，一審法院判決：孫有良立即停止侵權行為，賠償瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司10萬元，駁回瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司的其他訴訟請求。一審判決后，孫有良不服，提起上訴。

二審法院經審理認為，本案中，關于法律規定、國家標準、行業標準中沒有“肉寶王”法定通用名稱這一事實，雙方當事人均無異議。雙方當事人存有爭議的是，“肉寶王”是否已成為約定俗成的通用名稱。對此，孫有良應提交證據證明“肉寶王”在全國范圍內已實際成為公認的商品類別名稱。

孫有良主要提交了以下三個方面的證據：1.協會證明，2.調味品市場上多個廠家均生產、銷售“肉寶王”產品，3.瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司自己將“肉寶王”用作商品名稱。二審法院認為，1.孫有良提交的協會證明是山東省烹飪協會、山東省魯菜研究所出具的，而山東省烹飪協會、山東省魯菜研究所均非食品添加劑的主管機關或者行業協會，其出具的證明材料欠缺證明效力。2.孫有良提交的關于其他廠家生產、銷售“肉寶王”產品的實物、互聯網宣傳證據，系孫有良自行收集，來源和真實性均無法確認，不能證明調味品市場上的真實狀況。并且，即使上述證據真實存在，因其絕大部分產品標注的生產廠家為青島市平度地區的企業，該證據不具有地域廣泛性證明效力，無法證明“肉寶王”在全國范圍內已成為食品添加劑商品通用的稱謂。3.孫有良提交的瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司的購銷合同為復印件，瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司對其真實性不予認可，該證據無法證實孫有良關于瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司將“肉寶王”用作商品名稱的主張。并且，即使上述證據真實，因商品名稱與商品通用名稱屬于不同的法律概念，知名商品特有的商品名稱也可以起到指示商品來源的功能，瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司即使將“肉寶王”用作商品名稱，并不必然導致“肉寶王”商標喪失其顯著性從而變成通用名稱。與之相反的事實是，瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司通過長期的大量的宣傳，“肉寶王”產品和商標在中國調味品行業中獲得了較高的知名度，且二公司一直積極維護和聲明其商標權利，及時制止他人如青島花帝食品配料有限公司將“肉寶王”用作產品標識的侵權行為。因此，孫有良主張瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司放任“肉寶王”商標成為通用名稱缺乏事實法律依據，不能成立。綜上，孫有良提交的現有證據不能證明“肉寶王”已經成為約定俗成的食品添加劑中的通用名稱，其關于對“肉寶王”的使用屬合理使用的上訴主張缺乏事實法律依據，不能成立。據此，二審法院作出判決：駁回上訴，維持原判。

【評析】

本案的爭議焦點是孫有良對“肉寶王”標識的使用行為是否侵犯了瑞可萊食品公司、瑞可萊配料公司的注冊商標專用權。圍繞這一焦點問題，本案雙方當事人爭議的實質是“肉寶王”是否構成商品通用名稱的認定。

一、商標注冊人無權禁止他人正當使用通用名稱

商標最本質的功能是識別功能，即將商標與商品或者服務的提供者聯系起來，從而指示商品的來源，該功能的發揮源于商標的顯著性。與之相反的是，商品的通用名稱往往缺乏顯著性，不能使相關公眾識別商品的來源，不能發揮識別功能，因此不能作為商標注冊。對此，我國商標法第11條明確規定僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的的標志不得作為商標注冊。當然，如果以上標志經過使用具有了第二含義，能夠將使用者與該標志特定聯系，從而具有區別商品來源的作用，可以在認定其具有顯著性的基礎上給予商標注冊，但商標法對該種意義上的商標權利進行了限制，我國商標法第59條規定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”也即其他主體在原有含義上使用該通用名稱的行為是正當的，商標權人無權禁止。這是因為，注冊商標本來就是或者在注冊之后變成通用名稱，因其不具有或者不再具有商標意義，不言自明地不能再主張他人的使用行為構成侵權。對于此類情況，我們不能僅僅因為注冊商標所有人仍有其權利外殼而無視權利的實際和本質，否則，既不符合商標法第59條規定的精神，也從根本上違背公平正義。①參見孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》，法律出版社2009年7月版，第355-356頁。因此，商標法才以這種制度設計實現了商標權與公眾利益的平衡，防止商標權壟斷公眾資源，成為阻礙競爭的工具。②張今：《論商標上的權利限制》，載《法商研究》1999年第3期。

二、通用名稱的認定標準

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第7條規定：“人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據法律規定或者國家標準、行業標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內相關公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場較為固定的商品，在該相關市場內通用的稱謂，可以認定為通用名稱。”根據該規定，判斷是否構成通用名稱應把握以下幾點：

(一)舉證責任。根據以上司法解釋可以看出，通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱兩種情況。而不管是法定通用名稱還是約定俗成的通用名稱，均應由主張構成通用名稱的當事人承擔舉證責任。本案中因孫有良主張“肉寶王”已經成為調味品行業的產品通用名稱，其在產品上標注“肉寶王”商品名稱屬合理使用，故法院認為孫有良應舉證證明“肉寶王”為本案爭議商品通用名稱。

（二）地域標準及認定主體。本案中，當事人均認可法律規定、國家標準、行業標準中沒有“肉寶王”通用名稱這一事實，故當事人爭議的是涉案“肉寶王”商標是否構成約定俗成的通用名稱。約定俗成的通用名稱是指相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品。根據司法解釋，“約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內相關公眾的通常認識為判斷標準”，例外是“對于由于歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場較為固定的商品，在該相關市場內通用的稱謂，可以認定為通用名稱”。最高人民法院在（2010）民提字第113號民事判決書中也指出：“相關公眾一般是全國范圍內的相關公眾，但如果被指稱的行業或者商品由于歷史傳統、風土人情或者自然條件、法律限制等原因而被局限在特定地域市場或者其他相關市場內，則以該相關市場的公眾作為判斷標準。”該例外情形主要是針對地方土特產作出的約定，但是本案“肉寶王”商標或者食品添加劑產品均不屬于該例外情形，因此，“肉寶王”是否屬于約定俗成的產品通用名稱，仍應以全國范圍內的相關公眾的通常認識為判斷標準。消費者是產品或者服務的購買者，商標必然接受消費者的認識和識別，因此判斷商標顯著性必須站在消費者的立場上。③張今、劉晗：《商標使用相關問題探究》，載《中華商標》2013年第9期。因此，消費者自然是判斷商品通用名稱的主體。但是消費者并不是認定通用名稱的唯一的相關公眾，中國境內特定地域、特定行業的生產者、經營者也可以成為通用名稱的判斷主體。就本案而言，雖然孫有良提供了其他廠家生產、銷售“肉寶王”產品的實物等證據，但其搜集的產品的生產企業大都與本案當事人位于相同地域，不具有地域廣泛性，不能證明全國范圍內的情況，最主要的是其僅提供了生產企業的相關證據，而忽視了相關消費者的認識，因此，其證據自然無法證明“肉寶王”在全國范圍內已成為食品添加劑商品通用的稱謂。

（三）時間標準。根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第8條的規定，審查判斷訴爭商標是否屬于通用名稱，一般以提出商標注冊申請時的事實狀態為準。如果申請時不屬于通用名稱，但在核準注冊時已經成為通用名稱的，仍應認定其屬于本商品的通用名稱；雖在申請時屬于本商品的通用名稱，但在核準注冊時已經不是通用名稱的，則不妨礙其取得注冊。之所以作出如此規定，是因為該解釋作出前，實踐中對認定通用名稱的時間節點有爭議，通常認為應以申請注冊時為準。但最高法院在“散列通”案件中并未簡單的以時間為準，而考慮了申請前后其是否通用化的實際狀態，也即同時考慮了商標評審期間的事實狀態，即雖然“散列通”藥品名稱在其申請商標注冊時已列入地方藥品標準，但實際上直至授權之時并未為同行業企業普遍使用，也即存在著法律上的與事實上的通用狀態不一致，且后因藥品標準的調整，其又從藥品標準中退出，加上對于其他合理因素的考量，最終未因申請注冊時為通用名稱而撤銷。④參見最高人民法院（2007）行監字第111-1號駁回再審通知書。商品名稱是通用名稱還是特定名稱是動態的，兩者是可能相互轉化的，正因如此，最高法院才做出如此規定，就是避免法院在認定通用名稱時對時間節點簡單處理。

三、商標如未喪失識別功能不構成通用名稱

注冊商標本來就是通用名稱，因商標權人使用獲得第二含義，如果商標權人怠于維護該第二含義，就有可能導致注冊商標又變回通用名稱，不再具有商標意義；而商標在核準注冊后，由于商標權人維護不善或使用不當，也有可能變成通用名稱。不管屬于以上哪種情形，因注冊商標不再具有商標意義，此時商標權人請求他人構成侵權的基礎已不存在，他人當然可以為正當使用抗辯。但是判斷注冊商標是否構成通用名稱時，一個核心的要素是看該商標是否喪失了商品來源的識別功能，因為這是商標的基本功能。如果當事人的不當使用行為并未導致商標喪失識別功能，那么注冊商標的權能還未喪失，此時還應給予其商標法意義上的保護，他人未經授權使用仍應認定構成侵權。本案中，瑞可萊食品公司及瑞可萊配料公司在獲得涉案商標核準注冊后，在經營過程中就存在現將涉案商標作為商標使用也將涉案商標作為商品名稱使用的不當行為。但該兩公司在使用中認識到了自己的不當行為，并采取了亡羊補牢的救濟措施，比如通過訴訟積極維權、在報紙上刊發聲明商標權利的律師聲明，以上行為均正確有效的證明兩公司并未放棄或忽視‘肉寶王’是其在先使用并獲準注冊的商標，且不當行為也并未導致涉案商標識別功能的喪失，故僅以商標權人有不當使用行為就導致涉案商標成為約定俗成的食品添加劑中的通用名稱的主張不能成立。

（作者單位：山東省高級人民法院）

責任編校：康靖