專利申報中的“一案兩報”制度

劉戀

在中國，實用新型制度一直為鼓勵發明創造，促進科學技術的進步和發展起著積極的作用。也正是基于該制度，目前專利申請中針對一個發明創造分別提出一項實用新型和一項發明專利申請（以下簡稱“一案兩報”）的情況較為常見。由于實用新型的審查周期較短、審查標準相對低，申請人可以及時對其發明創造獲得專利保護，由此可以在已經獲得實用新型專利保護的同時等待國家知識產權局對發明專利申請進行實質審查，使其權益得到更為及時、更為全面的保護。本文將針對“一案兩報”進行初步探討。

一、概要介紹

“一案兩報”的常見情況。所謂的“一案兩報”，如下兩種情況較為常見：

情況一：申請人在同一天就相同的發明創造提出一個實用新型專利申請和一個發明專利申請；

情況二：申請人首先提出一個實用新型專利申請，而后在實用新型專利申請授權公告之前，就相同的發明創造再提出一個發明專利申請。

上述兩種情況，一般情況下，實用新型專利申請均早于發明專利申請獲得授權。

《專利法》和《審查指南》的相關規定。《專利法》在2008年的修改版本中，針對“一案兩報”作出具體規定：

《專利法》第九條第一款：同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

《審查指南》在2006年和2010年的修改版本中，均針對“一案兩報”作出修改和調整，2010年的修改版本中作出如下規定：

《審查指南》第二部分第三章6.2.2節：同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的，在先獲得實用新型專利權尚未終止，并且申請人在申請時分別作出說明的，可以通過放棄實用新型專利避免重復授權。

修改后的規定較好地解決了之前的“一案兩報”制度中可能存在的重復授權、或者是延長了專利的保護期限的問題。關于上述實用新型專利權和發明專利權存在時間，詳見下圖：

顯然，“一案兩報”在放棄實用新型專利權時不再允許與發明專利權的銜接性放棄，其放棄權利的效力變為自始即不存在，也就是說，該做法與無效宣告的效力相同，其進一步解決了同樣的發明創造僅能被授予一項專利權的問題。

且特別在上述“情況二”的情況下，解決了一項發明創造的保護期限可能被延長至超過20年的問題，也就是說，根據修改前《審查指南》的規定，如果在實用新型專利授權公告前提出相同的發明專利申請，并在發明專利授權時放棄實用新型專利權，且該發明專利權到第20年才終止，則從該實用新型申請日起到發明專利權終止之日超過了20年。由于根據修改后的《審查指南》規定，在這種情況下，實用新型專利權被放棄后，視為自始即不存在，因此，自然解決了這一問題。

進一步參照以上圖示，如果實用新型專利申請順利獲得授權，且在隨后的審查程序中放棄實用新型專利權后該發明申請亦順利獲得授權，對該發明創造本身而言，在發明專利獲得授權后，專利權人可行使其專利權利的起始點將不同。修改前的起始點是實用新型授權公告日（即點A處），修改后的起始點是發明授權公告日（即點B處），顯然，修改前權利的實際可行使期（A至C，即修改前藍色表示部分）較修改后權利的實際可行使期（B至C，即修改后藍色表示部分）長。

提出“一案兩報”的優勢

雖然如上所述，根據修改后的《審查指南》的規定，在發明授權之時，實用新型專利權被視為自始即不存在，但是，對申請人來說，就同一個技術方案既提出發明專利申請，又提出實用新型專利申請還是有一定幫助的。

首先，關于發明與實用新型的區別，詳見下表：

項目 發明 實用新型

創造性標準 較高 較低

保護期限 20年 10年

費用（包括官費、代理費） 較高 較低

審查周期 長（約至少36個月） 短（約12個月）

保護類型 方法、產品 產品

以下針對上述區別進行詳細說明。

涉及創造性較低的發明創造：《審查指南》關于實用新型專利創造性的標準有了進一步的規定，即實用新型專利創造性的標準應當低于發明專利創造性的標準。主要體現在現有技術的領域和采用對比文件的數量與發明申請不同（詳見《審查指南》第四部分第六章）。也就是說，同樣的技術方案，如果創造性不是很高，但是確實存在與現有技術相區別的特征或者效果等，則有可能滿足實用新型的創造性要求，而不滿足發明的創造性要求。

但是，在發明創造產生之初，申請人往往對其發明創造本身是否具備創造性或其創造性的高低沒有確切的了解，在這種情況下，可以采用“一案兩報”的申請方式，一旦發現發明創造本身創造性不高，可以選擇保留實用新型專利權而放棄發明專利申請，這樣做可能使最終獲得的權利相對更穩定，進而確保申請人或專利權人的利益。

涉及“短期技術”的發明創造：由于技術進步較快，不同的技術，更新速度可能有所差異，部分技術需待進入市場后方可得知其重要程度和可能被淘汰的具體時間。因此，該部分技術在申請之前往往不能確定其需要被保護的年限。

在這種情況下，可以采用“一案兩報”的申請方式，待經過市場競爭決定該技術的“生命力”后，再行作出有針對性的選擇。這樣，一旦發明發明創造本身的“生命力”不強，可以放棄“一案兩報”中的發明專利申請，而保留實用新型專利權。從而盡可能的降低因為知識產權保護給企業帶來的高額成本支出，以節省人力和物力。

對市場的影響：即使申請人并不急于實施該技術方案，且對其專利申請的創造性有十足的把握，并在發明專利申請授權時放棄實用新型專利權，該實用新型專利權存在的意義仍然是不能被忽視的。

在目前市場競爭激烈的情況下，搶先占有市場份額對企業來說往往是十分有利且關鍵的。由于實用新型審查周期較短，一般一年左右即可獲得授權，因此，在實用新型獲得授權而發明仍未獲得授權的期間（見上述圖示A至B點），擁有該實用新型專利權很可能對產品的宣傳、消費者對技術的認知及防止競爭對手仿冒等均起到積極的作用。

因此，在企業的知識產權戰略中，實用新型專利可以作為商業競爭的鋪路石，為隨后的市場開拓做前期準備。

適時的作出選擇。涉及上述“情況一”和“情況二”，亦可在提出發明專利申請時不請求實質審查以延緩發明可能授權的時間，而采用實用新型專利申請作為“探路石”，在該實用新型先行獲得授權后，通過發出警告函、起訴等方式來試探競爭對手的態度，甚至通過被對方提出無效宣告請求來檢驗權利的穩定性，從而在確定該權利的重要程度后決定是否對發明請求實質審查或放棄。

快速的行使權利。即使在提出發明專利申請時即請求實質審查，由于從實用新型獲得授權到發明獲得授權的時間區間（見上述圖示A至B點）仍可能較長（一般在1年半以上），在這段時間內，由于實用新型專利權的存在，專利權人可以行使其權利，即就相應的侵權行為給予警告或提起訴訟。

根據目前的司法實踐，在發明授權起該實用新型專利權自始即不存在的效力，對放棄該權利之前（見上述圖示A至B點）的人民法院作出并已經執行的專利侵權的判決、裁定，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。因此，在這個時間區間內可以行使該實用新型專利權。也就是說實用新型專利權人可要求他人停止侵權或賠償損失等。

可能遇到的問題及對策

上述在發明專利申請未授權之前，基于實用新型專利權提出侵權訴訟時，可能遭遇一種情況，即在實用新型專利權處于訴訟階段時，發明專利申請獲得了授權，且在授權的同時放棄了該實用新型專利權，那么該實用新型專利權即被視為自始即不存在，這樣，上述針對實用新型專利權提出的侵權訴訟請求便失去了訴訟基礎，目前中國法院還沒有遇到過這樣的案例，待發生相應情況后，可能會作出相應的司法解釋，以解決該問題。

在沒有相應的司法解釋出臺之前，如果遇到上述情況，可采取盡可能拖延發明的授權時間，以爭取在實用新型權利行使成功之前使該實用新型專利權保持有效的對策，或也可在發明授權之前撤回就實用新型專利權進行的侵權訴訟，以避免訴訟基礎消失的尷尬。

綜上所述，申請人欲就相同的發明創造在中國同時或先后提出一件實用新型專利申請和一件發明專利申請的時候，可考慮到申請人自身的需求，斟酌上述情況后考慮提出該兩件專利申請的必要性。

（作者單位：國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心）