中歐美日實質審查中參數限定的產品權利要求的新穎性判斷對比

王揚 于鳳偉 呂慧敏

（1、國家知識產權局專利局材料工程審查部，北京 100000；2、中國北方工業公司，北京 100000；3、國家知識產權局專利局復審委員會，北京 100000）

1日本專利局（以下簡稱為JPO）、歐洲專利局（以下簡稱為EPO）、美國專利商標局（以下簡稱為USPTO）對參數限定權利要求新穎性、創造性的判斷

《關于新穎性的對比研究報告-JPO,EPO&USPTO專利審查實踐對比》中，三局提供了涉及新穎性的各種案例，其中下列案例涉及參數限定的產品權利要求的審查。

例1：權利要求：一種聚2，6-萘二甲酸乙二酯膜，其特征在于，該膜表面上形成的突起，其高度為h(nm)，數目在下述范圍內；1≤h＜100：1000-20000個/mm2；100≤h：0-50個/mm2，且膜表面粗糙度Ra為2-10nm。現有技術：在聚2，6-萘二甲酸乙二酯膜磁記錄膜中，表面粗糙度Ra為3-8nm，膜滿足該表面粗糙度條件，且在用作磁帶時流暢性優良。當用作磁帶時，異常高的突起對于磁帶的流暢性可能具有負作用。

1.1 EPO評價

EPO審查員初步判斷，應當否認權利要求的新穎性。如申請人能夠提供有說服力的證據或反對意見，則應當改變結論。要求保護的膜與通常的膜區別似乎僅在于突起高度h滿足參數?，F有技術文件公開的膜粗糙度Ra占先于權利要求范圍，只是現有技術文件沒有記載膜的高度分布。根據EPC指南，應指出缺乏新穎性。如果已知產品與請求保護產品在其他方面都相同（例如起始原料和制備過程都相同），則首先提出缺乏新穎性。后續程序中，如果申請人能夠（例如通過適當的對比實驗）證明關于參數確實存在差異，則值得懷疑是否本申請公開了對于制造具有權利要求中限定的參數的產品而言必不可少的所有特征，從而提出未充分公開。

1.2 JPO評價

JPO認為要求保護的發明不具備新穎性。權利要求包含通過功能或性質限定產品的表述，則可能存在難以將要求保護的發明與對比發明相比較的情形。如果審查員在未將要求保護的發明與對比發明的產品進行嚴格對比時，即有理由初步判定要求保護的發明與對比發明的產品相同，只要沒有其它區別，則審查員可以發出缺乏新穎性的拒絕理由通知書。審查員可以等待申請人對這兩個發明之間的區別進行爭辯或澄清。

后續程序中，申請人可以通過提出書面意見或實驗結果的證明書等來反對通知書的拒絕理由以進行爭辯或澄清。如果申請人的爭辯能夠成功改變審查員的評價，至少達到不能確定要求保護的發明缺乏新穎性而不具有可專利性的程度，則該拒絕理由將被克服。如果申請人的爭辯（例如是抽象的或泛泛的）沒有達到能夠成功改變審查員的評價那樣的程度，則審查員可做出駁回決定。

1.3 USPTO評價

USPTO認為要求保護的發明缺乏新穎性。將基于兩方面理由駁回該發明，即被現有技術占先（不具新穎性）和現有技術使其顯而易見（不具創造性）。當現有技術的組合物看上去與權利要求的組合物相同，而現有技術沒有明確公開權利要求中的功能、特性（即沒有關于固有特征的記載）時，審查員可以同時依據占先和顯而易見拒絕該權利要求。最初是審查員負責提供理論根據，來合理地論證權利要求中的功能、屬性或特性是現有技術記載的主題中必然存在的。后續程序中，申請人可以通過提交證據表明要求保護產品和現有技術產品并不相同，且現有技術產品并不必然具有要求保護產品的特性，來反駁該基于固有屬性的占先和顯而易見的初步判定。

1.4 結論

綜上所述，三局對該案例（參數限定的產品新穎性的判斷）的判斷標準基本相同，由于權利要求用參數進行限定時，與現有技術難以區分，三局審查員都初步判斷該權利要求不具新穎性，USPTO審查員還提出了不具創造性的結論。但是后續程序的處理三局稍有不同，EPO審查員提出，如果申請人能夠證明參數存在差異，則懷疑本申請是否公開充分的問題；JPO審查員強調了，后續程序中對比試驗證據的重要性，所提交的證據應至少達到不能確定要求保護的發明缺乏新穎性而不具有可專利性的程度；USPTO審查員也強調，后續程序中申請人可通過提交證據進行反駁。上述處理方法，提供了不同的審查思路，對我國的審查方法具有一定借鑒意義。三局審查員與我局審查員對參數限定產品新穎性的初步判斷標準一致，但后續處理稍有不同。

2 中國專利局對參數限定產品新穎性、創造性審查的審查判斷

我國專利局實質審查審查員對參數限定的產品新穎性、創造性審查主要有以下審查思路：

2.1 根據結構、組成推論產品參數相同，產品不具有新穎性

該思路中新穎性的初步判斷與美、日、歐三局相同，在后續處理中也強調了對比試驗的重要性。但實際審查中，申請人往往不提交對比試驗數據，僅僅通過陳述闡明其具備新穎性創造性的理由。

2.2 制備方法相同或相似推論產品不具新穎性

雖然對比文件中沒有提及申請用于表征產品的參數，但對比文件公開的產品與請求保護的產品的制備方法相同或相似，推定請求保護的產品不具備新穎性或創造性。審查實際工作中，往往很難找到生產方法完全相同的現有技術。即使能找到生產方法相似的對比文件，審查員很難提出足夠說服力的說理。

結語

綜上所述，對于參數限定的產品權利要求，中國專利局與美、日、歐的初步判斷標準類似，但是對后續處理方法略有不同。從審查實踐出發，筆者更認同中國專利局第一種審查思路，即根據對比文件的結構、組成相同推論參數相同不具新穎性。該方法可操作性更強，審查的準確性、一致性更強。但是該方法也存在一定的缺陷，后續程序中，申請人往往不提交對比試驗證據，對審查造成了一定困難。如果駁回，申請進入復審程序，拉長了申請的審查程序。而且如果審查員無強有力的理由，對申請貿然駁回，可能會在后續復審程序中撤銷駁回。因此，筆者建議，在提交對比實驗的裁量權中，應賦予審查員更大的自主權，允許審查員可強制申請人提交對比實驗數據。這樣不僅僅解決了提交的其他證據難于判斷的問題，也可便于后續程序的處理，從而杜絕一部分申請人使用參數限定現有技術產品獲得專利權的現象。

[1]2011年《關于新穎性的對比研究報告-JPO，EPO&USPTO專利審查實踐對比》學術觀察國家知識產權局學術委員會[Z].