一則加工貿易侵權案引發的思考

李敏華 劉 楊

“投資、出口、消費”被稱為拉動中國經濟增長的三駕馬車,而在中國的出口貿易中,加工貿易占的比重較大,尤其是中小生產型企業,其業務的絕大部分是加工貿易。因此,加工貿易的健康發展,對于擴大出口貿易額乃至促進經濟增長具有重要的意義。目前,中國的加工貿易中經常存在著知識產權風險,如何防范加工貿易引發的知識產權風險,是值得我們思考的重要問題。本文從一則加工貿易侵權案入手,對相關問題進行了分析。

一、案情簡述

2008年2月,江蘇某集團下屬公司業務員收到智利客戶的訂單,智利客戶要求按照其所提供的牙刷圖樣生產108萬支牙刷。接單后,業務員立即安排組織生產和包裝,貨物備好后,通過上海海關申報出口。經海關查驗,認為該批貨物涉嫌侵犯知識產權。上海海關的查驗情況表明,這108萬支牙刷上印有歐樂B(Oral-B)和強生(REACH)的商標,且做工粗糙,不象是國際名牌產品。海關方面立即與歐樂B和強生兩家公司知識產權權利人聯系進行調查,很快,這兩家公司都發來了確認函,證明了兩點:第一,海關查到的這批牙刷絕非他們的產品;第二,按照中國的法律,這種行為已經構成了對他們商標權的侵害。108萬支牙刷因此被扣,涉案的企業相關人員也被依法逮捕。

在這單業務中,業務員認為牙刷圖樣由國外客戶提供,照單生產才能順利完成該單業務,導致稀里糊涂地侵犯了歐樂B和強生兩家公司的知識產權。在有關部門的進一步調查中,業務員也承認,當時看到圖樣后確實覺得有點似曾相識,但是并未進行調查研究,僅把它當成了一項普通的訂單來處理,結果,釀成侵犯知識產權的惡果,給公司帶來了嚴重的損失。

二、案例分析

這是一起典型的侵犯知識產權的案例。世界貿易組織《與貿易有關的知識產權協議》中對知識產權的范圍進行了界定,它們是:版權與鄰接權;商標權;地理標志權;工業品外觀設計權;專利權;集成電路布圖設計(拓撲圖)權;未披露過的信息專有權。在我國的出口加工貿易中,經常侵犯的知識產權是商標權。在上述業務中,江蘇某集團下屬公司正是侵犯了歐樂B和強生的商標權。

我國出口企業中的一部分企業,由于受到自身經營規模、財力、技術等的限制,許多從事委托加工、來樣加工等貿易。具體操作是:國內出口企業按照外商指定品牌和款式、包裝等要求,在國內組織生產加工,然后再出口給該外商,由該外商在海外銷售。在這種定牌加工貿易中,最容易侵犯他人的知識產權。近年來,出口產品侵犯知識產權案件時有發生。南京、上海、廈門等海關每年均查獲一批知識產權侵權案件,侵權貨物包括牙刷、電動牙刷頭、金鹵燈、竹編地毯、油墨、門鎖等許多貨物。侵權案件一旦發生,損害的不僅是知識產權權利人的利益,涉案企業也往往因為貨物被銷毀、交納罰款、對知識產權權利人進行賠償而遭受巨額損失。

按照國際慣例,定牌加工涉及使用注冊商標的,定牌方應提供合法有效的注冊商標證書或由權利人授權使用注冊商標的文件。但在本案例中,江蘇公司的業務員缺乏知識產權意識,在沒有要求外方提供商標證書和授權使用書的情況下就匆匆安排生產,以致造成侵權。近年來,有些國外不法商人不斷將仿制世界著名品牌的訂單發往中國,而某些出口企業為了在激烈的出口競爭中獲得訂單,有意無意地忽略掉了知識產權保護,抱著僥幸心理追求短期利益,不僅自身觸犯了法律,惹上了麻煩,而且給我國的聲譽造成了很壞的影響,許多國家指責我國保護知識產權不利。

三、幾點思考

1.進行加工貿易時要認真考察進口商的知識產權情況。在進行加工貿易時,出口商或國內生產廠家絕對不應該想當然地認為訂貨方擁有加工貨物的商標權,或認為只要按訂單生產,按期交貨,商標權問題毫不關己。一定要認真考察進口商的知識產權情況,避免侵權。在具體操作時,應重點考察進口商是否擁有加工產品的專利權、商標權和著作權等知識產權。這些考查的程序其實并不復雜,但涉及到的風險非常高。經過考查,若該外商既非相關知識產權的權利人,又無合法的授權使用證明文件,則視為存在知識產權侵權可能。這時,應充分評估此項業務潛在的法律風險,必要時應該終止此項加工貿易。

2.進行加工貿易時要在合同中寫入“證明條款”和“索賠條款”。在加工貿易中的進口商已經提供了相應知識產權文件后,出口企業可以與之 簽訂合同開展業務。但是為了避免可能發生的糾紛,仍需在合同中寫入“證明條款”和“索賠條款”。在“證明條款”部分,進口商應明確表明其對該產品擁有合法的知識產權或經企業合法授權,并符合進口商所在國的知識產權法律規定。在“索賠條款”部分,出口企業要申明其因履行合同而為進口商生產制造進口商所指定的產品的過程中,如受到合同雙方當事人以外的第三人的侵權指控時,應由進口商承擔一切訴訟及賠償費用。這樣,假如進口商提供的知識產權文件系偽造,一旦知識產權權利人提起訴訟,出口企業可以憑合同中相應條款證明其沒有侵犯知識產權的故意,其對進口方的知識產權擔保責任可以因此被免除。如果遭受損失,可以要求進口商進行賠償。上述案例中,如果江蘇公司在合同中加訂了“證明條款”與“索賠條款”,就可以保障自己的權益不受侵害了。

3.進行加工貿易時可以適當采取“無牌”方式。“無牌”是指在出口商品和包裝上不標注任何商標或牌號。在金融危機的影響尚未結束之時,出口企業尤其是抗風險能力差的中小企業可以適當采取“無牌”方式進行加工貿易。這是因為金融危機下許多國外進口商資金周轉困難,出口企業有時會遇到進口商倒閉或無力付款拒不提貨的情況。如果是定牌生產的加工貿易,涉及知識產權權利人的利益,出口商轉賣貨物就比較麻煩。而運回貨物改牌又涉及滯港費用、運輸費用、改牌費用等,不具有可操作性。如果采取了中性無牌的方式,沒有侵權風險,出口商就可以將貨物轉賣他人以最大限度地減少損失。

4.進行加工貿易同時要與行業內企業聯合培育自主國際知名品牌。加工貿易利潤較低,我國很多出口企業經過多年為外國企業加工定牌生產,已積累了豐富的生產經驗,制造的產品質量精良,同時,也積蓄了一定的資金,這些企業完全有條件從定牌加工轉向打造自主品牌,改變企業發展的方式,同時也避免知識產權糾紛。事實上,一些出口企業已經開始用“兩條腿”走路,一方面接國外加工貿易訂單,一方面生產自己的品牌產品。但是,很多出口企業規模較小,如果單個企業想靠獨自奮斗打造出國際知名品牌,進程會十分漫長。可以考慮在一個出口行業和產業集群,通過出口企業聯合的方式打造品牌,擴大自主品牌商品的出口規模,團結協作,逐步打造出屬于中國的國際知名自主品牌,改變為洋品牌打工的局面。

5.進行加工貿易采用自主品牌時要注意及時在國外注冊。知識產權具有嚴格的地域性特點,一般來說,各國主管機關依照其本國法律授予的知識產權,只能在其本國領域內受法律保護。例如中國專利局授予的專利權或中國商標局核準的商標專用權,只能在中國領域內受保護,其它國家則不給予保護。所以,出口企業的自主品牌要想在外國受保護,必須在外國申請注冊,否則,一番努力常為他人之嫁衣裳。有的中小企業擁有國際上比較暢銷的產品,在國內的品牌知名度也很高,可是,由于國外的不法商人先行進行了商標注冊,自己再用這個品牌出口就構成了侵權行為,嚴重影響了出口份額。有關統計資料顯示,自上世紀80年代以來,我國知名商標在國外被搶注的事件達2000多起,我們熟知的“王致和腐乳”、“女兒紅”酒都曾被惡意搶注。自有商標在國外被搶注后,企業即使能夠通過法律訴訟奪回商標權也會付出很大的代價,造成很大的損失。有的企業雖未訴諸法律,卻花了額外的資金去買回本應屬于自己的知識產權。所以,即便是采用自己的品牌進行加工貿易,也要有知識產權保護意識,要在國外銷售地及時進行自己的商標注冊?！?/p>

參考資料:

[1]中央電視臺《今日說法》2009年4月27日欄目,小撒海關行.

[2]耿明英羅漢春,一起涉外商標侵權的典型案例分析,對外經貿實務,2009年4期.

[3]謝崇譽,一起由貼牌供貨而引發風險的案例分析,對外經貿實務,2009年3期.

[4]梅遠,由OEM向OBM模式過渡過程中的知識產權風險,中華商標,2008年12期.