通過對Rambus訴Infineon公司案情分析,我們可以看出,盡管大多數標準制定組織都有自己的知識產權信息披露政策,但是當知識產權擁有者退出標準制定組織后,他們的信息披露義務是否該繼續履行?如何履行?
所謂與標準化有關的知識產權披露制度是指在標準制定、采集的過程中,標準制定組織要求其成員披露與擬制定的標準相關的知識產權信息的制度性安排。披露制度主要有兩個目的:保證標準的開放性和綜合優勢。生產商和消費者對于一項標準的接受程度一般取決于標準的開放性和綜合優勢。標準的開放性是指標準可以被任何申請者獲得,即標準中不包含知識產權或者雖然包含知識產權但申請者都可以獲得免費許可或RAND許可。綜合優勢是指基于技術先進性與實施成本的綜合考慮,某一標準具有可比性優勢。
由于技術標準的推廣可能給擁有知識產權的標準技術提供者帶來收益,因此很多標準組織成員具有將自有知識產權納入標準的愿望。但同時,并不是每一項知識產權都值得納入標準,也并非每一個知識產權人都愿意免費許可或RAND許可。為了標準使用者和擁有相關知識產權的標準技術提供者能夠充分參與標準制定,保證標準制定、技術采集、采標過程中的信息充分公開化,標準制定組織需要知識產權人提供相關信息并做出保證。目前,多數標準化組織都有自己相關的知識產權信息披露政策。
案情簡介
Rambus公司開發了一種被應用于半導體的存儲裝置,如計算機內存的儲存技術,并申請了專利。Rambus公司自己并不生產任何存儲裝置,相反,它許可其它公司使用其專利技術并收取費用。早在1990年4月,Rambus公司就提出第一個專利申請,并且針對計算機內存技術即動態隨機存取內存(DRAM)提出權利請求。在接下來的幾年里提起(此后被放棄)“898申請”的過程中,Rambus公司提起了許多擴展性和后續性的申請,至少有31項被授予了專利。其中許多專利對所謂的Rambus DRAM存儲技術的不同方面主張權利。此外,Rambus公司還在1991年4月根據專利合作條約提出國際專利申請(WIPO申請),并針對(898申請)主張優先權。
1992年2月,Rambus公司正式加入了JEDEC,專門創設包括RAM標準在內的半導體技術標準。JEDEC要求其成員在RAND條款基礎上許可其專利,如果其專利技術被納入標準之中的話。1993年9月被授予第一個RDRAM專利(即703專利)不久之后,Rambus就向JEDEC披露了其專利,它構成“898申請”的一個擴展性申請。在Rambus公司成為JEDEC成員之后并在公司披露“703專利”之前,JEDEC制定并發布了同步動態隨機存儲器(SDRAM)標準。作為“898申請”的擴展,“703專利”的書面描述在很大程度上與“898申請”相同。與此同時,另一個JEDEC成員向該組織披露了Rambus公司的“WIPO申請”。
Rambus公司在1996年6月退出了JEDEC。在此之后,Rambus公司基于“898申請”繼續提出擴展性和后續性專利申請。在1996年12月,JEDEC開始創設雙倍數據流SDRAM標準SDRAM,而雙倍數據流SDRAM構成了SDRAM技術的新版本。JEDEC在2000年制定并發布了該標準。
2000年底,Rambus公司以侵犯所謂涉及其原始技術的專利為由起訴一家德國半導體儲存器制造商Infineon Technologies AG(JEDEC的成員)。Infineon公司提起反訴,聲稱Rambus公司的行為構成欺詐,具體表現在試圖就其作為成員參與但沒有向JEDEC披露的正在被標準化的技術取得專利,以便其在以后能夠針對標準的實施提起侵權之訴。
法院判決
地區法院的判決
聯邦地區法院陪審團幾乎在所有問題上都做出了有利于Infineon公司的裁決,并認定Rambus公司在參與JEDEC的SDRAM和雙倍數據流SDRAM標準設定活動中進行事實上和蓄意的欺詐。隨著審判的進行,法官在很大程度上拒絕了Rambus公司通過就法律問題做出判決而把有關裁決拋在一邊的請求。法官支持陪審團的裁決,即Infineon公司并沒有侵犯Rambus公司的專利,且Rambus公司在SDRAM標準化過程中實施了詐騙。
巡回法院的判決
在上訴審判中,聯邦巡回法院支持地區法院同意就法律問題做出裁決以便把雙倍數據流SDRAM欺詐裁決置于一邊。聯邦巡回法院裁決指出,低級法院在對Rambus公司的專利請求權做出解釋的過程中犯了錯誤。結果它撤銷了低級法院的裁決,并發回有關地區法院,要求其根據聯邦巡回法院校正的請求權解釋重新審查侵權之訴。此外,對于所有標準設定組織及其成員來說非常重要的是,法院撤銷了欺詐裁決,因為它認定實質性的證據并不支持陪審團做出的Rambus公司在其參與JEDEC標準委員會的過程中違反了其相關專利披露義務的裁決。法院之所有持有這種看法,原因有二:其一,就SDRAM標準來說,事實是任何Rambus公司的專利權對于實施該標準來說都不是必要的;其二,就雙倍數據流SDRAM標準來說,事實是Rambus公司在正式審查該標準之前就已經退出JEDEC。
案件最新進展
Infineon公司和Rambus公司就聯邦巡回法院的判決向聯邦巡回法院全體陪審團提起交叉上訴,但被拒絕接受,Infineon公司申請將訴訟文件移送至最高法院,但也被拒絕接受。最高法院拒絕聽審此案,因而支持聯邦巡回法院做出有利于Rambus公司的判決,并將此案發回弗吉尼亞聯邦地區法院進行重審,Rambus公司由此可以根據聯邦巡回法院更有利的修正性權利解釋對Infineon公司重新提起專利侵權之訴。
案例分析
Rambus訴Infineon公司案顯示,對于標準制定組織來說,建立明確而清晰的知識產權披露制度是至關重要的。其知識產權制度應明確規定成員必須披露何種專利信息、在什么時候披露、如何披露以及向誰披露等,否則,某些成員可能通過拒絕披露或隱瞞來濫用其專利權。
在司法判決中,知識產權信息披露問題實質上是非常復雜的。Rambus案折射出標準化中的知識產權信息披露中的諸多復雜問題。Rambus訴Infineon公司案判決認為披露是否只涉及核心知識產權,而核心知識產權顯然存在技術界定的困難。實際上,這個問題在標準制定過程以及專利池界定中早就應該涉及。在標準制定中,所有的知識產權都應該披露,還是只有核心知識產權應披露,專利池應包括所有的知識產權產權還是核心知識產權。
一般認為,在披露階段,應該是所有的知識產權都應該披露。只有披露了,才能知道哪些是核心知識產權。披露后,應篩選核心知識產權,篩選的工作應該由標準技術委員會承擔,因為只有他們才清楚哪些知識產權是制定標準所必須的。只有這些核心知識產權所有人才有義務做RAND承諾,也只有這些核心知識產權才有資格進入專利池。
目前,標準化組織普遍認為標準的倡議者和參與者有披露責任。實際上標準的倡議者和參與者也有披露的激勵,因為他們的目的在于使自己的技術成為標準組成部分,而不愿意在不知情的情況下將別人的專利技術納入標準,使自己陷入競爭的不利境地。現在的問題是,根據Rambus案的司法解釋,如果知識產權所有人不參與標準制定,則沒有知識產權信息披露的責任。然而有很多知識產權并非標準的倡議者和參與者所有,也未必為他們所了解。標準化組織之外的知識產權顯然無法保證披露的有效性。知識產權信息檢索或許能解決信息披露的問題,但目前很少標準化組織要求成員進行知識產權信息檢索。這一方面涉及到檢索成本的問題,另一方面也涉及到責任的問題。檢索未必能保證有效的信息披露。
Rambus在標準制定的過程中退出了JEDEC標準組織,那么它是否還具有信息披露的義務?這成為本案爭論的焦點。1990年前Rambus公司就擁有DRAM的專利,但是在收取專利費方面并不成功。1991年該公司加入JEDEC標準組織,成功將自己的專利技術納入標準,期間該公司并未按照JEDEC的要求披露其專利信息。1995年美國聯邦貿易委員會對Dell案信息披露做出了初步裁決并公之于眾時,Rambus公司的律師建議公司退出了該標準組織,并于2000年在納入自己技術的標準得到廣泛應用的時候提出專利要求。
對于該案的判決,聯邦巡回法院做出了與初裁不同的判決。這個案件顯然由于策略性退出的問題而變得更為復雜。馬克·萊姆利將這種情況定位為解除合同的問題,即信息披露的要求是在標準制定組織章程中的,而章程一般都沒有終止日期。如果參與者退出的話,是否與該組織的合同也就終止?終止后披露義務顯然就沒有了,但終止后先前的RAND承諾是否還有效?
在萊姆利看來,在沒有明確的時間約定的情況下,根據合同法的一般原則,合同可以憑借另一當事人的合理通知隨時終止。而根據知識產權許可的一般原則,在沒有明確終止時間約定情況下,知識產權許可條件一直延續到知識產權終止日。同時,合同法也不排除就合同關系終止后強制執行合同的特別規定。那么,RAND原則的承諾不會有問題,而信息披露則存在很多隱患。排除隱患的方法是在合同法的框架內進行特別的規定。
(作者單位:湖北工業大學圖書館)