論專利侵權警告函的權利邊界

邱國俠 劉宇萌

收稿日期：20231208

作者簡介：

邱國俠（1971），女，安徽淮南人，合肥工業大學文法學院副教授，主要從事民商法研究；

劉宇萌（1998），女，江蘇泰州人，合肥工業大學文法學院碩士生，主要從事知識產權研究。

*基金項目：合肥瓦力覺啟機器人科技有限公司知識產權保護及發展規劃（W2023JSZX1074）

摘要： 專利作為知識產權的重要組成部分，我國法律對于專利權保護的制度不斷完善。為了提高專利權人維護自身權益的效率，法律確立了專利侵權警告函，專利權人的權益受到侵害之后，可以通過向侵權人發布專利侵權警告函的方式，讓侵權行為人停止侵權行為，保護專利權人的合法權益。但是，通過司法實踐可以得知，由于法律對于專利侵權警告函的規定不完善，使得專利侵權警告函發布過程中，存在發布內容不真實，專利權人未盡到注意義務，以及專利侵權警告函發布的對象范圍不確定等問題，導致專利侵權警告函發布中產生新的問題，專利權人作為侵權行為的受害人變成新的侵權行為人。通過分析專利侵權警告函適用過程中存在的問題，并針對這些問題提出相應的完善措施，明確專利侵權警告函的權利邊界，合理規制專利侵權警告函的發布行為，充分發揮專利侵權警告函對當事人合法權益的保護。

關鍵詞： 專利權人； 專利侵權警告函； 權利邊界

中圖分類號： D923.4文獻標識碼： ADOI： 10.3963/j.issn.16716477.2024.01.008

專利權被侵犯，可以通過發送專利侵權警告函的方式，讓侵權行為人知曉自身的侵權行為，停止侵權。當專利權人遭受侵權時，通過發送警告函，不僅在維權成本方面有所降低，更能高效解決問題糾紛。但是，專利侵權警告函是在未經有權機關判定是否侵權的情況下自行發出的，若發函不當，可能會損害對方當事人的利益，權利人也會因此承擔一定的法律責任。因此，發送專利侵權警告函應注意其權利邊界，防止濫用專利侵權警告函對他人權益造成損害。

一、 專利侵權警告函的理論基礎

（一） 專利侵權警告函的界定

我國專利法律規范當中并沒有對專利侵權警告函的概念作出界定，根據專利侵權警告函的作用目的，專家學者對專利侵權警告函的概念作出了不同的界定。有的專家認為，專利侵權警告函是專利權人在發現別人對其專利權有侵犯的情況下，由其本人或其律師對侵權人提出的侵權警告；有的學者則認為，專利侵權警告函是指專利權人或者他人以專利權人的名義，對實施專利侵權行為人或者與侵權行為人存在交易的第三人發出警告的行為。專利侵權警告函是一種通過公告的形式，向專利侵權人提出警示，使其停止侵權，從而達到保護專利權的目的。由專利權人或者是相關的人向侵權人通過任何可以傳遞信息的方法發出信函。通常，信函的內容應該包括具體的專利權、具體的侵權行為和侵權的對比情況等[1]。

（二） 專利侵權警告函的優勢

專利侵權警告函在實質上是對專利權的一種擴展。對專利侵權行為發出警告函，是專利權人尋求私人救濟的重要方式。專利權人或者利益相關方發送專利侵權警告函，脫離了公力救濟中程序上的約束，它在發送時更為自由和靈活，與民法救濟方法中的自助行為更加相似[2]。相對于司法、行政等方面的補救措施，我國的侵權警告函有其自身的優勢。由于專利侵權警告函是一種不受法律制約的私人救濟方式，因此可以極大地縮短案件的審理周期。同時，它又為被控侵權人的起訴提供了依據，使得被控侵權人失去了對被控侵權人的權利主張的可能性。發出侵權警告函的方式也存在一定的弊端，因為沒有國家的強制力量作保證，私人的救濟手段很難單獨起到應有的效果；同時，相關制度方面的缺乏，也會導致專利侵權警告函在一定程度上的濫用。

二、 專利侵權警告函使用中存在的問題與爭議

專利侵權警告函能夠提高專利侵權案件中專利權人維權的效率，但是關于專利侵權警告函的法律規定不完善，使得專利侵權警告函在適用過程中往往會出現一定的問題，尤其是專利侵權警告函的性質認定、注意義務履行情況、警告函的內容以及發布對象等方面的問題，使得專利侵權警告函極易出現濫用的問題，對專利侵權警告函發送對象的權益造成損害。要使其更好地運用，就必須對其中的一些問題作進一步的剖析，從而進一步厘清其權利界限，并進一步完善其體系[3]。

（一） 專利侵權警告函的性質之爭

專利侵權警告函的發布能夠快速維護專利權人的合法權益，讓侵權行為人認識到自身的侵權行為帶來的危害性。依據專利法及司法解釋的規定，在沒有取得專利權人同意的情況下，擅自使用該專利，屬于侵權行為。專利權人通過發送侵權警告等方式實施一定的私力維權行為是其自行維護權益的途徑和協商解決糾紛的環節[4]。為了使被警告人了解到自己有可能侵犯到他人的權益而向其發出侵權警示，希望可以制止侵權行為，也可以主動與權利人進行溝通和協商，使權利人不再需要通過侵權之訴訟來獲得公權力的救濟。對于已經被法院判定為侵權的行為，專利權人既可以向被訴侵權行為人發出侵權警告，又可以在提起專利侵權訴訟之前或者在起訴過程中發出侵權警告，以此來維護自己的利益[5]。權利人為保護自己的合法利益而向他人發出侵權警告，這是他對自己的權利維護的一種必然選擇。在進行維權時，應注意維護公平競爭秩序，防止侵權人濫用職權，壓制競爭者的合法權益。

但是，在司法實踐當中，對于專利侵權警告函的性質存在不同的認知，一些專家認為，專利侵權警告函是自力救濟的救助行為，當專利權人發現他人存在侵害自身專利權的行為時，即可針對侵權行為發出警告函，通過警告函的方式告知侵權行為人實施侵權行為的危害。也有專家認為，發布專利侵權警告函是專利權人行使自身權利的行為。專利權人對自己的專利享有一定的權利，通過法律對專利權的保護，讓專利權人能夠有足夠的動力去發明專利，通過自己的知識成果獲得良好的經濟收益。專利權人因遭受他人侵權而發布警告函，合理行使自身權利。兩種不同的觀點會對專利侵權行為認定為不同的結果，使得司法實踐當中出現同案不同判的問題。

（二） 專利侵權警告函注意義務之爭

專利侵權警告函的發布是維護自身的專利權，但是專利侵權警告函一旦發布之后，就會讓侵權行為人的行為性質被定性為侵權行為，違法行為會讓當事人受到社會的負面評價，尤其是對于市場經濟主體而言，違法行為會嚴重貶損其商譽信度。雖然專利權人發布專利侵權警告函是行使其自身權利的合法行為，但是發布的專利侵權警告函的內容也應當受到一定的限制，不能在警告函當中出現夸大、污蔑或者詆毀侵權行為人的內容。因此，發送侵權警告函應注意以下幾點：第一，函件內容應客觀、全面，不具誤導性；第二，函件措辭要得當，不超出自行維權合理界限；第三，函件發送范圍不超出必要限度，在侵權行為未被有權機關依法確定且明知涉嫌侵權產品生產者的情況下，權利人應首先選擇生產者進行維權函告，而不宜選擇向明知具有合法來源的銷售者進行維權函告，這是權利人在侵權事實未被確定的情況下自行維權應盡到的謹慎義務和合理限度。第四，對于沒有確定的事實，不能用已有定論的方式來表述。專利是否構成侵權，需要經過專業的判斷才能確定。在對侵權行為進行警示時，要注意用語和限制；在披露詳實信息與法律規范的基礎上，對涉嫌侵權行為作出合理的提醒，讓他人可以自主判斷，而不能以己之見影響或強加于他人，從而形成誤導，對他人正常的商業往來造成損害。

此外，就侵權警告函發出的主體而言，權利人所承擔的審慎注意義務也不盡相同。作為侵權的來源，制造者通常是權利人發布侵權警示的首要對象，為了獲得許可，制造者通常會采取與權利人進行直接談判、直接交流的方式來解決[6]。而銷售商通常對是否侵權的判斷認知能力相對較弱，為避免不必要的麻煩，在收到警告函后可能會按相關要求立即采取措施。所以，在向這些主體發出專利侵權警告的時候，對確定被警告行為構成侵權而產生的注意義務，要高于向制造者發送侵權警告函的情形。具體而言，警告函所涉及的信息，應該更加詳細、充分，如對請求保護的權利范圍、涉嫌侵權信息、判定侵權的依據等進行披露。否則，容易造成對交易內容的籠統警告，對市場上的公平競爭造成不利影響。發布專利侵權警告函屬于權利人針對侵權行為自我救濟的一種方式，它擁有維權成本低、快速有效地制止侵權、解決爭議、節約司法資源等效果。但是，因為會對收函企業的經營產生重大影響，所以權利人在發出警告函時應該非常謹慎，對警告函的正當性和可能產生的風險進行全面的評估，不能濫用侵權警告來實現不正當競爭的目的，對他人的合法權益造成損害。

（三） 專利侵權警告函內容之爭

專利侵權警告函的內容應限于披露客觀事實、提示法律風險、聲明維權意愿等合理范圍。由于專利行為人在發布專利侵權警告函時存在認知錯誤，發布的專利侵權警告函內容存在夸大或者詆毀內容，使得發布專利侵權警告函的行為構成不正當競爭行為或者詆毀他人商譽的行為[7]。要確定侵權警告是一種合法的權利保護行為，還是一種壓制競爭者的不正當競爭行為，要從發出侵權警告的具體情形出發，著重于警告的充分性，以及對侵權行為的確定。權利人發送侵權警告函時，一定要將確定的具體侵權事實作為基礎，在發出侵權警告的時候，應該對所警告的行為是否構成侵權，盡到審慎注意義務，并對所涉侵權的具體事實展開充分的考慮和論證之后才會發出[8]。

鑒于侵權警告函仍然是一種私力救濟的方式，它并不具有任何的強制力，所以在向涉嫌侵權人發出侵權警告函以后，涉嫌侵權人極可能會隱匿或者銷毀相關證據，這使帶有一定隱蔽性的知識產權侵權行為變得更難取證，所以輕率地發出侵權警告函反而會產生適得其反的效果。針對這種情況，權利人在發出侵權警告函時應當注重采取訴前證據保全以及相關證據公證的策略，以防涉嫌侵權人隱匿或銷毀證據導致其取證及舉證困難的局面。同時，盡可能委托專業的律所或知識產權代理機構審慎、忠實地撰寫侵權警告函，關注構成不正當競爭的風險點，以制定完善的維權策略。由于侵權警告函在發送時司法案件仍然未決，故警告函發送時應當充分善盡審慎注意義務，客觀充分披露據以判斷涉嫌侵權的必要信息，而不能選擇性披露信息誤導收函者。涉案律師函雖然具有侵權警告形式，但除卻專利警告內容外，其他涉及商標侵權和不正當競爭的內容均超越侵權警告的正當維權界限，屬于不正當方式破壞對手公司的競爭優勢，因此認定涉及專利侵權警告部分不構成商業詆毀。如果專利權人以其擁有發明專利為由，發出含虛假信息的警告函，且雙方具有同業競爭關系，超出了私力維權的正當范圍，因此構成商業詆毀。

（四） 專利侵權警告函范圍之爭

在司法實踐中，給第三人發出侵權警示函的風險很大。因此，在對第三人發出警告時，應予以適當的限制。我國臺灣地區規定，向第三人發出警示信的期限不得超過向侵權人發出的日期，而德國規定，當向侵權人發出侵權警告信無效的情況下，可以向第三人發出。在我國的臺灣地區，針對第三方發出警告函的制度具有明顯的優點：一旦疑似侵權者收到警告函，他們很可能已經意識到警告函也已經發送給了第三方。因此，他們會主動與第三方取得聯系，明確告知第三方是否存在權利侵權行為，這樣做有助于防止第三方終止合作關系，從而避免進一步的損失。第三方由于對風險的規避意識，可能會在這種情況下終止合作。從德國的法律實踐來看，其法律規定主要是對那些“在權利方面猶豫不決”的人進行處罰：當向疑似侵權者發送的侵權警告函失效時，權利人為了防止其侵權行為進一步惡化，會選擇向第三方發出侵權警告函。這可能會引起侵權人的注意，從而采取適當的自我保護措施，更有效地保護權利人的權益。

出于維護正當的市場利益和競爭利益，向第三方發函往往更加快捷有效，所以專利權人往往也會主動選擇向競爭對手的上下游企業或客戶一并發送警告函，以達到低成本制止侵權的目的。但警告函的內容要件將成為值得商榷和推敲的部分。從專利權人的角度而言，專利警告函應當聚焦于告知侵權風險，盡量避免對于未決事實的直接表述，必要時披露維權進行進度以彰顯善意，避免被認定為不正當競爭。從司法審判的角度而言，繼續完善專利侵權警告函的內容要件，厘清故意詆毀與對侵權事實主觀認識、侵權風險不相關事實與專利權人善意披露事實的兩個邊界，做到在抵制獲取不正當競爭利益的基礎上盡可能保障專利權人的自力救濟。

專利侵權警告函從內容層面上認定濫用行為構成商業詆毀的常見情形，即從客觀角度認定警告函超出合理維權范圍構成不正當競爭，主要包括內容要素超出風險告知、內容措辭涉及未決事實、內容包含虛假誤導信息三種情形。結合這幾起案例可以發現，權利人可通過侵權警告達到制止侵權的目的，也會取得市場上的優勢，但侵權警告中的侵權事實是權利人的單方認識，所涉侵權行為是否構成侵權需要法院審理確定。盡管司法實踐也提出不能過高要求權利人對其警告行為構成侵權的確定性程度，但在判決過程中依然將侵權警告函的內容是否審慎作用于侵權風險警告作為實質上是否構成商業詆毀的主要依據，而很少考慮是否給被警告企業帶來實際損失。司法實踐中易被認定構成不正當競爭的信息主要分為不實信息和無關信息。例如在回波案中，專利權人在函內描述與侵權無關的信息，從而對客戶造成兩個競爭企業的印象偏差，雖然該內容可能屬實且能夠佐證，但由于內容已經超出侵權風險告知的范圍，亦存在借助專利侵權訴訟本身獲取更有優勢的市場地位，即不正當競爭利益的嫌疑。而不實信息除了較為明顯的虛假或誤導信息外，還存在侵權警告函中對于侵權事實的絕對表述。這與肯定侵權警告函中的侵權認定出自侵權人單方認識是存在矛盾的，同時表明我國的司法實踐對于不實信息的認定是較為嚴格的。而一旦內容不能體現權利人謹慎注意的態度，司法中很大概率會認為發函行為干擾了接收者和涉訴人的正常經營活動，從而踏入他人的合法權利范疇。而專利侵權事實只能由司法程序判定，這是警告函性質在客觀層面上的最大變數。

三、 專利侵權警告函的權利邊界

專利侵權警告函的發布是專利權人的合法權利，但是權利的行使并不是隨心所欲的，任何權利都應受到限制，以他人的權利或者社會公共利益作為自己行使權利的邊界。專利權人的專利權受到侵害之后，專利權人自己本身是受害人，法律對其權益進行保障，是法律維護社會公平正義的應有之義。但是，當專利權人發布專利侵權警告函時，往往會因為專利侵權警告函發布的內容存在問題，沒有盡到注意義務，導致自己發布專利侵權警告函的行為反而構成新的違法行為，不僅自身專利權利受到侵害的問題沒有得到解決，反而讓自己陷入違法當中。因此，針對當前我國專利侵權警告函發布的現狀和問題，應當明確專利侵權警告函的權利邊界，讓專利權人在運用專利侵權警告函維護自身權益時，能夠在合法的軌道和范圍內行使自己的權利，以確保專利侵權警告函得到有效的適用。

（一） 明確專利侵權警告函性質

專利侵權警告函的性質之爭不僅是專利侵權警告函發布行為的定性，更牽涉到專利侵權警告函對于專利侵權行為規制當中的問題。專利權人享有自身專利權不受侵害的權利，法律設置了對專利權的保護措施和期限，在法定期限之內，專利權人對自己占有的專利享有一定的權利，尤其是當自己的專利權受到侵害之后，專利權人可以采取法律的武器維護自身的合法權益。專利侵權警告函的發布是專利權人維護自身權利的重要方式，是專利權利的延伸，因此，發布專利侵權警告函是專利權人的法定權利[9]。但是，在發送專利侵權警告函時應當盡到謹慎注意義務，充分披露據以判斷相對方涉嫌構成專利侵權的必要信息。如果是針對產品的銷售商等客戶公司發送警告時，警告函的內容應當更加具體、充分和詳細，合理地披露請求保護的權利范圍、相對人的侵權行為以及對為何相對人所涉及的技術方案落入了專利權要求的保護范圍等問題進行說明。專利權人應當注意警告函中的措詞，不得有任何超出必要限度的夸大或侮辱性語言。從而確保自己在合法的范圍之內行使自身的權利，以實現對自身專利權益的有效保護。

（二） 專利侵權警告函履行注意義務的措施

在我國專利制度中，專利權是一種法定權利，具有先天的不確定性和不穩定性。對于實用新型和外觀設計的專利申請，沒有實質審查環節，即使對于具有實質審查環節的發明專利申請，盡管已經獲得授權，但也可能具有隨時被撤銷和無效宣告的風險。因此，在發送專利侵權警告函時，需要履行注意義務，并對注意義務進行判斷。在判斷專利侵權警告函發送人是否履行了注意義務時，必須考慮當時的具體情況。

首先，警告函的發送方應承擔較高的注意義務。根據發函對象不同，發函人所應當履行的審慎注意義務也有所不同。作為侵權行為的源頭，制造商通常是權利人侵權通知的主要對象，因為權利人希望被通知的制造商停止侵權活動或與之談判以獲得授權，而且制造商通常更愿意與權利人積極解決爭議。而銷售商通常對相關專利侵權細節的了解較少，為避免不必要的麻煩，在收到警告函后可能會按相關要求立即采取措施。由于向這些經營者發出警告可能會直接導致產品停止銷售，影響有關產品的市場競爭，因此在直接向其發送警告信時發送方應更加謹慎。

其次，專利侵權警告函發送所依據的涉嫌侵權事實應當具有較高程度的確定性。警告函的內容需要對專利權利人的身份、所主張權利的有效性、權利的保護范圍以及依據的涉嫌侵權事實等予以披露，侵權比對結果應當具有相對可靠的判定依據[10]。最后，對于利害關系人發送專利侵權警告函時應該負有更高的注意義務。對于專利侵權警告函的發送主體，法律并沒有進行嚴格限制，但在考慮專利侵權警告函發送主體注意義務的合理性時，不同的發函人應該具有不同程度的注意義務。專利權人由于對其專利技術最為了解，因此要求具有一般的注意義務即可，而對于被許可人、受讓人和其他利害關系人，則對其注意義務提出了更高的要求。

（三） 專利侵權警告函發布內容的合理規制

專利侵權警告函的內容應當客觀正確。即使不能使對方在收到警告函后停止侵權，也可證明對方侵權的主觀意圖。但若對方聲譽因警告函的片面性而受到影響，則該警告函具有不正當性，發送方的行為構成商業詆毀，那么，應以權利人維權的方式是否適當，以及是否違反了公平的市場競爭秩序等方面來判定發出的警告函是否正當。由于侵權判定較為特殊，具有一定的不確定性，因此，在法律上，沒有必要對警告函的內容進行嚴格而明確的要求。如果權利人在發函時，充分履行了謹慎的注意義務，那么，如果其主張的侵權事實日后被人民法院作出不侵權判決或者相關專利被國家知識產權局宣告無效，也不能就此認定警告函內容含有誤導性信息。專利侵權警告信的內容是否具有誤導性，并不取決于對方在收到警告函后是否按照其要求做出相應回復。

對于警告函中的有關內容是否構成商業誹謗，需結合被警告人在有關商品市場上的具體情況綜合判定。例如，對于一般的日用消費品來說，它的用戶是一般大眾，只有將虛假或者誤導性的信息散播給不特定的人，才能認為是傳播；而對于非大眾消費產品來說，涉及相關行業領域和企業較多，若發函不當，也可以認定為不正當競爭。

（四） 向第三方發送警告函條件的限制

雖然向第三方發送專利侵權警告函有可能落入不正當競爭的風險，但是完全禁止向第三方發送警告函也是不合理的，應該有條件地對向第三方發送專利侵權警告函加以限制。基于我國司法實踐的現狀，可以規定發送專利侵權警告函給第三方的條件是，在向涉嫌侵權人發送專利侵權警告函無果之后再發。另外，警告函發送的形式可以有多種方式，警告信息會使人產生侵權的認識，相較于非公開直接向相對方發送的方式，通過廣告、新聞報道等方式則更為公開，影響范圍較大，能夠分辨事實真相的人越少，容易發生誤解。因此專利權人應當負擔更大的注意義務，對警告函內容的真實性應當要求更高。

權利人為了維護自身合法權益阻止侵權，向涉嫌侵權人發送警告函是一種較為普遍的維權方式。權利人通常情況下除了直接向侵權人發送警告函外，還向該侵權人的交易相對方（通常是同一市場上的經銷商）發送警告函。但是否構成損害競爭對手商業信譽和商品聲譽的不正當競爭行為，需要從警告函的主體、內容、對象、方式等各個方面進行考量。首先，發送警告函的主體應當是專利權人以及依法有權提起訴訟的專利實施被許可人；其次，內容要素方面應當以警告函的措辭是否會使他人產生誤解為標準，且措辭也應當根據發送對象是生產商還是銷售商的不同而有所差異；最后，發送警告函的對象一般應當限于生產商或銷售商。此外，警告函的發送方法也與發送范圍有關，如果發送范圍越廣，對侵權人的影響就越大，則對內容的真實性要求就越高。

四、 結語

專利侵權警告函是專利權人在其享有的專利權涉嫌被他人侵犯的情況下采取的自力救濟行為，它既可能是專利權人行使權利的正當行為，也可能構成詆毀商譽的不正當競爭行為。而針對警告行為的正當性判定，實踐中表現出的情形多種多樣，而中國的司法實踐認定分歧也存在。但總體可以看出，司法傾向于認定侵權警告函要求內容要合法適格，而將侵權警告函發送給第三人時的注意義務要明顯高于發送至涉嫌侵權的企業。隨著司法實踐對主觀要件的考量因素逐漸完善，對于專利權人而言也要更加注意審慎義務的達成。

總之，在判定“發送專利侵權警告函”是否構成商業詆毀的不正當競爭行為時，需要考慮多種因素，如權利人的權利狀況、侵權警告的具體內容、發送對象的方式，以及是否盡到了謹慎注意義務等問題。

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（責任編輯文格）