“未來利益承諾”在海關(guān)專利調(diào)查中的可應(yīng)用性

張 嶸

蘇州海關(guān)，江蘇 蘇州 215000

信息時(shí)代下，知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)在建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國的大背景下發(fā)揮著越來越重要的作用。根據(jù)中國海關(guān)微信公眾號于2023 年發(fā)布的《2022年中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況》，2022 年，全國海關(guān)共采取知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施6.46 萬次，實(shí)際扣留進(jìn)出口侵權(quán)嫌疑貨物6.09 萬批、7793.85 萬件。

根據(jù)《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》（以下簡稱《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》）第二十條、第二十四條，海關(guān)在實(shí)際監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口貨物有侵犯備案知識產(chǎn)權(quán)（包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)等）嫌疑并通知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人后，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人請求海關(guān)扣留侵權(quán)嫌疑貨物的，海關(guān)應(yīng)當(dāng)自扣留之日起30 個(gè)工作日內(nèi)對被扣留的貨物是否構(gòu)成侵犯知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)定，并根據(jù)調(diào)查認(rèn)定的結(jié)果作出不同的處理：第一，如果認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)或雙方達(dá)成和解，則放行貨物；第二，如果認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)，則給予行政處罰；第三，如果不能認(rèn)定是否侵權(quán)，則需繼續(xù)扣留至50 個(gè)工作日，若收到人民法院的協(xié)助執(zhí)行通知，則將扣留貨物移交法院，若未收到則放行貨物。

可見，根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》，對于涉嫌侵權(quán)的貨物，海關(guān)具有侵權(quán)調(diào)查與判斷的權(quán)利和義務(wù)。海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)包括商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)和與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)力、專利權(quán)以及奧林匹克標(biāo)志和世博會(huì)標(biāo)志專有權(quán)，在實(shí)際執(zhí)法中，以最易于判別的商標(biāo)權(quán)為主，海關(guān)對于專利侵權(quán)的調(diào)查分析較少：根據(jù)2023 年國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《二〇二二年中國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況》，2022 年全國海關(guān)共采取的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施中，侵犯商標(biāo)權(quán)貨物數(shù)量居首位，占全部扣留數(shù)量的97.93%。

此外，在處理方式上，由于較多侵權(quán)嫌疑貨物情況較為復(fù)雜，加之“不能認(rèn)定是否侵權(quán)”具有較大的彈性，這導(dǎo)致“不能認(rèn)定是否侵權(quán)”對海關(guān)執(zhí)法而言，成為最保險(xiǎn)的處理措施，因此，目前許多海關(guān)對于沒有確鑿證據(jù)證明侵權(quán)事實(shí)的貨物不愿作出排除侵權(quán)嫌疑的結(jié)論，一定程度上反而加大了海關(guān)認(rèn)定侵權(quán)和排除侵權(quán)嫌疑的風(fēng)險(xiǎn)［1］。

在海關(guān)的實(shí)際執(zhí)法中，專利侵權(quán)的調(diào)查分析占比較少，由此導(dǎo)致在涉嫌專利侵權(quán)的海關(guān)執(zhí)法中，海關(guān)的主要職責(zé)演變?yōu)椋鶕?jù)專利權(quán)人的請求查扣可能侵犯專利權(quán)的出口產(chǎn)品，等待權(quán)利人向法院提起訴訟；而從法院受理到判決通常會(huì)超過法定的海關(guān)扣留時(shí)間，這將對海關(guān)、權(quán)利人以及貨物人帶來極大的不利影響：第一，對海關(guān)而言，其對專利侵權(quán)調(diào)查的時(shí)限較短，僅30 個(gè)工作日，雖長于電商平臺(tái)投訴和展會(huì)投訴這2 種維權(quán)方式（注：電商平臺(tái)投訴的處理周期一般為3 至10 個(gè)工作日，展會(huì)投訴的處理周期一般為3 個(gè)工作日），但由于投訴的處理相對而言比較簡單，不具有可比性；與具有可比性的維權(quán)方式相比，其處理周期較短，行政裁決一般是立案之日起3 至5 個(gè)月內(nèi)結(jié)案①遇到復(fù)雜案件，可申請延長期限，經(jīng)批準(zhǔn)延長的期限，最多不超過1 個(gè)月。，訴訟則需8 至12 個(gè)月。等待法院的判決則會(huì)使得海關(guān)無法積極作為，無法更好地發(fā)揮海關(guān)的職能；第二，對于權(quán)利人而言，由于需支付不斷增加的海關(guān)倉儲(chǔ)、保管和處置等的費(fèi)用，而使得“協(xié)同”操作方式將增加權(quán)利人的訴訟成本；第三，對于貨物人而言，過長的處理時(shí)限對其生產(chǎn)經(jīng)營將產(chǎn)生極大的不利影響。

因此，海關(guān)、權(quán)利人和貨物人均需海關(guān)的專利調(diào)查能夠高效、準(zhǔn)確地完成。如何在上述短時(shí)間內(nèi)高效處理專利侵權(quán)的調(diào)查認(rèn)定，如何提升海關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法水平將成為海關(guān)的研究主題。

一、專利海關(guān)備案概況

智慧芽全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫中的相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示，截至2023 年10 月20 日，中國海關(guān)備案的專利數(shù)量達(dá)9972 件①件：在進(jìn)行專利統(tǒng)計(jì)時(shí)，例如為了分析申請人在不同國家、地區(qū)或組織所提出的專利申請的分布情況，將同族專利申請分開進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，所得到的結(jié)果對應(yīng)于申請的件數(shù)。，在所有中國專利及專利申請量中占0.02%，其中被提起無效宣告請求的專利1281 件，占比12.85%；發(fā)生過訴訟的專利1069件，占比10.72%，而同時(shí)發(fā)生無效宣告請求和訴訟的專利達(dá)672 件，占比6.74%，如表1 所示，遠(yuǎn)高于中國所有專利及申請中相應(yīng)法律狀態(tài)的專利占比，這在一定程度上說明海關(guān)備案的專利往往具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)實(shí)施性以及一定的市場占有率。

表1 海關(guān)備案專利的無效和訴訟分布

海關(guān)進(jìn)行專利調(diào)查的挑戰(zhàn)主要在于：第一，專利是一種新的技術(shù)方案或者新設(shè)計(jì)，依據(jù)智慧芽全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫中的檢索數(shù)據(jù)，截至2023 年10 月20 日，在海關(guān)備案的專利類型中，涉及技術(shù)方案的發(fā)明專利和實(shí)用新型專利4408 件，占比46%。即，在海關(guān)專利保護(hù)中，近一半的備案專利涉及技術(shù)方案，專利的技術(shù)性增大了海關(guān)進(jìn)行專利侵權(quán)調(diào)查的難度。第二，專利權(quán)存在不穩(wěn)定的情形，特別是外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型專利，因未經(jīng)實(shí)質(zhì)性審查，其穩(wěn)定性更差：根據(jù)智慧芽全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫收錄的2008—2021 年無效決定的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，外觀設(shè)計(jì)被全部無效的概率為57%，實(shí)用新型被全部無效、部分無效的概率分別為50%、17%，這進(jìn)一步增大了海關(guān)進(jìn)行專利侵權(quán)調(diào)查的難度。第三，調(diào)查周期短、事項(xiàng)多：如前所述，海關(guān)需自扣留之日起30 個(gè)工作日內(nèi)對被扣留的貨物是否構(gòu)成侵犯知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)定。對于技術(shù)類的專利，不僅涉及技術(shù)方案的解讀，還涉及被扣留貨物的拆解以及特征比對等諸多事項(xiàng)。

基于以上挑戰(zhàn)，目前的海關(guān)在處理專利事項(xiàng)時(shí)，主要是扣留貨物、協(xié)助法院進(jìn)行證據(jù)的保全等。但既然法律法規(guī)賦予海關(guān)進(jìn)行專利侵權(quán)判斷的權(quán)利與義務(wù)，則海關(guān)可以采取若干措施來實(shí)現(xiàn)上述權(quán)利與義務(wù)：例如，目前已施行的備案企業(yè)對于外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型專利需提供專利權(quán)評價(jià)報(bào)告等。例如，海關(guān)還可以將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至對專利穩(wěn)定性的調(diào)查，甚至在一定程度上可參考借鑒法院的相關(guān)處理措施，例如，建議引入已在知識產(chǎn)權(quán)法院試行的技術(shù)調(diào)查官制度，由技術(shù)調(diào)查官對侵權(quán)嫌疑貨物進(jìn)行初步認(rèn)定，認(rèn)定侵權(quán)可將依申請保護(hù)轉(zhuǎn)為依職權(quán)保護(hù)［2］。

二、法院處理方式及其對海關(guān)的借鑒意義

考慮到專利侵權(quán)糾紛的審理周期較長，為有效推進(jìn)專利侵權(quán)糾紛的實(shí)質(zhì)性解決，2016 年3 月，最高人民法院印發(fā)《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》，其中第二條規(guī)定了“先行裁駁、另行起訴”的制度。

侵權(quán)糾紛所涉權(quán)利為專利，但涉案專利由于審查制度而可能使其穩(wěn)定性存疑或存有爭議，而專利權(quán)的穩(wěn)定性及有效性是專利侵權(quán)案件審理的基礎(chǔ)，因此，在專利侵權(quán)糾紛中可對涉案專利先進(jìn)行一定的有限度的審查。基于此，2023 年3 月，最高人民法院通過一起公開案例【案號為（2022）最高法知民終124 號】公布了另一典型的處理方式：專利權(quán)穩(wěn)定性存疑時(shí)可引導(dǎo)當(dāng)事人作出未來利益補(bǔ)償承諾，以此規(guī)避專利權(quán)人可能存在濫用權(quán)利之嫌。專利侵權(quán)案件中涉案專利權(quán)穩(wěn)定性存疑或者有爭議時(shí)，為高效促進(jìn)糾紛的解決，人民法院一般可以視情況采取繼續(xù)審理并作出判決、裁定中止訴訟、裁定駁回起訴等不同處理方式。而在上述典型案例中，專利權(quán)人在涉案專利的申請日，還提出了整體相似度達(dá)98%的關(guān)聯(lián)專利，該關(guān)聯(lián)專利在該案受理之前已被宣告無效。基于此，為有效促進(jìn)專利侵權(quán)糾紛解決，法院積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)專利侵權(quán)案件當(dāng)事人基于公平與誠信之考慮，自愿作出有關(guān)涉案專利穩(wěn)定性問題的雙方雙向或者單方單向的利益補(bǔ)償承諾或者聲明，以此實(shí)現(xiàn)高效解決糾紛的同時(shí)平衡雙方的利益。

在最高人民法院公布典型案例之后，部分法院亦借鑒了上述思路，例如，江西省南昌中院于2023 年5 月受理了S 專利權(quán)人針對D 公司提起的3 起侵害發(fā)明及實(shí)用新型專利權(quán)案。對于其中的侵害發(fā)明專利權(quán)案件，專利權(quán)人在涉案發(fā)明專利的申請日同日，還提出了關(guān)聯(lián)專利，關(guān)聯(lián)專利與涉案發(fā)明專利的說明書方案實(shí)質(zhì)相同、權(quán)利要求區(qū)別主要在于關(guān)聯(lián)專利增加了一個(gè)關(guān)于體積的限定特征。在訴訟案開庭前，上述關(guān)聯(lián)專利的無效決定已作出：全部無效。被告的代理律師第一時(shí)間將該信息作為補(bǔ)充證據(jù)與法官溝通，法官向原告詳細(xì)釋明涉案專利權(quán)穩(wěn)定性問題依法可能存在的處理方式后，該案及其他2 件關(guān)聯(lián)案即于2023年7 月以S 專利權(quán)人撤訴結(jié)案；該案及系列案從受理到結(jié)案不足2 個(gè)月，有效提升了專利侵權(quán)糾紛的解決效率。

而上述法院在面對專利侵權(quán)糾紛時(shí)所采用的“先行裁駁、另行起訴”制度以及今年公布的典型案例中的“自愿作出未來利益補(bǔ)償承諾”方案對于海關(guān)專利侵權(quán)糾紛具有一定的指導(dǎo)借鑒意義。

依據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》及《中華人民共和國海關(guān)關(guān)于<中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例>的實(shí)施辦法》，在主動(dòng)保護(hù)中，海關(guān)對被扣留的貨物是否侵犯知識產(chǎn)權(quán)具有調(diào)查、認(rèn)定的權(quán)利和義務(wù)，且需自扣留之日起30 個(gè)工作日內(nèi)完成。而專利案件具有高復(fù)雜性以及高風(fēng)險(xiǎn)性、扣押貨物對貨物權(quán)利人的權(quán)益具有重大影響，加之調(diào)查認(rèn)定時(shí)間緊迫，因此，在海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中，需要申請人提供與涉案貨物報(bào)關(guān)價(jià)格等值的擔(dān)保。采用擔(dān)保及反擔(dān)保的重要原因之一即是為了高效解決知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人以及貨物權(quán)利人之間的利益糾紛，其在一定程度上是為未來利益提供擔(dān)保，這一點(diǎn)與最高人民法院公布的上述典型案例的思想是一致的。

綜上所述，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利被全部無效成功的概率超過二分之一，經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查的發(fā)明專利被全部無效成功的概率超過三分之一，因此，在面對專利侵權(quán)訴訟時(shí)，涉嫌侵權(quán)方大都在選擇不侵權(quán)抗辯/現(xiàn)有技術(shù)抗辯策略的同時(shí)提出專利無效宣告請求，即對專利的穩(wěn)定性質(zhì)疑；如若專利權(quán)不穩(wěn)定性的證據(jù)充足，則處理糾紛的主體即可引導(dǎo)雙方自愿對未來利益作出補(bǔ)償承諾，因此，在將上述“自愿作出未來利益補(bǔ)償承諾”方案應(yīng)用于海關(guān)專利保護(hù)時(shí)，需貨物權(quán)利人提供證據(jù)證明涉案專利權(quán)穩(wěn)定性明顯不足，并提起專利無效宣告來進(jìn)行專利行政確權(quán)；在此基礎(chǔ)上，貨物權(quán)利人與專利權(quán)人可以自愿就未來利益作出補(bǔ)償承諾，如此，專利權(quán)人的利益可以得到保障的同時(shí)，貨物權(quán)利人的進(jìn)出口貨物的各項(xiàng)權(quán)利也可以得到更好的保障。

其實(shí)，“利益承諾”并非最高人民法院首創(chuàng)。筆者在中國知網(wǎng)針對利益承諾進(jìn)行主題檢索，截至2023 年10 月20 日，共命中252 篇文獻(xiàn)，這些文獻(xiàn)主要分布于企業(yè)經(jīng)濟(jì)、金融、投資、證券、工業(yè)經(jīng)濟(jì)等偏經(jīng)濟(jì)與金融的相關(guān)領(lǐng)域，在行政學(xué)及國家行政管理也有所涉。因此，最高人民法院于2023 年3 月所公布的典型案例僅是首創(chuàng)性地將“未來利益承諾”機(jī)制應(yīng)用于糾紛解決中，尤其是應(yīng)用于糾紛實(shí)體解決周期長且權(quán)利存有瑕疵的情形中。由此可推測得知，將該機(jī)制應(yīng)用于海關(guān)專利調(diào)查中也具有一定的合理性和可行性。

三、結(jié)語

海關(guān)總署在2023 年6 月推出優(yōu)化營商環(huán)境16 條新舉措，其中，與知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)相關(guān)的措施包括鼓勵(lì)有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)需求的中小企業(yè)就企業(yè)商標(biāo)及核心專利等申請海關(guān)保護(hù)備案，并引導(dǎo)企業(yè)積極運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)措施維護(hù)合法權(quán)益。

隨著企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識的不斷增強(qiáng)、知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境的不斷優(yōu)化，專利海關(guān)保護(hù)的訴求也將增多，需要海關(guān)根據(jù)專利侵權(quán)糾紛相關(guān)的法律法規(guī)以及最高院的典型案例及時(shí)發(fā)現(xiàn)可應(yīng)用于專利海關(guān)保護(hù)的糾紛解決方案，提升海關(guān)在保護(hù)企業(yè)健康成長過程中的作用。將“未來利益承諾”應(yīng)用于海關(guān)專利調(diào)查中，在一定程度上可以增強(qiáng)海關(guān)在新形勢下對專利權(quán)主動(dòng)保護(hù)的力度。