中美專利法中新穎性寬限期的比較與思考

孫明明 李 皓

（國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，天津 300304）

0 引言

在專利法中，新穎性是專利授權核心要件之一，寬限期作為新穎性審查的特殊因素，僅在某些特定案件中被考量。但寬限期相關法條的背后，充分蘊含著專利法律制度之于創新發展的引導之力與調控之功，值得認真分析思考，特別是將處于不同發展階段、分屬不同法系的中美專利法律制度中有關寬限期的規定進行對比，更易于獲得感悟和啟發。

1 寬限期的意義

在技術創新過程中，創新主體往往經過大量研究才能取得一定創新成果，而有些研究需要進行市場調查或生產試用才能更好地決定專利申請策略，也有可能由于其他特殊原因不得不在申請專利之前提前公開自己的研發內容或被他人泄露了發明內容。如果在這些情形下一概判定在后申請的專利喪失新穎性而無法授權，將損害創新主體權益，挫傷社會公眾積極謀求技術進步的熱情，其后果將與專利制度初衷相悖。

此外，創新主體或其投資者在前期投入了大量研發資金，在專利申請時可能并未得到回報，專利制度通過向合格的專利申請授予一定期限的獨占權來補償他們的前期損失，并使其在與對手競爭時處于更加有利的位置［1］。因此，申請人往往希望在不更早公開其技術的情況下獲得更久的獨占權，并且擔心其技術在申請專利前公開會對隨后的專利審查造成不利影響。若能打消申請人提前公開其技術內容的顧慮，則將促進更多新技術的盡早公開和轉化，從而加快社會整體技術創新與進步的步伐。

為了更好解決新穎性審查原則與鼓勵加快公開科研成果之間的矛盾關系，寬限期制度于1883年在《保護工業產權巴黎公約》中被提出，并被各國專利法廣泛采用。但各國在立法和司法實踐中對于寬限期的具體規定和執行卻顯現出較大差異，這種差異在當前重要創新國家中又以中美之間最為明顯。

2 中美專利法中寬限期內容對比

中國舊《專利法》第二十四條規定：申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；（二）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；（三）他人未經申請人同意而泄露其內容的。在2020年《專利法》第4次修改中，考慮到新冠肺炎疫情防控等因素，又增加了一種情形，修改后該法條表述為：申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在國家出現緊急狀態或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的；（二）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；（三）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；（四）他人未經申請人同意而泄露其內容的。

在中國《專利法實施細則》第三十條及《專利審查指南》第二部分第三章第5 節中進一步規定了提出聲明及提交證明文件的時間期限及相關展會或會議的具體要求，例如：上述中國政府承認的國際展覽會，是指國際展覽會公約規定的在國際展覽局注冊或者由其認可的國際展覽會；上述學術會議或者技術會議，是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議；且申請人應當在提出專利申請時聲明，并自申請日起2 個月內提交有關國際展覽會或者學術會議、技術會議的組織單位出具的有關發明創造已經展出或者發表，以及展出或者發表日期的證明文件。

與大多數國家的先申請制不同，美國專利制度曾長期堅持先發明制，直到2011 年美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA，Public Law No:112-29）頒布生效后，才與中國等國家一樣實行先申請制，但其先申請制內容又與世界多數國家存在差別，保留了不少先發明制的特點，并集中反映在AIA 第102 條（b）款中。其中102(b)(1)(A)規定，在申請有效提交日期之前1 年內，發明人或共同發明人，直接或間接從發明人或共同發明人處獲得公開主題的另一人所做出的披露不屬于現有技術；102(b)(1)(B)規定，發明人或共同發明人與他人于申請有效提交日期之前1 年內均有披露，但發明人或共同發明人的披露早于他人的披露，則他人的披露也不屬于現有技術。對于時間上構成抵觸申請的情形，102(b)(2)(A)和102(b)(2)(B)的規定與上述102(b)(1)(A)和102(b)(1)(B)的規定類似，這兩種情形的披露不構成抵觸申請，另外102(b)(2)(C)還規定了共同所有人的披露也不構成抵觸申請的特殊情況。

可見，美國專利制度中寬限期的規定與中國存在較大差別，主要是：（一）從時間來看，中國為6 個月，美國為1 年；（二）從公開方式來看，中國只限于幾種特殊方式，美國則沒有具體限定；（三）從效力來看，中國寬限期對其間獨立第三人的相同內容公開并無效力，其仍然構成現有技術，而美國寬限期有與優先權相似的效力，即使第三人獨立做出相同發明，只要其公開晚于申請人，仍然不構成現有技術，即相當于申請人的申請日前移。

3 對中美寬限期差異的分析與思考

3.1 法律沿革與價值取向

從以上對比可以看出，美國關于寬限期的規定相比中國適用范圍明顯更寬，效力明顯更大。這與中美兩國專利制度沿革有著密切關系。

中國真正意義上的第一部專利法自1984 年通過，其采用了當時世界上比較普遍的先申請制度，比較注重發明人利益與公眾利益的平衡。美國受原英國殖民地及當時英國先發明制的影響，自1790 年美國專利法立法以來即采用先發明制。而且，美國注重私權，認為發明人對其發明享有“天賦”權利，先發明者獲得專利權也更加合理公平［2］，因此美國專利制度始終重視發明人利益而堅持先發明制。但是，先發明制畢竟與世界絕大多數國家的先申請制不同，堅持獨特的先發明制與目前國際專利制度協調配合的趨勢相悖，并且當先發明者存在爭議時，判斷誰更早做出發明往往非常困難，需要付出較大成本，這在技術創新日益活躍、專利數量顯著增長的情況下更顯效率不足。因此，2011 年AIA 將先發明制變為名義上的“先申請制”或“發明人先申請制”，與國際通行做法的差異有所縮小。AIA實行后，由于專利有效申請日易于客觀確定,新穎性判斷變得更加簡單高效,也有利于專利權的穩定。同時，AIA的寬限期規定使得發明人無論最終是否選擇申請專利,都會盡早向社會公開其發明內容,從而使得社會公眾能夠及時獲知最新技術進展,從而推動科技和社會的創新發展［3］。但與此同時，其實際上仍保留了很多先發明制的內涵，仍然十分強調發明人的利益，其允許發明人先將發明內容公開，然后利用最長1年的時間對其進行生產、營銷，對市場和社會反應進行觀察，并較為從容地評估專利申請的必要性和申請策略后再行申請，而不必擔心提前公開對后續申請的不利影響，這也體現出美國較為鮮明的價值取向。

3.2 制度設計的調控與補償

從制度設計對發明人利益的影響來看，中國等國家所采用的寬限期規定像是先申請制原則下，對于某些來不及提交申請而提前公開的特殊情形的補償，是基于公平理念的制度修補，是發明人某些極端情況下的護身盾牌。而美國的寬限期規定更像是賦予發明人可以自由選擇、主動使用的常備鑰匙，甚至可能成為市場競爭中的傷敵匕首。

站在國家層面，隨著形勢變化而進行相關法律或政策的調控是各國通行的做法，而美國在專利制度方面的主動調控尤其明顯，也成為其長期領先世界的重要手段之一。即使是歷史上借鑒英國采用先發明制時，美國也于1839 年在專利制度中增加了英國沒有的寬限期，因為其有利于美國和美國發明人的利益，特別是在美國的科技創新能力與創新速度居于絕對領先地位時，先發明制及寬限期能夠最大程度保障美國發明人獲得盡可能多的專利授權，最大程度保障美國技術的壟斷地位，也就最大程度保障了美國的國家利益。隨著各國科技創新能力的提高、專利申請量的增長，以及全球對專利制度協調同步呼聲的提高，仍游離于世界主流申請制度之外逐漸不符合美國利益，其需要在與他國相關制度的融合交流中保持和提高影響力，但也仍然需要保留一定的個性或所謂先進性來彰顯對其他各國的引領作用，因此AIA 中的發明人先申請制即使被一些人認為有違美國專利制度傳統，甚至不符合其專利法最初的憲法依據，卻仍然能夠得到通過并頒布生效也就不難理解。

回到制度本身來看，世界上多數國家和地區的專利法在新穎性條件的規定上，幾乎不存在純粹的先發明制或先申請制［4］，因為純粹意義上的先申請制或先發明制都有一定弊端。如果只采用先申請制而不設寬限期等輔助機制，勢必在某些情況下使真正的發明人無法得到自己應得的權利，甚至可能使提前得知發明內容的其他人反而獲得權利，從而進一步損害發明人的利益。而如果只采用先發明制而不加條件約束，也有可能使先做出發明的人自恃擁有權利而長期不提出專利申請或公開其發明內容，從而無法對社會技術進步做出更大貢獻，導致與專利制度的初衷背道而馳。從某種意義上來說，中國等國家的先申請制是用寬限期來補償先發明者；而美國“發明人先申請制”（有人認為其實質上是“先公開制”）是同時用寬限期和先公開原則來補償先發明者，因為判斷先公開者既比判斷先發明者更容易，也可能比單純判斷先申請者更公平。因此，各國的寬限期規定都可以看作是單純先申請制與單純先發明制之間平衡妥協的產物。從這個角度來看，總體上保持寬限期制度不變，而只根據形勢變化對其具體要求進行調整，無論是對于實行先申請制的國家（如中國），還是實行“發明人先申請制”的美國，在未來較長時間內都是相對合理的選擇。

3.3 國際研究的啟示

雖然美國在先申請制上與各主要國家仍有不同，其寬限期的規定相比其他國家也最為慷慨，然而在寬限期的公開方式上，美國并不孤立，因為日本和韓國也都允許申請人在寬限期內以更多形式公開，如日本允許銷售，韓國允許發表出版物［5］。相比之下，歐洲與中國類似，都只規定了針對少數幾種特殊情況的6 個月的寬限期，因而被某些學者認為是沒有意義的寬限期。

鑒于中美歐日韓等國家在寬限期具體規定上存在較大差異，并且由于這些差異導致不同國家之間相關申請的處理方式不同，國際上有越來越高的呼聲希望各主要國家在寬限期的具體規定和執行上盡可能趨于一致，以給申請人更多便利。與此同時，由USPTO、EPO、JPO及英國、德國、法國、丹麥等獨立專利局的代表組成的泰根塞（Tegernsee）專家組于2011年組建并重點研究寬限期情況［6］。其中的問卷調查表明，來自大型企業的多數受訪者（美國52%、歐洲59%、日本83%）使用過寬限期，并且大多數受訪者（美國90%、歐洲85%、日本69%）表示，他們曾因各個國家的寬限期不同而失去了可能獲得的專利權。可見，這些國家的寬限期使用頻率確實較高，也確實對各國寬限期的協調統一前景有所期待。

此外，關于享受寬限期的公開方式中是否應該包括論文等出版物公開，75%的美國受訪者和94%的日本受訪者表示，他們在學術領域有使用寬限期的經驗，而歐洲由于寬限期不涉及論文等出版物公開而在這方面少有經驗。因此，有觀點認為，如果歐洲采用像美國或日本那樣的寬限期，將消除學術研究人員相比于企業人員的顯著劣勢，并增加歐洲科研機構的專利活動。當然學者們也在考慮這種可能發生的專利增長是否真的能促進歐洲的技術創新［7］。或者反過來說，目前對歐洲專利質量較高的普遍認知是否與其較為嚴格的寬限期規定有關，因為對于很多大專院校或科研機構來說，獲得專利權可能只是研究過程中的另一附加產物或獲得經濟資源的另一手段，卻不是最終目標。如果過于鼓勵他們的專利行為，可能產生較多不具實際意義的申請，不單純為促進科學發展和技術進步而做出的專利申請過多出現反而對社會無益，并且會使專利體系陷入尷尬，這可能也是歐洲糾結于是否放寬寬限期的原因之一。

3.4 對我國寬限期制度的思考

由于目前我國寬限期制度與美日韓等國相比明顯更嚴，因此國內外對我國放寬寬限期規定的呼聲持續走高。對此，我們應冷靜觀察、認真分析，在掌握規律、借鑒國外經驗教訓的基礎上，根據我國所處階段和國際形勢變化做出科學應對。

3.4.1 充分重視寬限期的激勵作用。寬限期是專利法給予申請人或發明人的救濟權利，用好寬限期對申請人或發明人的益處是顯而易見的。例如，我國現行的寬限期制度不僅可以彌補申請人由于他人泄密而可能對申請權益的損害，客觀上也有機會在參加符合條件的展會或學術會議上公開發明成果后，經過初步的判斷或準備再提交專利申請。而如果進一步放開寬限期的限制，如延長時間或允許銷售及出版物公開，則除進一步增加上述權益外，還可能使企業在申請前有更多的觀察市場反應的時間，也可能使科研院所在發表學術文章后能更從容地進行專利申請提交的準備工作，從而一定程度上提升社會各方面從事技術創新的熱情。

3.4.2 結合優先權和先用權考慮寬限期。前文提到美國AIA 后的寬限期有類似優先權的效力，而實際上目前世界各國對寬限期的起點規定并不完全相同。比如，中國等的寬限期以實際申請日或優先權日（如有優先權日）為起點，而日本僅以實際申請日為寬限期起點［8］，因此在中國如果能利用好優先權制度，申請人也能一定程度上擴大自己與寬限期有關的權益。但反過來，恰恰是由于各國間寬限期起算點的不同，中國申請人在優先權日為起點的本國寬限期內公開信息，也有可能因不能享受日本等國的寬限期而喪失在這些國家可能得到的權利，而這些國家的申請人在中國卻有可能同時享受寬限期和優先權，這是我們需要注意的。

此外，先用權與寬限期同樣可以作為先申請制不足的彌補措施，很多先申請制國家也確有采用。如果發明人在提交申請前提前使用了發明內容，而第三人獲知后搶先提交了申請，則發明人可以主張自己的先用權，這樣能使發明人減少顧慮，有助于盡早公開使用其發明，使公眾盡早獲益［9］。可見，先用權可與寬限期結合使用而達到更好的效果。但同時也要注意，如果進一步放寬寬限期，則發明人更早公開所能享受的寬限期，與他人獲知后搶先使用所獲得的先用權可能產生矛盾［10］，因此，寬限期的調整須與優先權、先用權統籌考慮。

3.4.3 考慮寬限期與申請數量和質量之間可能存在的關系。寬限期作為與申請人利益密切相關的法律規定，其調整自然會對申請人的申請行為產生較大影響。除了前述國外學者對放寬寬限期后院校申請可能增加有預期以外，美國歷史上也曾出現專利申請大幅增長的情況，對此有過各種原因分析［11-12］。有學者認為如果一味鼓勵盡早申請，可能使發明人不花時間去進一步試驗和改進，也來不及充分研究最佳技術方案，只在僅有某些想法或僅得到初步驗證時就急著去提交專利申請，這樣的申請只會盡可能主張寬泛的權利［13］，實際上未必能鼓勵高質量的創新。因此，如果能有較為寬松的寬限期，反倒可能使申請人的申請行為更加理性，在更充分研究或驗證的基礎上選擇更合理的申請策略，客觀上可能促進申請質量的提高。而對于我國當前階段調整寬限期規則對申請數量和質量可能產生的影響，還須綜合各項因素進行進一步研究和判斷。

3.4.4 結合國情世情選擇合理策略。美國寬限期制度與中國差別很大，根本原因是兩國社會制度、法律體系、文化傳統、發展階段等均不相同，但是其立法修法背后所體現出來的理念對我國仍有可參考之處，簡單說就是既靠攏國際潮流，又堅守本國利益，保持自身獨立性的同時，爭取一定的引領性。目前，我國創新創造日益活躍，專利申請快速增長，而國際環境錯綜復雜，知識產權備受關注，我國在專利新穎性寬限期問題上須密切關注國際合作與研究的動向，清醒認識自身發展階段，在充分保證現階段國家利益和本國申請人利益的基礎上，適度體現國際性和前瞻性，為達到國家目標和知識產權強國建設目標而進行必要的準備。

具體來說，寬限期作為平衡申請人利益與公眾利益的制度設計，對不同創新階段的申請人和社會公眾所具有的意義并不相同。如果一個國家自主創新水平較低，那么過寬的寬限期其實對于處于更高創新發展階段或運用專利制度更加熟練的外國申請人的進入更加有利，這也是我國一直實行較為嚴格寬限期的原因之一。而在我國未來自主創新更趨活躍、專利意識普遍提升的情況下，通過放寬寬限期而鼓勵創新主體做出更多更高水平、更具實用價值的研究成果，不失為一種與時俱進的選擇。但是我們目前畢竟處在發展之中，許多領域的創新程度還不夠，如果直接放至最寬松的寬限期，顯然會帶來很多問題，因此有必要對放寬的節奏和幅度有所掌握。在當前美日韓松緊不一、歐洲尚在爭論之中、世界協調呼聲較高的情況下，可以先采取跟隨國際協調和小步慢走的策略，因為這與我國的創新水平提高趨勢是相符的。與此同時，我們也應同步研究更符合自身利益，有助于提升我國專利申請質量、有助于維護國內創新主體高質量創新熱情、有助于國內自主創新成果向國外布局的制度設計。例如，進一步研究寬限期各限定條件與專利申請數量和質量的關系，研究創新寬限期與優先權、先用權等的配合機制等，并通過多種手段提高國內申請人合理運用專利相關制度的意識和能力。相信在各方面共同努力之下，寬限期制度將如專利制度和知識產權制度一樣，在新時代中國特色社會主義建設中發揮更加積極而重要的作用。