論外觀設計本國優先權制度的功能及其局限性

張韜略

內容提要：本國優先權制度可以為專利申請人提供“優先期”時間利益、合案申請和類型轉換申請的程序優勢。我國《專利法》賦予外觀設計申請人本國優先權之后，申請人可以利用這些制度功能，但也會受到限制。就“優先期”時間利益而言，申請人通過主張外觀設計本國優先權可以達到實質延長專利權保護期限的效果。就合案申請而言，外觀設計本國優先權規則可以與相似設計合案申請、與局部外觀設計制度搭配使用，為申請人提供更靈活和更節約的程序利益，但無法與套件申請制度相結合。就類型轉換申請而言，我國外觀設計專利申請人借助本國優先權可以實現從技術類專利申請到設計類專利申請的轉換，且優先權基礎應不限于實用新型申請，還應包括目前不被我國實踐認可的發明申請，但從設計類專利申請轉換為技術類專利申請面臨事實障礙，僅具理論意義。

引言

為鼓勵我國外觀設計創新，提升中國制造的附加值，我國2020年修正的《專利法》從實體和程序的角度提高了我國外觀設計的保護水平，具體包括延長外觀設計專利保護期限（第42條）、增設局部外觀設計保護（第2條第4款）以及賦予外觀設計申請人本國優先權（第29條第2款）等。然而，在2020年修正的《專利法》引入外觀設計本國優先權之前，業界對本國優先權制度的理解和適用一直存在爭議。例如，針對本國優先權能否發揮延續專利保護期的作用，有觀點認為，如果申請人在本國優先權期間行將屆滿時，通過主張相同主題發明創造的本國優先權，可以實質延長專利權的保護期限。相反觀點則認為，這是對本國優先權制度的錯誤解讀。針對主張本國（以及外國）優先權能在哪些專利類型之間實現轉換，有觀點認為，技術類專利（發明或者實用新型）申請之間可以進行轉換，但技術類專利申請和設計類專利申請之間不可以進行轉換。相反觀點又可以分為兩種：一種觀點認為借助本國優先權可以實現從技術類專利申請到設計類專利申請的單向轉換；另一種觀點認為借助本國優先權，可以實現技術類專利申請與設計類專利申請的雙向轉換。

在我國《專利法實施細則》《專利審查指南》完成修訂前，上述爭議恐怕將一直持續，也可能會影響到2020年修正的《專利法》有關外觀設計本國優先權規定的理解和適用。鑒于此，本文以本國優先權制度出臺的歷史背景與功能定位為切入點，試圖回應這些問題，同時分析外觀設計本國優先權制度功能的局限性，以助力該制度的落地適用。

一、本國優先權的“西學東漸”

（一）公約優先權時期

優先權（right of priority）制度是國際工業產權保護的重要基石。《保護工業產權巴黎公約》（以下簡稱《巴黎公約》）1883年的原始文本第4條用了很長的篇幅規定專利優先權，1911年將優先權的適用范圍擴大到了實用新型和原申請人的權利繼受人?，F行版本（1967年修訂的斯德哥爾摩版本）第4條第A至I節規定了包括專利、實用新型、工業設計、商標、發明證書在內的各種工業產權的優先權。在加入《巴黎公約》之后，借助這項制度，締約國國民可以就一項在后申請獲得“公約優先權”（convention priority），只要該在后申請與其在另一個國家的在先申請指向同一發明。也是從那時候開始，涉及國際專利申請的文獻經常提到“公約優先權”，其對應的國內專利法規范，就是現在學界所稱的“外國優先權”。盡管“外國優先權”的表述可能會讓人誤認為是外國人享有的優先權，但事實上，優先權制度最初的服務對象和最經常利用的申請人確實是外國人——畢竟本國人鮮少在國外申請專利之后，再到本國主張優先權。“公約優先權”（外國優先權）能夠給專利申請人帶來如下便利和好處。

第一，享有“優先期”的時間利益。公約締約國國民在其本國第一次提出發明或實用新型專利申請之日起12個月內，或者第一次提出外觀設計申請之日起6個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照《巴黎公約》第4條第A節第1款和我國《專利法》第29條第1款，可以享有優先權。這里的“優先”表現為“優先于”優先權期間在中國申請的或者公開的相同主題發明，即這類出現在優先權期間的專利申請或者“公開技術”，并不構成破壞新穎性的抵觸申請或者現有技術。專利申請人由此享有了12個月或6個月的時間利益，還可以借機進行市場調查、經費籌集等。

第二，享有改進及合案申請的程序保障。根據優先權制度，在后申請可以增加在先申請中沒有但符合單一性的其它技術方案，這可以讓申請人改進后續某些發明并合案申請，從而節省申請費。在后申請主張的技術方案已在在先申請中清楚記載的，可以享有優先權；未在在先申請中記載的權利要求不享有優先權，其申請日應當以在后申請的實際申請日（部分優先權）為準。在后申請還可以在符合單一性的原則之下，通過主張多個優先權，合并多個在先的國外申請（《巴黎公約》第4條第F節）。

第三，享有切換專利類型的策略空間。在不違背“相同主題”原則下，在后申請可以轉變專利申請類型，例如發明申請與實用新型申請互換。對此，《巴黎公約》第4條第E節第2款明確規定：“依靠以專利申請為根據的優先權而在一個國家提出實用新型的申請是許可的，反之亦一樣?！?/p>

（二）本國優先權的出現

隨著專利國際申請的活躍和頻繁，外國人利用“外國優先權”到本國進行專利申請，并利用上述期限利益、合案申請、類型轉化等程序利益的情況越來越多。相比之下，本國申請人在專利申請的流程中處于不利地位?！氨緡鴥炏葯唷闭橇⒎ㄕ咴谶@種背景之下，設計的平衡外國專利申請人與本國專利申請人程序利益的法律制度，其本質屬于國內法的范疇。

與“公約優先權”首次出現在歐洲一樣，“本國優先權”也是由歐洲國家首創。荷蘭是第一個出臺“本國優先權”制度保護本國申請人的國家，之后德國等其他歐洲國家相繼效仿。我國在1992年修改《專利法》時增設了“本國優先權”的相關條款：“申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向專利局就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權?！保ǖ?9條第2款）

歷史地看，主要是兩個國際條款的逐步推廣與實施推動了歐洲各國以及其他國家（包括我國）“本國優先權”制度的構建。

一是20世紀70年代《歐洲專利公約》的逐步實施。按照該公約的規定，締約國的國民在首先向本國專利局申請本國專利之后，又就同一主題向歐洲專利局申請歐洲專利并指定本國或其他國家的，可以要求享有本國申請的優先權。據此，當申請人請求以在后的歐洲申請代替在先的本國申請時，就取得了12個月的優先權時間利益。相比之下，本國專利申請人由于無法獲得前述程序利益，明顯處于弱勢地位。

二是20世紀70年代之后《專利合作條約》（PCT）的逐步推廣?！秾＠献鳁l約》不僅規定了類似的優先權制度，而且進一步擴大了專利申請人的時間利益（30個月）、合案申請和類型轉換的策略空間，進一步打破了PCT申請人與本國專利申請人之間的利益平衡。這正是我國《專利法》在1992年修訂時，在公約優先權（外國優先權）之外增設了本國優先權的重要原因，即保障在我國第一次提起一般專利申請的申請人的程序性利益。湯宗舜闡述：“本國優先權是1992年《專利法》修改時規定的。當時考慮到我國準備于1994年1月1日起正式參加《專利合作條約》，有必要在《專利法》中增設本國優先權，因為根據《專利合作條約》，如果申請人首先向專利局提出中國專利申請后，又根據條約就同一主題向專利局提出國際專利申請并指定中國的，他可以要求享有中國第一次申請的優先權。這對于申請人當然是有利的。如果不規定本國一般專利第一次申請也能產生優先權，那么我國（一般）專利申請的申請人就會處于不利地位。因此，于《專利法》中增訂了本國優先權?！币绿焱瑯又赋?，我國1992年修改《專利法》增設本國優先權條款的原因有三個：第一，外國申請人與本國申請人程序利益的失衡；第二，我國加入PCT之后，“在能否享受本國優先權的問題上產生了因為申請途徑不同而結論不同的不合理現象”；第三，本國優先權制度在世界上許多國家專利法中都有規定。

不過，根據1992年增設的本國優先權規定，在先申請必須是向中國專利行政部門提出發明或者實用新型的專利申請，外觀設計專利申請不能產生本國優先權。這個類型的限制在2020年的修法中被廢除?！秾＠ā罚?020年修正）第29條第2款明確了外觀設計本國優先權：“申請人……自外觀設計在中國第一次提出專利申請之日起六個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權?！彪S著2020年修正的《專利法》在2021年6月1日生效，我國外觀設計申請人也可以開始利用本國優先權制度賦予的程序性優勢。

二、外觀設計本國優先權制度功能之“優先期”時間利益

通過主張本國優先權，專利申請人享有最長不超過12個月（發明或實用新型）或6個月（外觀設計）的“優先期”時間利益。在主張本國優先權的情況下，由于前后兩個申請都發生在本國，因此不涉及公約（外國）優先權制度設計之初所面臨的在“優先期”內其他相同主題申請案或方案公開的問題。那么，本國優先權能否實際延長外觀設計專利權的保護期限呢？

反對本國優先權能夠延長專利保護期的觀點認為：“有學者提出之所以會出現‘相當于延長專利期限一年’的情形，主要是因為2009年《專利法》修改前的第9條，產生了先后申請實用新型與發明的重復授權及‘轉換保護制度’問題?！逼湔J為，當時由于先后申請實用新型與發明，導致出現同一個發明的實際保護期可能超過20年的不合理現象，因為專利權的保護期限自申請日起計算，在在先申請的實用新型專利授權前，再就相同主題的技術方案提出發明專利，則后申請的發明就相當于獲得21年的保護期限。因為要求優先權的在后申請的申請日仍然是在先首次正式申請的申請日，怎么也是得不出‘延長一年’這個結論的。

本文認為，這種觀點不僅混淆了本國優先權確保時間利益和轉換專利類型的功能，而且忽視了本國優先權制度之下確定實際申請日的特殊規則。

首先，本國優先權賦予的12個月或者6個月的優先權期限，并不必然與專利類型轉換有關，同類型主題相同的專利申請也可以主張本國優先權。根據《專利法實施細則》（2010年修訂）第32條第2款的規定，申請人在本國提起一項在先的符合條件的發明（或實用新型）專利申請之后，完全可以就技術領域、目的和預期效果相同的技術方案，提出一項在后發明（或實用新型）專利申請，即申請人可以在不轉換類型的情況下，主張本國優先權。從本國優先權制度產生的歷史背景來看，這正是其應有之義。

其次，本國優先權制度下實際申請日的確定并非以在先首次正式申請的申請日為準，而是以提出優先權的在后申請的申請日為準。根據《專利法實施細則》（2010年修訂）第32條第3款的規定，申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即被視為撤回。該規定的直接目的是為了避免重復授權，但也給申請人帶來了特殊的期間利益：一方面，專利保護期的起算點推遲至在后申請日；另一方面，先后兩個申請之間出現了一段足以排除第三方專利申請的期間。申請人也享有了實質等同于專利保護期的特殊利益。就外觀設計本國優先權而言，隨著在后外觀設計申請的提出，在先外觀設計申請被視為撤回，外觀設計專利申請的實際申請日也將以在后申請為準，而不以在先申請為準。這意味著，如果申請人在6個月的優先權期間行將屆滿時，通過主張相同主題的外觀設計本國優先權，將實質延長外觀設計專利權的保護期限，最長達6個月。

三、外觀設計本國優先權制度功能之合案申請

在技術類申請中，同一主題具有延續性的發明可以通過多個權利要求乃至多個在先申請的方式呈現，并在符合單一性原則的情況下，可以通過主張局部優先權或者多項優先權，最終合并到同一個在后申請案中。例如，申請人提出了幾個發明或者實用新型的在先申請，分別首次公開了發明的不同部分，在符合單一性原則的情況下，該申請人可以利用本國優先權，將這幾個在先申請合并為一個申請，要求多項優先權，從而節約專利申請費用。外觀設計本國優先權是否提供了類似合案申請的操作空間，值得認真分析。

（一）外觀設計合案申請之本國優先權的主張

與技術類發明相比，外觀設計并沒有規定可以在“總的設計構思之下”合案多項外觀設計申請，但根據《專利法》（2020年修正）第31條第2款的規定，申請人就“相似設計申請”和“套件申請”可以將多項外觀設計申請合案，以節省申請費用和管理成本。

我國《專利法》在2008年修訂的時候增設了相似設計合案申請的規定，即“同一產品兩項以上的相似外觀設計，可以作為一件申請提出。”根據《專利法實施細則》（2010年修訂）第35條第1款的規定，外觀設計申請人可以合并與簡要說明中指定的基本設計相似的近似設計不能超過9項（近似設計總數不超過10項）。在該修訂之前，由于法律不允許相似設計合案申請，申請人為了防止市場競爭者近似修改的回避設計只能將相似設計另案申請，但有的會被審查部門認定屬于“（實質）相同”的發明創造，以禁止重復授權的理由駁回。增設相似設計合案申請制度，允許專利申請人在一份外觀設計申請文件中記載多個能夠實現其基本構思的設計方案，實際上“相當于寫入多個并列的獨立權利要求”。這樣不僅有利于對抗他人的回避設計，同時也擴大了外觀設計申請狹小的合案申請空間。

在2020年修正的《專利法》生效之后，新出臺的外觀設計本國優先權規則可以跟相似設計合案申請制度搭配起來，為外觀設計申請人提供更為靈活和節約的程序利益。例如，當外觀設計申請人針對同一產品有前后近似、符合單一性的多個外觀設計，且最初因為各種原因沒有合案申請的，那么利用外觀設計本國優先權規則，可以將這些前后相似的外觀設計整合到一個合案申請之中。

應當注意的是，可以合案申請的各項相似外觀設計應當是同一產品的外觀設計。同一產品是指使用基本設計和其他設計的產品名稱相同、具有相同用途的產品。就用途而言，可以是單一用途，也可以是有多個用途的產品。以多功能筆的外觀設計為例，其可能包括帶錄音功能的筆（設計1）、帶優盤功能的筆（設計2）和帶MP3功能的筆（設計3），三個設計都含有書寫筆的功能，可作為具有多種用途的同一產品。

其次，可以合案申請的其他外觀設計還必須滿足與基本設計的設計特征相似和設計構思相同兩個條件。根據專利審查指南的規定，判斷相似外觀設計時，應將擬合案申請的其他外觀設計與基本外觀設計單獨比對。如經整體觀察，“其他外觀設計和基本外觀設計具有相同或者相似的設計特征，并且二者之間的區別點在于局部細微變化、該類產品的慣常設計、設計單元重復排列或者僅色彩要素的變化等情形”，屬于相似的外觀設計。其中“具有相同或者相似的設計特征，是指其他設計與基本設計在形態創造上源于同一設計構思，彼此之間在形狀、圖案和色彩的整體、部分或其結合上具有明顯的相同點。”在這里，“同一設計構思”的表述與技術類專利合案申請要求——“總的設計構思之下”如出一轍。

此外，相似外觀設計申請與本國優先權的結合，還有可能納入部分“實質相同”的外觀設計申請。實質相同的外觀設計是指同樣的外觀設計，具體包括：外觀設計的形狀差異不明顯、圖案相同；外觀設計的形狀相同、局部色彩不同；外觀設計的形狀、圖案均相同、色彩不同；等等。這類區別往往是一般消費者施以一般注意力難以覺察的細微差異。例如，將帶有圖案和色彩的餅干桶的形狀從正方體置換為長方體，或者互為鏡像對稱，或變化數量和排列等。如果申請人先后提出了兩項實質相同的外觀設計專利申請，將違反《專利法》（2020年修正）第9條第1款“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定。這時候，申請人可以將其作為相似設計提交申請。我國專利行政部門也認可將“實質相同”的外觀設計視為相似設計進行合案申請的做法?！叭敉划a品的其他設計與基本設計構成外觀設計實質相同，則允許該申請中多項外觀設計作為相似外觀設計合案申請。因此，構成相似外觀設計的具體情形不僅限于外觀設計實質相同的情形?！?/p>

滿足合案申請的成套產品是指，由兩件以上（含兩件）屬于同一大類、各自獨立的產品組成，各產品的設計構思相同，其中每一件產品具有獨立的使用價值，而各件產品組合在一起又能體現出組合使用價值，習慣上經常成套出售或者使用的產品。例如，成套的咖啡器具，其中包括咖啡杯、咖啡壺、牛奶壺、糖罐等產品。但是，套件申請無法與本國優先權制度搭配使用。首先，主張（本國）優先權的外觀設計申請，必須屬于相同主題，而這必須同時滿足兩個條件：一是屬于相同產品的外觀設計；二是在后申請要求保護的外觀設計清楚地展示在在先首次申請中。很顯然，成套用品中的單獨用品（如咖啡杯、咖啡壺、牛奶壺、糖罐等）雖然屬于同一大類的產品，但彼此之間并非相同產品，所以不符合第一個條件。如果當事人就成套用品的個別產品（如咖啡杯、咖啡壺）的外觀設計提出了在先申請，也難以清楚呈現其他產品（如牛奶壺、糖罐等）的外觀設計，因此不符合第二個條件。其次，套件申請制度不適用相似外觀設計。專利審查指南規定成套產品外觀設計專利申請中不應包含某一件或幾件產品的相似外觀設計，如果包含了這類相似外觀設計申請，審查員應當發出審查意見通知書要求申請人修改。因此，在一項包含咖啡杯、咖啡壺、牛奶壺、糖罐的成套產品外觀設計專利申請中，不應再包括所述咖啡杯、咖啡壺、牛奶壺、糖罐的兩項以上的相似外觀設計。這就排除了成套產品相似設計合案申請的可能性。

（二）局部外觀設計之本國優先權的主張

《專利法》（2020年修正）第2條第4款明確對產品“局部的”外觀設計給予專利保護。自2021年6月1日起，申請人已經可以向我國國家知識產權局提交產品局部的外觀設計專利申請。本文認為，局部外觀設計專利保護制度同樣給申請人提供了主張本國優先權從而實現合案申請的機會。關鍵在于如何理解外觀設計優先權主張時“相同主題”的限制。在技術類專利申請中，相同主題意味著“第一個申請應當涉及同一個發明或革新”；在外觀設計的場合，相同主題意味著在先申請的設計“應當涉及同一設計”。本文認為，在局部外觀設計專利申請中，“相同主題”應當理解為“相同產品的同一局部”。同時，正如主張技術類專利申請優先權要求“相同主題”不代表各項權利要求都全部相同，給予申請人主張部分優先權、多項優先權的空間，在局部外觀設計專利申請中，也應該允許類似情況的優先權主張及合案申請。具體而言，局部外觀設計申請人可以下述情形中主張本國優先權。

一是相同局部近似設計申請。如果申請人針對同一產品的同一局部有多個類似設計，并且先后提起了申請，根據前述相似設計申請的分析，在優先權的期限內，可以通過主張本國優先權合并申請。

二是增補型申請。如果申請人針對同一產品的不同局部先后進行了設計，例如牙刷頭部的設計A和牙刷柄部的設計B，第一次申請僅針對局部A，在后申請則針對局部A和B，那么在后申請（局部A+B）可以主張局部A的優先權。

三是合并型申請。如果申請人針對同一產品的不同局部先后進行了設計，并先后提出獨立的申請（如在先申請局部A和在后申請局部B）。由于這些局部之間存在差異，不符合“相同主題”的要求，因此在后局部設計B難以主張在先局部設計A的優先權，也無法進行合案申請。但是，如果申請人在優先權期限內，提出了包含局部設計A和B的合并型申請，則可以借助多項優先權，主張在先局部設計A和局部設計B的本國優先權。

四是產品整體與局部申請。如果在先申請是產品局部外觀設計（如牙刷頭），在后申請是產品整體外觀設計（如牙刷整體），是否可以主張外國（公約）優先權和本國優先權？在以前沒有規定局部外觀設計的時候，我國專利局以局部外觀設計與整體外觀設計并非“相同主題”為由，駁回這類基于國外在先局部外觀設計申請的外國（公約）優先權的主張，但受到業內的批評。在我國引入局部外觀設計保護之后，上述無法主張外國優先權和本國優先權的障礙應該消失了?，F在的關鍵問題在于如何正確理解作為優先權基礎的在先申請的公開內容。根據《巴黎公約》有關優先權的規則，如果在先申請作為一個整體（如局部的牙刷頭），清楚批露了全部信息，那么自然可以作為在后申請（包含局部牙刷頭的牙刷）的優先權基礎（部分優先權），而不僅僅局限于在先申請權利要求的內容以及具體請求保護的內容。

有爭議的是，如果在先申請是產品整體外觀設計（如牙刷整體），在后申請是產品局部外觀設計（如牙刷頭），是否仍有主張本國優先權的必要？可能有觀點認為這種申請完全是多余的。但有可能出現這樣一種情況：在后外觀設計申請針對的是產品某個局部（如牙刷頭）的一項或多項外觀設計，而且這些局部外觀設計構成了在先整體外觀設計的局部近似設計，例如在先申請已經披露了帶有牙刷頭局部設計的整個牙刷設計。在這種情況下，如果申請人以在先申請充分顯示了相關局部的整體設計為基礎，就近似的局部外觀設計主張本國優先權，也是符合《巴黎公約》精神的。

四、外觀設計本國優先權制度功能之類型轉換申請

（一）類型轉換空間的爭論

外國優先權在申請類型轉換上的利益，本國優先權同樣可以享有。根據《專利法》（2020年修正）第29條第2款的規定，技術類專利申請的本國申請人可以在保持申請主題不變的前提下，利用本國優先權轉換專利申請類型，包括發明和實用新型專利申請類型互換。但是，技術類專利申請與設計類專利申請之間的類型轉換關系，業界一直存在爭議。

一種觀點認為，借助本國優先權可以實現從技術類專利申請到設計類專利申請的單向轉換。例如，國家知識產權局條法司認為，實用新型和外觀設計僅僅允許單向轉換。首次申請為實用新型的，根據《巴黎公約》第4條第E節第1款的規定，可以后續提出一份外觀設計申請，以實用新型申請作為其優先權基礎。但反過來，如果首次申請為外觀設計，《巴黎公約》沒有規定可以轉換為實用新型申請，因此應當理解為不允許轉換，即在先外觀設計申請不能作為在后提出的專利申請和實用新型申請的優先權基礎。沿著這個思路，實務界有部分觀點認為，盡管缺乏明確規定，但外觀設計的優先權主張同樣可以以在先發明申請（假設有附圖）為基礎。

還有觀點認為，借助本國優先權，可以實現技術類專利申請與設計類專利申請的雙向轉換，并指出外觀設計本國優先權的作用在于：技術類專利可以在優先權申請中轉換專利類別，由設計類專利轉換為技術類專利；如果不轉換專利類別，可以縮小和突出局部設計保護。據此，在進行類型轉換時可能出現由首次外觀設計專利申請轉換為技術類（發明、實用新型）專利申請的情況。

（二）類型轉換空間的具體分析

本文認為，外觀設計專利申請人借助本國優先權可以實現從技術類專利申請到設計類專利申請的轉換，且優先權的基礎不限于在先外觀設計，其既可以是在先實用新型專利申請（有法律依據），理論上也可以是在先發明專利申請（目前尚無國內法律依據，實踐有障礙）。但是，從設計類專利申請轉換為技術類專利申請會面臨實踐障礙，即便理論上有空間，但空間極小而且實踐中也極少出現（見表1）。下面詳細分析。

表1 外觀設計本國優先權賦予的申請類型轉換空間及依據?參見注釋③，該表參考了該文獻并作了增改。

設計類專利（外觀設計）與技術類專利（實用新型或發明）涉及同一主題的情況本身就是“極為罕見”的，因為前者針對的是工業產品的外表裝飾，而后者涉及產品的技術方案。這種罕見性決定了主張外觀設計本國優先權最常見的場合應當是先后設計類外觀設計申請，而不是轉換專利類型。

外觀設計保護和披露的制度特征決定了類型轉換的空間大小。優先權制度申請人轉換專利類型必須以“相同主題”為前提，而主題相同要求在后申請應當與在先申請內容相同，或者至少應當包含了在先申請內容，否則優先權的主張會損害社會公眾及其他申請人的利益。就外觀設計而言，相同主題意味著兩個申請請求保護的是“同一產品的同一項外觀設計”。由于外觀設計的保護范圍和披露方式體現為申請附圖，外觀設計“相同主題”的比較也是以申請附圖為基礎。因此，如果在先申請是帶有附圖的技術類專利，且對產品的外觀設計（權利保護的客體）進行了充分展示，達到外觀設計申請的要求，那么以這樣的技術類專利申請主張優先權是合理的。

從這個角度來看，《專利法》（2020年修正）第29條第2款“自外觀設計在中國第一次提出專利申請”中的“外觀設計”，并非是指在先申請的專利類型，而是指可以作為外觀設計給予保護的客體。由于實用新型通常有產品附圖，在滿足充分展示外觀設計保護對象的前提下，在后外觀設計申請自然可以將其作為優先權的基礎。盡管很多發明專利申請并不要求附圖，但按照同樣的邏輯，如果在先發明專利申請具有附圖，且充分展示了外觀設計的完整設計特征，在符合“主題相同”的情況下，不應全然否定這類主張。

然而，我國現行專利審查政策在承認在先實用新型申請可以作為外觀設計申請優先權基礎的同時，直接否定了在先發明專利申請作為外觀設計申請優先權基礎的主張。國家知識產權局《審查操作規程·外觀設計分冊》規定：“（外觀設計）在先申請的類別僅限于外觀設計和實用新型，對于明顯為發明的在先申請，審查員應當發出視為未要求優先權通知書?！?/p>

本文認為，上述規定未能完全匹配《巴黎公約》優先權的相關規定。首先，雖然《巴黎公約》第4條第E節僅僅明確了從實用新型申請向外觀設計申請的轉換，沒有同時明確可以從發明申請向外觀設計申請的轉換，但該項規定并非旨在規范優先權的類型轉換（下文詳述）。其次，概然否定帶有附圖且充分披露設計方案的在先技術類專利申請作為在后外觀設計申請的優先權基礎，可能會違反國際條約的義務，同時可能會導致兩個不合理的結果：一是申請人在后申請的外觀設計，可能因自己這類在先技術申請而被無效；二是申請人為了保留后續申請外觀設計享有優先權的可能，必須在發明專利在先申請之外，再額外申請（《巴黎公約》所允許的）實用新型專利或者外觀設計作為在先申請，從而增加申請成本、造成不必要的資源浪費。從比較法的角度看，美國、歐洲、日本和韓國都未明確否定發明專利申請作為外觀設計申請的優先權基礎。

不過，國家知識產權局應當注意到了上述情況。2021年8月公布的《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》第5.2.2.5節“視為撤回在先申請的程序”規定，申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回，“但外觀設計專利申請的申請人要求以發明或者實用新型專利申請作為本國優先權基礎的除外”。按照該規定，在先發明或實用新型申請不會因為構成在后設計申請的本國優先權基礎就被撤回，據此可以反推無論是在先發明申請，還是在先實用新型申請，只要在先申請包含了在后申請的外觀設計，都可以構成在后外觀設計申請的優先權基礎。

由于在先外觀設計申請附圖能夠披露的信息有限，如果在實踐中要實現設計類專利轉換為技術類專利，即在后的技術類專利申請（以語言進行表達的權利要求）以在先設計類申請（以照片和圖片進行表達的外觀）為基礎主張優先權，勢必面臨很大的障礙。我國實務界就有觀點認為不存在這種可能性。但理論上不能完全排除這種可能。因為理論上存在外觀設計申請附圖完全披露了在后技術類申請所有技術特征的可能。博登豪森也指出，《巴黎公約》第4條第E節規定涉及的只是這樣一種情況：第一次申請是關于實用新型的，之后一個外觀設計申請根據那個實用新型申請也可以要求優先權。規定中沒有提到相反的情況，但是可以認為是包括在內的。

博登豪森之所以這樣解釋，可能與當時世界各國專利制度的復雜狀況以及他對《巴黎公約》第4條第E節的理解有關。德國聯邦專利法院（BPatG）曾在20世紀60年代的“貯藏容器（Vorratsbeh?lter）案”中，支持了當事人在后實用新型申請主張在先設計類申請的優先權。在該案中，一位美國申請人于1966年8月16日在美國申請了“貯藏容器”的外觀設計（第3542號），后于1967年1月28日在德國提交了實用新型申請，并主張美國在先外觀設計申請的優先權。德國專利局實用新型審查部駁回其優先權申請，理由是《巴黎公約》并不允許利用優先權進行這種類型轉換。德國專利局的駁回理由與我們上述考慮基本一致：“《巴黎公約》有意不規定這類主張，因為外觀設計和實用新型服務于各自不同的目的，而且主張優先權還要求發明相同，但外觀設計并不表現為發明的形態，至少并非以發明的形態披露?！钡讣显V至德國聯邦專利法院后，美國申請人的優先權主張獲得了支持。德國聯邦專利法院在判決書中詳細解釋了支持這類優先權主張的理由。

首先，從體系解釋來看，《巴黎公約》相關條款沒有設置任何類型轉換的限制。根據《巴黎公約》第4條第A節第1款，已經在公約成員國就不同類型工業產權提交申請的任何人都可以主張優先權，而且沒有限制必須是相同或近似的權利。第4條第A節第2款強調任何正規的國家申請都應該承認產生優先權，同樣沒有進行類型限制。第4條第E節更是直接規定在先實用新型申請可以構成在后外觀設計申請的優先權基礎（第1款），以及實用新型申請和發明申請可以互為優先權主張的基礎（第2款）。

其次，從立法歷史來看，《巴黎公約》第4條第E節并沒有否認從設計類申請轉換為技術類申請的可能性。德國專利局實用新型審查部認為，《巴黎公約》第4條第E節沒有明確規定可以從設計類申請轉換為技術類申請，所以排除了這種可能性。但德國聯邦專利法院認為這種觀點是錯誤的，因為該條款的出臺另有歷史背景。德國聯邦專利法院指出，第4條第E節第1款最初出現在1911年6月2日華盛頓修訂會議的決定書里，這是公約首次規定實用新型申請并明確其與專利一樣享有12個月的優先權期限。而彼時國際主流的觀點認為，優先權的期限長短取決于在先申請的性質，例如，在先申請如果是享受12個月優先期的發明申請，則在后申請同樣享受12個月優先期。如果按照該主流觀點，就會出現在后外觀設計申請可以享受超過6個月優先權期限的不合理情況。為了避免這種情況，才出臺了《巴黎公約》第4條第E節第1款的規定。因此，《巴黎公約》制定者設計該條款的初衷是對當時通行的優先權期限適用規則作出一個例外規定，而不是為了規范優先權主張的類型轉換。根據該條款，如果首次申請是外觀設計，在后實用新型申請根據該申請主張優先權的，期間也按照外觀設計的6個月計算。同理，后來在海牙修訂會議增補的《巴黎公約》第4條第E節第2款有關發明申請和實用新型申請的規定，同樣不是為了規范申請類型互換，而是涉及優先權期間的規定。對此，博登豪森特意指出：“這個規定無需解釋。這里，優先權的期間并不發生任何問題，因為專利和實用新型的優先權期間是一樣的（12個月）?！?/p>

最后，兩類工業產權（實用新型和外觀設計）的實質差異不應當成為主張優先權主張的“形式障礙”（einformelles Hindernis）。德國聯邦專利法院指出，“考慮到《巴黎公約》成員國國內立法的差異，不能斷言在所有的成員國之中，提交一份外觀設計申請不能披露一項發明或者實用新型所包含的發明。而只要有一個成員國的國內立法允許存在這種情況，就沒有理由從形式上拒絕（formell unzul?ssig）這些類型差異申請的優先權主張?！钡聡摪顚＠ㄔ哼€特別提到了當時瑞士的國內法。

本文認為，誠然如德國聯邦專利法院所解釋的，理論上存在借助優先權實現從設計類申請轉換為技術類申請的可能，但這種情況在實踐中極為罕見。我國《專利法》施行三十多年，尚沒有這類公約（外國）優先權主張獲得過支持。這點從我國業界對在先發明專利申請能否作為在后外觀設計的外國優先權基礎尚存在爭議的事實，就能舉重而明輕地推導出來。因此，除非在后申請的實用新型或者發明的技術方案如此簡單，以致于僅僅根據產品的外觀設計申請所披露的照片和附圖，就能簡單、直接、毫無疑義地推導出來，否則并不存在借助優先權從設計類申請轉換為技術類申請的可能。

結語

作為專利申請中的一項程序保障措施，本國優先權制度的主要功能在于為專利申請人提供類似外國優先權所具有的“優先期”時間利益、合案申請和類型轉換的程序利益與策略空間。我國2020年修正的《專利法》增設了外觀設計本國優先權，為權利人提供了前述程序利益，有助于提升我國外觀設計申請程序的靈活性，提高我國外觀設計的整體保護水平。該修改與國際主流接軌，也符合我國《專利法》第四次修改的價值取向。隨著我國外觀設計本國優先權規則的落地實施，其優點和局限性也會在實踐中逐漸顯露出來，例如，可否跟相似設計合案申請、能否與局部外觀設計制度搭配使用、能否借此主張轉換申請類型等。本文根據國內外的實踐和研究，對此作了初步探究，希望能澄清相關問題，拋磚引玉。