聲音商標顯著性認定研究

朱云飛

（南京理工大學，江蘇 南京 210000）

一、背景及意義

“顯著性是商標保護的靈魂和商標法正常運行的樞紐”[1]，2013 年《中華人民共和國商標法》修改，正式確認了聲音可以申請注冊商標。聲音商標有其特殊性，在我國實踐中諸如“騰訊提示音”案、“恒源祥”案、“小米案”以及最近的“李佳琦聲音商標申請”等鮮活的案例一方面向我們證明了聲音商標在市場經濟之下的需求，另一方面也暴露出了我國聲音商標立法、理論中的缺陷。本文將著眼于聲音商標認定的實質要件——顯著性認定這一主題，研究“通用性”“功能性”正確含義，解決固有顯著性和獲得性顯著性認定過程中的問題。

二、問題的提出

（一）聲音商標顯著性認定邏輯混亂

我國現行的《商標法》《商標審查及審理標準》都沒有確定聲音商標顯著性認定的步驟，這就直接導致了實踐中沒有理順功能性、通用性聲音以及固有顯著性、獲得顯著性之間的邏輯關系。結合商標法通用理論，能夠作為商標用于注冊的聲音應當滿足“聲音本身不違反我國法律規定”及“聲音本身具有顯著性特征”這兩個核心條件。同時顯著性的認定邏輯順序也應當據此展開。

1.功能性、通用性聲音的可注冊性不明。首先針對聲音本身不違反我國法律規定，直接涉及的便是我國《商標法》第十條及第十一條。其中第十一條涉及的功能性、通用性在聲音商標注冊學術研究中依然存在著爭議。哈雷戴維森案件中，摩托車發動機引擎產生獨特的“potato”聲音，主流的觀點認為只要聲音被認定為功能性聲音，那么就不能注冊為商標，但是另一方面也有學者認為“商標顯著性的關鍵不在于商標本身，而在于怎樣使用”，功能性聲音獨特的使用方式可以帶來顯著性。因此，統一聲音商標領域對功能性、通用性聲音的態度是顯著性認定中不能跳過的環節。

2.固有顯著性和獲得顯著性關系不清。聲音顯著性最常見的分類就是固有顯著性和獲得顯著性。聲音商標的固有顯著性是指：由于聲音本身的獨特性就可以使消費者與特定的商品或服務產生聯系，而無需通過后續使用取得顯著性。[2]獲得顯著性源起于美國的“第二含義”，在實際長期使用中獲得顯著性。我國商標法第8 條、第9 條，《TRIPS》公約第15 條都對商標的顯著性做出了相應的規定，但均未明確固有顯著性和獲得顯著性之間的邏輯關系，這就導致了“騰訊提示音”中，在提出商標申請后，商標局和復審委員會兩組說理都是在否定“訴爭商標組”不具備固有顯著性后直接做出否定結論，卻不論獲得顯著性。商標法在注冊制度上將固有顯著性等同于顯著性，是現代商標注冊制度為節約審查成本、提高制度效率的一種推定。[3]

（二）固有顯著性認定存在誤區

固有顯著性，即標識最初就是用來向消費者指示商品或服務來源，而不會被理解為描述商品或服務性質或名稱。“獨創性”多出現于著作權領域，適用主體為著作權人客體為作，獨創性理論和固有顯著性之間應當是怎樣的聯系呢？雖然在傳統商標領域學者認為“用來作為商標的文字、圖形或其結合，其立意新穎，形式上簡單抽象，具有和其他商標相區別的特點”[4]是顯著特征，據此引申借用獨創性理論至聲音商標領域，正如騰訊提示音案中商評委也是認為申請商標由單調普通的音調、旋律組成，缺乏顯著性；反而李佳琦“Oh My God！買它！買它！買它”宣傳語注冊聲音商標失敗，單從獨創性的角度出發，其語言音調的方式或許可以直接達到獨創性標準從而認定具有固有顯著性。

（三）獲得顯著性認定標準無法統一

騰訊提示音案和小米案件法院判決部分，法院在商標顯著性認定問題上都是遵循了“認定訴爭商標缺乏故有顯著性的基礎上，判斷是否具備獲得顯著性”的邏輯。但是具體獲得顯著性認定的標準卻并不明確統一。傳統商標顯著性認定的標準一般有以下四個方面：第一，結合商品和服務；第二，結合普通消費者的一般認識；第三，結合實際使用情況；第四，進行整體性判斷。

作為非傳統商標的聲音商標顯著性認定，當然可以借鑒參考傳統商標認定的維度。但是仍然存在以下問題：第一，普通消費者的一般認識該如何界定？第二，由于聲音商標的特殊性，實踐環境中我們還有相當一段時間需要更為側重對于獲得顯著性、第二含義來證明聲音商標的顯著性，具體而言該如何細化判定標準？第三，聲音商標大多數情況下與傳統商標不同，并不直接依附于商品，不出現在傳統的商品包裝之上，例如李佳琦申請聲音商標，其“Oh My God！買它！買它！買它”的聲音是使用在網絡直播帶貨的宣傳過程中，但是出售的商品品牌、種類范圍極廣，這種情況下該如何判斷該聲音和商品服務的結合性？

二、顯著性認定完善建議

（一）明確顯著性認定邏輯順序

顯著性認定邏輯順序中包含“不違反我國法律規定”以及“本身具有顯著性”兩方面，具體而言則是應當在明確通用性、功能性聲音基礎之上，首先進行固有顯著性認定，其次進行獲得顯著性認定。

1.相對否定通用性聲音，絕對禁止功能性聲音。通用性聲音與商品服務適用領域緊密相關，汽車鳴笛聲在汽車制造領域應當被認定為通用性聲音，若其通過商標注冊，那么會在汽車制造領域形成一種不公平的壟斷，但是這一種鳴笛聲若是出現在一款食品產品中，其同樣可以通過第二含義獲得顯著性，達到區分商品來源的效果。同時被注冊成為聲音商標的聲音，也存在隨著行業市場不斷發展成為通用性聲音的可能性，亦不能僅僅因為其被認定為通用性聲音就否定了注冊聲音商標的價值。所以聲音商標顯著性認定過程中應當相對否定通用性聲音。

統一聲音商標領域功能性聲音的地位，首先應當杜絕實踐中對于功能性聲音的錯誤理解。騰訊提示音案中，商評委錯誤的將提示音認定為功能性聲音，是典型的錯誤示范。法律意義上的功能性聲音應當是由于其設計、制造行為無法避免必定產生的聲音。哈雷戴維森發動機發出的獨特聲音正是其V 型雙杠、曲柄發動機必定會產生的聲音，這種聲音的注冊將會導致公共聲音的壟斷，屬于商標法應當禁止的；與之相對比，騰訊QQ 軟件的提示音雖然簡單短促，但是這并不是軟件設計中必定會產生的聲音，反而蘊含著設計編程人員的創意，不應當屬于功能性聲音。因此，商標法應當在準確判定何為功能性聲音的基礎上，絕對禁止功能性聲音，平衡公共利益和商業競爭之間的關系。

2.明確固有顯著性與獲得顯著性之間的遞進關系。聲音商標顯著性認定應當改變為了效率而偏向僅依靠“第二含義”進行論證的趨勢。對聲音商標顯著性進行認定時，應當區分固有顯著性和獲得顯著性，按照先后適用順序進行，這樣做既符合我國《商標法》對顯著性取得的法律規定，也滿足實踐發展的需要。因為大部分聲音都是經過傳播、感知、使用，從無到有地具備顯著性的過程，如果僅考慮第一步固有顯著性，而忽略了第二步獲得顯著性的判斷，容易在實踐中做出不當認定。

雖然從目前的司法實踐來看，聲音商標的注冊更加重視它的獲得顯著性，但隨著科學技術的日益發達，許多自然界中原本不存在的聲音都可以通過一定的技術手段制造出來，可能產生大量像這樣具有固有顯著性的聲音，同時明確首先進行固有顯著性檢驗再進行獲得顯著性檢驗，也可以有效防止騰訊提示音案件中將兩者混為一談做出錯誤認定的情況。

（二）完善固有顯著性認定標準

1.整體認定。在聲音商標固有顯著性認定中，應當遵循《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題意見》第5 條，從整體角度判斷聲音的顯著性。一段聲音內容不因為其中部分具有顯著性就直接認定整體具有顯著性，也不因為部分聲音單調簡單不具顯著性而否定整體顯著性。這一標準符合非傳統的聲音標準是通過整體旋律、音調來達到區分商品功能的客觀事實。

2.關注聲音與商品服務的緊密程度。一個標志與它所指代的商品或服務之間的聯系越密切，則其顯著性越弱，反之顯著性則越強。[5]傳統商標與商品的緊密關系可以表現在視覺感知，商品包裝，圖案紋飾各方面，相應的聲音商標與商品服務的緊密關系則可以體現在聲音旋律、音調本身，語言文字含義等方面。例如米高梅電影公司的“獅吼”聲音商標與其電影文化產品緊密性較弱，顯著性則較強。若58 同城的“找工作就上58 同城”要注冊聲音商標，那么其“找工作”的含義與其網站提供的服務則緊密相符，顯著性就較弱。

3.獨創性標準作為輔助。獨創性標準雖然主要適用于著作權法領域，但是由于聲音商標領域現在的形式以樂譜、聲音本體為主，具備獨創性的聲音確實更有可能通過顯著性檢驗。但是要注意的是不能再次滑向“僅以獨創性判斷固有顯著性”的泥潭，因為聲音無論是否具備獨創性，其本質的目的仍然在于使相關公眾更容易區分識別商品或服務來源。

（三）完善獲得顯著性認定標準

1.以相關消費者區分作為首要標準。消費者作為商標法的核心，在聲音商標顯著性的認定中起著重要作用，這里所說的“消費者”是指普通消費者，是知道相關合理信息、具有正常的理解能力、小心謹慎的普通人，而不是某一方面的專家或知道所有信息的人。獲得顯著認定依賴于普通消費者對于聲音的認識程度，因此一般消費者調查問卷可以作為認定過程中的常用手段。在比較認定過程中，應當首先判斷消費者是否可以根據聲音區分、識別商品或服務的來源，將該商品與其他同種類商品區別開，以獲得顯著性判斷的標準。適用消費者調查問卷時需要注意，設計調查問卷的內容，應當注意調查問卷對象、問題的科學合理，例如酷狗音樂的“hello kugou”對于經常聽音樂的年輕人而言十分熟悉，但是對于其他年齡段的普通消費者卻不然，若是僅針對年輕用戶調查，那么這種調查結果并不具有客觀性。[6]

2.排他性和持續性使用作為重要標準。排他性和持續性的使用的出發點是著眼于良性的市場競爭，當商標申請人已經持續地將該聲音作為商標使用了一段時間，且在這段時間內沒有其他同行業競爭者使用該聲音，就達到了排他性和持續性使用的標準。美國《蘭哈姆法》規定商標排他性和持續性使用時長不得少于五年，新加坡也做出了與美國類似的規定，將五年規定為商標持續使用的一個合理期限。我國可以根據司法實踐經驗并參照美國、新加坡等國的法律規定，劃定合理的使用標準，可以規定商標申請人提交相應的證據，證明該聲音商標已經排他性、持續性地使用了三至五年。但僅依據使用時長不能完全證明聲音商標已經通過使用獲得了顯著性，仍然需要綜合考慮其他因素進行判斷。

3.其他標準綜合認定。除了“以相關消費者區分作為首要標準”及“排他性和持續性使用作為重要標準”之外，獲得顯著性認定還有其他標準應當予以綜合考量。首先聲音的使用方式可以作為“排他性和持續性使用”的補充，獲得顯著性本質是在聲音不具備固有顯著性前提之下通過實際使用而賦予的顯著性，使用的時間可以通過相關立法規定予以量化，但是使用的方式并不能窮盡式的列舉，這就需要審查人員具體判斷個案中聲音的使用方式，以李佳琦聲音商標為例，涉及使用的方式時，應當調查其聲音是否僅在特定平臺網絡直播中使用，是否在其他媒體平臺以剪輯視頻宣傳，是否有線下實體經營場地使用等等，不同的適用場景、范圍能夠有效補充相對固定量化的使用時間標準，合理的論證聲音的實際使用所產生的影響是否達到了獲得顯著性的標準。其次聲音使用過程中的廣告宣傳力度、投入的經濟成本也可以在一定程度上補充認定獲得顯著性。