立項階段知識產權侵權風險評估方法研究

陳欣 高香珍 薛敬偉 田培

DOI：10.16660/j.cnki.1674-098X.2106-5640-9884

摘? 要：隨著中美貿易摩擦的持續，知識產權侵權訴訟以及其衍生形式知識產權許可談判開始大量涌現。知識產權保護工作關系國家安全，只有嚴格保護知識產權，才能有效保護我國自主研發的關鍵核心技術、防范化解重大風險。報告從法律環境風險、外部專利風險、競爭性風險三個維度，對科研項目立項階段的侵權風險開展研究，形成專利侵權風險評估指標體系，設計專利侵權風險評估的計算方法，根據專利侵權風險評估分值將專利侵權風險劃定為高、中、低三個等級，同時通過實際案例對專利侵權風險評估指標體系進行驗證，為決策者提供輔助決策信息，幫助確定項目的必要性和可行性，避免盲目的研發生產。報告還提出了侵權應對措施，通過加強規避設計、采取對外合作，幫助企業降低風險，提升武器裝備生產效率。

關鍵詞：立項階段? 專利侵權風險? 指標體系? 風險評估

中圖分類號：F276.3;F272.3;F273.1 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2021）06（b）-0096-05

Research on the risk assessment method of intellectual property infringement in the project approval stage

CHEN Xin? GAO Xiangzhen? XUE Jingwei? TIAN Pei

（Information Science Academy of CETC， Beijing， 100083? China）

Abstract： With the continuous Sino US trade friction， a large number of intellectual property infringement litigation and its derivative forms of intellectual property licensing negotiations began to emerge. Intellectual property protection is related to national security. Only by strictly protecting intellectual property can we effectively protect the key core technologies independently developed in China and prevent and resolve major risks. The report studies the infringement risk in the establishment stage of scientific research projects from the three dimensions of legal environment risk， external patent risk and competitive risk， forms a patent infringement risk assessment index system， designs the calculation method of patent infringement risk assessment， and classifies the patent infringement risk into high， medium and low levels according to the score of patent infringement risk assessment. At the same time， the patent infringement risk assessment index system is verified through actual cases to provide decision-makers with auxiliary decision-making information， help determine the necessity and feasibility of the project， and avoid blind R & D and production. The report also puts forward infringement countermeasures to help enterprises reduce risks and improve the production efficiency of weapons and equipment by strengthening design avoidance and foreign cooperation.

Key Words： Project approval stage; Patent infringement risk; Index system; Risk assessment

1? 背景

2021年2月1日出版的《求是》雜志發表了習近平總書記的重要文章《全面加強知識產權保護工作 激發創新活力推動構建新發展格局》，文章指出創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。當前中國經濟正在轉向以創新驅動方式為主的發展模式，同時隨著中美貿易摩擦的持續，知識產權侵權訴訟、以及其衍生形式知識產權許可談判，開始大量涌現。知識產權保護工作關系國家安全，只有嚴格保護知識產權，才能有效保護我國自主研發的關鍵核心技術、防范化解重大風險。

作為關乎國家安全的重大科研項目，特別是預研項目，在項目立項階段的專利侵權風險評估十分必要，通過評估承研單位自有研發、生產的產品侵犯他人專利權的可能性，能夠有效避免盲目的研發生產，提升武器裝備生產效率。

本文從立項階段的知識產權侵權風險視角，聚焦專利侵權風險評估方法研究，為重要科研項目的知識產權管理工作開展提供支撐。

1.1 國內研究現狀

中國鐵道科學院的王曉剛在其博士學位論文《基于全生命周期的高鐵技術知識產權風險管理研究》中提出采用基于平衡計分卡（BSC）理論和層次分析法（AHP）構建知識產權風險評估指標體系和風險評估模型，用于評價我國企業和高鐵技術所面臨的知識產權風險。該論文提出基于平衡計分卡的高鐵技術知識產權風險評估指標體系。該論文提出知識產權風險貫穿于高鐵技術的技術研發、成果保護和市場運營等全生命周期。在技術研發和成果保護階段的知識產權風險主要與技術研發現狀相關;而本身知識產權風險的存在是應有一定的法律環境為基礎條件，知識產權風險應對也是應在目標市場法律允許的前提下開展的。因此，研究認為高鐵技術知識產權風險評估指標應從專利維度（Patent）、技術維度（Technology）、市場維度（Market）和法律維度（Law）等4個維度進行設定。[1]

北京工業大學的王镠富在其碩士學位論文《面向產業鏈的企業專利侵權風險及應對方案研究》中提出產業鏈的專利侵權風險評估方法。該方法首先進行產業鏈到技術鏈的分解，文中以焊接機器人產業鏈為例進行分解。然后論文從專利申請量、專利申請人數量、專利排名靠前的企業、專利分散度、文獻相似度等維度對每項技術進行評估，最后計算綜合評估結果[2]。

朱月仙、張嫻等在《研發項目專利風險分析及預警方法研究》中將預警理論和方法引入專利風險應對策略，提出面向特定技術領域研發階段的專利風險主要包括整體技術領域的宏觀專利風險（宏觀）、各技術分支的潛在重復研發風險（中觀）、針對具體研發方案的專利侵權風險（微觀）[3]。

北京工業大學的趙海東在其碩士學位論文《A汽車公司專利風險管理的流程優化研究》中提出企業專利風險管理主要包括專利風險管理的目標達成、專利風險的動態識別、專利成果發現以及專利管理效率等方面，論文將專利風險根據層次劃分為宏觀風險和微觀風險，根據原因劃分為外源性風險、內源性風險，根據技術劃分為技術差距風險、技術差異風險、研發創新風險，根據創新周期劃分為成果保護風險、市場運用風險、綜合管理風險[4]。

1.2 國外研究現狀

西方發達國家的知識產權保護意識強，因此對知識產權侵權風險評估的研究較多，但由于西方發達國家，特別是海洋法系國家的司法體系與我國存在較大差異，直接移植到我國的法律環境中存在困難，因此下面針對兩篇具有普遍借鑒意義的論文進行分析。

Alexander I Poltorak與Paul J Lerner在他們的論文中指出專利侵權風險通常是難以精確測量和估計的，為此他們提出決策樹法來評估風險。首先羅列所有的不確定性，形成決策樹，通過決策樹的不同路徑，在其的葉子節點計算該路徑的風險概率[5]。

與此相類似，Marc B. Victor也披露了一種類似的知識產權訴訟風險評估。專利權人在決定是否要提起訴訟之前，通常面臨以下問題，這些問題可能涉及法律也可能涉及商業，包括：（1）法院將適用何種標準來確定歸責;（2）雙方的證據如何;（3）適用何種賠償計算方式;（4）雙方的專家證人說服力如何;（5）多少賠償額會被支持;（6）是否有懲罰性賠償，以及多少倍;（7）何時獲得終審判決;（8）勝訴之外是否還有其它獲益;（9）訴訟對其它下游商業的影響。Marc B. Victor同時以Razor v. Diversified Corporation的訴訟為例，分析了訴訟風險評估。原告Razor在威斯康星州東區法院起訴請求被告Diversified Corporation停止侵權，并依據既往的侵權尋求賠償[6]。

2? 立項階段知識產權侵權風險評估

2.1 立項階段知識產權侵權風險因素

根據國家標準《企業知識產權管理規范》（GB/T 29490-2013）和國軍標《裝備承制單位知識產權管理要求》（GJB 9158-2017），立項階段的知識產權管理包括：（1）分析該項目所涉及的知識產權信息，包括各關鍵技術的專利數量、地域分布和專利權人信息等;（2）通過知識產權分析及市場調研相結合，明確該產品潛在的合作伙伴和競爭對手;（3）進行知識產權風險評估，并將評估結果、防范預案作為項目立項與整體預算的依據。立項階段的風險實質上屬于決策風險，由于并沒有產出實際具體的知識產權，因此對知識產權風險的評估停留在較為宏觀的層面。

2.2 立項階段知識產權侵權風險評估指標體系

本節從法律環境風險、外部專利風險、競爭性風險3個維度，分析立項階段的侵權風險發生概率，為決策者提供輔助決策信息，幫助確定項目的必要性和可行性，并提供風險預警等。

法律環境風險指標主要從地域環境和行業環境2個二級指標來評估。其中，地域環境通過技術未來應用和銷售所處地域的知識產權保護環境的優劣來評價，美國商會（US Chamber of Commerce）全球創新政策中心發布的2019年知識產權指數研究報告《U.S. Chamber International IP Index 2019：Inspiring Tomorrow》對世界主要國家專利保護環境進行打分，報告顯示新加坡的專利保護環境居于首位;美國、英國、瑞典、法國和德國知識產權保護環境全球領先;中國的評分排在第20位，知識產權保護環境中等[7]。

行業環境指標根據國家統計局發布的《知識產權（專利）密集型產業統計分類（2019）》（國家統計局令第25號）進行評估，該分類依據《國民經濟行業分類》（GB/T 4754-2017），對其中符合知識產權（專利）密集型產業特征的有關活動進行再分類。該分類包括188個行業小類的知識產權（專利）密集型產業統計分類標準[8]。按照行業內在邏輯，將這些行業小類歸并為7個大類，31個中類。產品應用于專利密集型產業，則專利侵權風險較高。

立項階段侵權風險評估指標及評估標準具體如表1所示。

法律環境風險（A）的評估值計算公式為：A1×A2。

外部專利風險（B）的評估值計算公式為：B1+B2+B3。

對于競爭性風險（C）的評估值計算，如果C2是競爭對手及其關聯公司，則進一步計算得到C'2=C1×C2，然后計算C2或C'2/n，n為競爭對手數量。

立項階段侵權風險評估總值為：A×（B+C）。

立項階段侵權風險評估總值范圍在[1，40），風險水平為低，總值范圍在[41，70），風險水平為中，總值范圍在[71，100]，風險水平為高。

2.3 立項階段知識產權侵權風險評估案例研究

某企業計劃立項開發一種激光識別系統，該系統相較于傳統光學識別技術，該系統適用于對快速移動目標的身份識別，并且該系統無需被識別目標進行協作應答，因而能夠大幅提高識別速度。該企業需要通過對產品的侵權風險進行評估，決定是否開展后續研發，因此采用本研究的立項階段專利風險評估模型開展風險評估。

2.3.1 法律環境風險評估

地域環境風險指標：產品計劃在中國上市，中國的知識產權保護環境為中等水平，侵權風險評估值0.8分。

行業環境風險指標：產品屬于電子行業，為知識產權密集型產業，侵權風險評估值1分。

2.3.2 外部專利風險評估

（1）專利集中度。

通過專利檢索，共檢索到本項目技術領域專利申請數量為55件，排名前5的專利申請人分別為福州大學、都市電氣株式會社、上海大學、中國地質大學（武漢）、中國科學院化學研究所，除福州大學和都市電氣株式會社外，其他申請人均為1篇專利申請，排名前5的專利申請人的專利申請總數量為8件，排名前5的專利申請人的專利申請數量占本領域專利申請總數量的15%，因此該領域專利技術集中度低，侵權風險評估值為1分。

（2）現有技術可引用度。

在檢索到的本項目技術領域55件相關專利申請中，中國公開的專利數量為24件、美國為19件、世界知識產權組織為5件、韓國為3件、俄羅斯為2件。中國公開的24件相關專利中，授權專利數量為7件。

本項目的現有技術可引用度=（全球除中國以外的專利數量+中國專利除授權以外的專利數量）/中國授權專利數量=（55-24+24-7）/7=6.9。

現有技術可引用度>3，說明存在大量的現有技術可以作為現有技術抗辯的證據，因此侵權風險較低，侵權風險評估值為1分。

（3）有效專利保護范圍。

本項目通過Incopat專利檢索數據庫中的有效專利保護范圍評分對有效專利保護范圍進行評價，在檢索到的本項目技術領域7件中國授權專利中，有效專利保護范圍評分為10分的專利為2件，有效專利保護范圍評分為7分的專利為4件，有效專利保護范圍評分為6分的專利為1件。

平均保護范圍評分=（7×4+10×2+6×1）/7=7.7。有效專利保護范圍屬于中等，侵權風險評估值15分。

2.3.3 競爭性風險

（1）現有技術儲備。

某企業的有效專利數量，即現有技術儲備，為261件。本項目技術領域7件中國授權專利，分別屬于6個權利人，其中福州大學和電子科技大學的現有技術儲備最多，分別為4322件和18297件，侵權風險評估值均為1。

（2）侵權挑戰風險。

6個權利人中，2個權利人屬于某企業的競爭對手及其關聯公司，3個權利人屬于高校、1個權利人屬于科研院所，對應這3類權利人類型，獲得許可風險評估值分別為20、1、10。

綜合現有技術儲備、獲得許可風險的侵權風險評估分值，得到競爭性風險的評估值為：（0.5×20+0.5×20+1+1+1×10+1）/6=1.7。

2.3.4 總體評分

各一級指標的風險評估值如下表所示，某企業的侵權風險評估總值為法律環境風險、外部專利風險、競爭性風險的和值，侵權風險評估總值為18，侵權風險水平為低。

3? 結語

一旦評估專利侵權風險評估為高風險，應首先采取相應策略規避侵權風險，包括在產品設計之前需要提前對相關專利做出避讓，或者根據專利保護期有限以及專利地域性的特點，有效規避專利侵權風險。

一是通過規避設計，突破現有專利壁壘。從侵權判斷的角度進行分析，根據權利要求書分析專利的必要技術特征，對其進行刪減和替代，以減少侵權的可能性。專利規避設計原則是宏觀層面上的指導方針，對設計人員來說，需要具體可以實施的過程來詳細指導如何在現有專利技術基礎上進行重組和替代，開發出新的技術方案繞開現有專利的保護范圍。功能裁剪作為有效的分析工具能夠指導設計人員進行技術分析，并結合專利規避設計原則選擇合理的技術進行刪除或替代，從根本上突破現有專利的技術壟斷。

二是根據專利期限，等待屆滿后實施。我國專利法第45條規定發明專利權的期限為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年，均自申請日起計算。發明專利自申請日起20年有效，實用新型和外觀設計自申請日起10年有效，期間需交年費來維持專利，到期以后就成為無法律效力的公開技術，任何人都可以免費實施。

三是利用專利地域性特點，在專利布局外的地域實施該技術。

對于難以進行侵權規避的專利技術，可通過獲得許可、專利轉讓、交叉許可等方式，獲取專利技術使用權，降低侵權風險。

一是獲得許可。在專利技術持有者的商業化不成功的情況下，可通過許可談判可以使雙方利益最大化，建議開展獨占許可、獨家許可、普通許可等方式的商業談判，以實現互贏。

二是專利轉讓。當專利技術持有者自身并不實施或者即使實施也不能獲得預期的商業利益的情況下，可通過談判實現專利轉讓，一方面，專利技術持有者通過專利轉讓實現其技術變現。另一方面，企業實施專利技術也更有保障，可以防止第三方發生侵權行為。

三是交叉許可。當企業能成功地發起反訴，或者企業對技術方案做出改進后更容易獲得商業上的成功，但又離不開專利技術持有者的在先的專利技術時，通過交叉許可不僅能夠清除相互阻斥地位，而且可以避免昂貴的侵權訴訟、減少交易成本，使得專利實施起來更有優勢。

參考文獻

[1] 王曉剛.基于全生命周期的高鐵技術知識產權風險管理研究[D].北京：中國鐵道科學研究院，2019.

[2] 王镠富.面向產業鏈的企業專利侵權風險及應對方案研究[D].北京：北京工業大學，2019.

[3] 朱月仙，張嫻，朱敏.研發項目專利風險分析及預警方法研究[J].情報探索，2018（5）：39-45.

[4] 趙海東.A汽車公司專利風險管理的流程優化研究[D].北京：北京工業大學，2018.

[5] Poltorak A I， Lerner P J.Essentials of Intellectual Property： Law， Economics， and Strategy， 2nd Edition[M].Wiley，2011.

[6] Victor M B. Decision Tree Analysis： A Means of Reducing Litigation Uncertainty and Facilitating Good Settlements[Z].2015.

[7] 吳士權.從《全球創新指數2019》解析中國創新質量和能力（上）[J].上海質量，2019，363（11）：27-31.

[8] 知識產權（專利）密集型產業統計分類（2019）[J].中華人民共和國國務院公報，2019（22）：22-30.