我國馳名商標反淡化保護的路徑探索

付 耀

(中南大學 法學院，湖南 長沙 410083)

一、馳名商標反淡化的基本理論

(一)馳名商標淡化的含義

商標淡化的理論最早由德國以地方法院判決的形式引入，1923年，某一地方法院判決禁止被告在襪子上使用“4711”這一馳名的香水商標，隨即，另一地方法院禁止被告在刀剪上使用“ODOL”這一馳名的牙膏商標，這兩起相似的案件均是對馳名商標用于不同種類產品導致顯著性弱化、損害權利人利益的回應[1]。1927年，美國學者Frank Schechter在《哈佛法律評論》上發表《商標保護的理性基礎》，系統地提出商標淡化理論[2]，并被《蘭哈姆法》(1948年)和《聯邦反淡化法》(1996年)正式引入和明確概念：馳名商標淡化，是指沖淡和污損馳名商標顯著性的行為，并不以存在實際混淆或者混淆可能性、存在競爭或者存在實際經濟損害為前提[3]。由此，馳名商標淡化要件包括被使用的商標為馳名商標、行為人使用的商業標記和馳名商標的相同或近似、行為人使用在不相類似且無競爭關系的商品類別上、存在淡化效果這4個構成要件。由于我國目前對于“淡化的證明標準、淡化是否以混淆為前提”處于爭議之中，故在定義馳名商標淡化概念中，一定程度上規避了這些不確定因素。馳名商標淡化，是指未通過權利人許可，將與馳名商標相同或近似的文字、圖形及其組合在其他不同或不類似的商品或服務上使用，從而削弱該馳名商標的識別性和顯著性，損害、玷污其商譽的行為。

(二)馳名商標淡化的類型

國際上關于馳名商標的淡化類型有二分法和三分法，但本質都是對馳名商標顯著性和識別性的破壞。美國是二分法的典型代表，《蘭哈姆法》第43條第(c)款第1項：“根據衡平原則，具有內在顯著性或者通過使用獲得顯著性的馳名商標所有人，在商標馳名后任何時間，有權制止他人商業使用商標或商號而可能帶來的污損或者沖淡導致的馳名商標淡化行為”。即，美國將淡化行為分為沖淡和污損2種類型[4]。2006年，《商標淡化修正案》又將這2種類型更為精確地描述為“弱化”和“丑化”。弱化，即將與他人已經擁有高知名度的相同或類似的商業標記用于不同或不相似的商品類別上長期使用，從而導致馳名商標的獨特性降低，知名度下降的行為。例如，他人將用在香煙上的馳名商標“萬寶路”，長久用于服裝上，“萬寶路”的知名度會顯著下降，將“蒙牛”長期用于不相關的房地產、裝修行業，“蒙牛”的顯著性會逐漸降低。用當下的流行詞匯比喻，如果說馳名商標就是C位，商品就是選手，權利人的商品信譽良好，在公眾心中處于C位這一中心地位，當其他種類商品也進駐到這一位置時，一方面，原商品不再變得突出和易識別，盡管還是會被公眾在在這一范圍區分，但卻消耗了超出以往的時間成本；另一方面，C位這一特定位置也因為容量的擴充，相對于其他普通位置，降低了準入標準，級別檔次下降，即在公眾中的顯著性降低。商標“丑化”是相對于商標“弱化”更進一步的、更為直接的損害，即在將與馳名商標相同或類似的商標用在不相似的商品類別會導致公眾對原商品使用的抵觸心理，并對原商標產生“低俗”“惡趣味”“低廉”“不潔”等的不良評價。例如，將食品用的商標用在衛生用品上。我國在借鑒引入這一分類的基礎上，進一步探索細化，明確了“弱化”“丑化”之外的第3種馳名商標淡化形式——“退化”，即他人的不當使用造成馳名商標成為商品的通用名稱，通常表現為故意以曲解的形式演繹為一種概念，例如把“摩托羅拉”解釋為手機，把“氟利昂”解釋為制冷劑。綜上，我國商標淡化類型包括弱化、丑化與退化。

二、我國馳名商標反淡化保護的現狀

(一)理論焦點：淡化理論是否以混淆理論為前提

近年來，學界和司法界對于馳名商標反淡化保護的理論基礎紛紛進行了分析總結，并圍繞“淡化”是否以“混淆”為前提這一核心問題積極展開討論。鄧宏光提出，淡化理論、混淆理論是兩種相互聯系而又相互區別的商標保護理論，混淆理論強調商標的交流工具的屬性，而淡化理論強調商標的品牌價值和財產屬性，兩者平起平坐，淡化的成立無需以混淆為前提[5]。李友根提出，商標淡化不會造成消費者混淆，也不構成商標侵權，但最終給權利人帶來的損害與行為人利用商譽搭便車的行為確有因果關系，而混淆理論以及傳統商標法律制度難以有效地保護馳名商標所有人更為長遠、根本的利益。因此，還需要引入淡化理論解決問題[6]。張冬梅認為，淡化理論是對混淆理論的補充和發展，是混淆理論發展到一定階段的產物[7]。黃匯進一步說明，現實生活中關于淡化保護是否以混淆為前提的考量，重點在于辨析“淡化侵權”與“間接混淆”的關系。相對于直接混淆，間接混淆不會造成消費者的直接誤認，而是發生于沒有競爭關系但會引起消費者認為兩者之間存在贊助、關聯關系等聯系的權利主體之間。他認為，淡化與間接混淆是兩種獨立并行的行為，二者損害的顯著性側面不同，后者損害出處顯著性，前者損害區分顯著性。相應地，基于淡化理論和混淆理論分別給予的產品保護范圍、保護側重點、權益擴展程度亦不相同[8]。

綜合以上觀點，學界關于混淆理論與淡化理論之間的關系基本達成一致，即淡化保護不以混淆理論為前提，有其獨立運行的空間。筆者認為，首先，從侵權的角度而言，相關公眾看到一個商標時，立即會聯想到之前就熟悉的一個馳名商標，即使相關公眾能夠清楚地意識到該商標并非由馳名商標所有權人使用或者授權使用，但只要這種聯想的長期后果會破壞消費者心中馳名商標與商品服務的特定來源之間的獨一無二的聯系，或者貶損馳名商標所代表的品味與聲譽，導致馳名商標對相關公眾吸引力降低或價值受到損害，他人使用該商標的行為也應當被制止，這應當是沒有爭議的。其次，從理論根據上來說，正確理解二者兩種理論的內涵才是對號入座的關鍵。混淆理論與淡化理論有許多共性與差異。在共性方面，兩者均是用來保護商標、在認定商標侵權時使用的辦法，他們都可以在一定程度上保護商標本身以及商標背后所承載的商譽。然而，二者的差異也是非常顯著的。商標混淆指向消費者，他們認為相同或有細微差異的多個標識來源于同一處或者有聯系的同一族，即“多對一”；商標淡化指向權力主體，一個馳名的標識被用于多種來源，即“一對多”。也有學者把混淆與淡化之間的區別形象地比喻為“同義詞”與“多義詞”[9]。另外，不同于普通商標的侵權認定，反淡化原理僅能用在馳名商標上，混淆理論保護的是商標識別功能，而反淡化原理保護的是商標的表彰與廣告功能，在非權利人使用馳名商標時，就會淡化或者切斷該商標與商標所有人之間唯一的聯系。

(二)司法爭議：淡化理論能否作為裁判的依據

本研究借鑒李友根學者在100份馳名商標案件判決書中的法官對淡化理論的解讀與論證情況[6]，歸納了司法界關于我國是否引入淡化理論以及如何引入大致有以下幾種意見。

一是直接認定權利主體擁有對其馳名商標“反淡化”的權利，直接將淡化一詞運用于裁判之中。顯然，根據權利法定，我國并沒有專門規定賦予商標權人“反淡化”這一權利，于法無據。

二是明確區分“混淆行為”與“淡化行為”分別屬于不同種類的獨立的侵權行為，并在判決中直接將淡化理論作為裁判的依據進行論證。和第一種意見問題一致，我國《商標法》“第五十七條”第一款、第二款和“第十三條”第二款僅規定了由混淆引發的侵權行為，而“第十三條”第三款關于馳名商標跨類保護的規定是否視為引入“反淡化因子”的規定，仍有待商榷。因此，與淡化相對應的侵權行為類別是否存在是存疑的，直接在判決中規定一種新型侵權行為，依據不足。

三是采用連續推導的方式，將“淡化”等同“誤導”，而“誤導”等同“混淆”，得出“淡化”等同“混淆”的結論。在司法判決中，一般采用混淆理論說理論證，或者直接援引混淆侵權的法律規范直接得出侵權賠償的裁判結果。顯然，這一推導的邏輯嚴密性不足，不同情境下的連續推理錯誤地擴展了“混淆”一詞的含義，同時也忽略了“淡化”的真正內涵。大多數情況下，淡化并不會導致消費者誤導、誤認，反過來，造成消費者誤認并不一定降低馳名商標在消費者心中的形象定位。另外，裁判說理并未清晰闡釋為什么在不同或不相似的商品上使用馳名商標會導致誤認、產生聯想，會出現馳名商標顯著性下降的情形，會給權利主體的利益造成何種損害，僵硬地援引法律條文、闡述事實從而得出結論，這樣的演繹推理最多可以完成外部證成，內部證成卻存在很大的瑕疵，說服力不強。

四是將淡化理論作為混淆理論的發展與補充。采用學界的多數理論觀點，明確淡化理論的內涵，并直接運用淡化理論說理論證。盡管近年來，理論界的研究成果對司法判案具有一定的指導影響，越來越多的法官嘗試將學者的觀點融入判決論證中，理論與實踐越來越緊密結合。然而，將理論直接作為裁判依據存在很大非議，大前提形式不當。2009年，最高人民法院出臺《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，其中“第九條”正式引入了反淡化制度，使得大前提形式正當化，這是我國反淡化保護的制度進步。然而，在令人欣慰的同時，引入反淡化因子的司法解釋與不曾體現淡化理論的商標法規定之間的法理沖突又成為了法官裁判的障礙。若跨不過立法沖突的大石，則司法解釋形同虛設。若能將司法解釋的實踐成果上升至商標法條文，必將大范圍地解決混淆理論的不足，以解決馳名商標跨類保護引發的商標顯著性下降、權利人利益受損的問題，并消除上述“制度錯位”“裁判錯位”的爭議。

綜合來看，不論是保守主義還是激進主義，都有其自身無法克服的缺陷，需要在利益平衡最大化的基礎上，選擇其中一種更新優化的制度為我國馳名商標反淡化保護保駕護航。

三、反淡化理論適用的合理性分析

(一)正面探討

1.為馳名商標提供反淡化保護符合國際趨勢

WIPO《關于馳名商標保護規定的聯合建議》中確定了馳名商標的保護范圍：成員國應保護馳名商標不受沖突標識、商業標識和域名的侵害。其中，對“沖突標識”的界定是容易導致與馳名商標混淆的，聯想、弱化馳名商標顯著性以及不正當地利用馳名商標顯著性的行為。美國在繼《蘭哈姆法》《州商標示范法》提及對馳名商標淡化的保護后，更是專門制定《聯邦反淡化法》，并于2006年通過《商標淡化修正案》，明確了商標淡化的2種類型，即弱化和丑化，規定淡化的證明標準為“淡化的可能性”而非“實際的淡化”。歐共體法院早已通過判例的形式規定了對聲譽商標的擴大保護，具體體現在歐共體《一號指令》第5條(2)中，針對無正當理由在不同或不相似的商品或服務上利用在成員國享有聲譽的商標的顯著性不當得利、牟利從而給權利人造成損失的情形，賦予權利人禁止權。此處聲譽商標即反射了馳名商標的內涵，聲譽商標權利人的禁止權相當于馳名商標權人的反淡化權。另外，歐美各國關于反淡化制度的實踐，大致遵循著“傳統混淆制度的運用——傳統制度暴露問題——為解決問題和解釋不良現象提出淡化新理論——新理論以地方判例的形式被逐漸接納運用——最高院頒布司法解釋統一淡化新理論的適用標準——司法解釋的普遍適用和成熟實踐推動立法的確立和修訂”，最終實現社會問題的解決和制度的進步。只是在這一變遷過程中，美國在判例出現后，首先以聯邦內各州立法先行先試總結經驗，最終推動最高院司法判例的適用。這些經歷都為我國實現制度變遷提供了參考模式。我國對于反淡化制度的研究止步于最高院頒布的司法解釋，目前處于與沒有“反淡化因子”的商標法規定不協調的尷尬境地，有待一鼓作氣大膽實踐，總結淡化理論在大量案例中的適用經驗，爭取在第五次《商標法》修訂時，將反淡化制度正式引入商標法條文中，實現立法與司法解釋的配套銜接。

2.馳名商標的功能已經不止于一般商標所發揮的識別功能

根據前文論述，馳名商標淡化的實質就是，表面上的無關使用，實際上會破壞商標同初始商品或服務的自我聯系，破壞商標同廣告創造的有利形象的聯系，最終損害商標的銷售力。商標淡化是著名商標標示商品或者服務能力的減少，而不論是否存在混淆的可能性或競爭關系，混淆導致直接的損害，淡化則是一種感染，如果任其發展，最終必然破壞商標的廣告價值，降低對公眾的吸引力。尤其是在互聯網發達、人類生活節奏顯著加快的現代，隨著企業競爭的日趨激烈，消費者有更大的選擇商品和服務的空間，而培育馳名商標所投入的宣傳力度、所涉及的銷售地域以及產品質量的保障逐步培養起相關公眾的品牌忠誠度，商標顯著性地增強凝聚了企業的文化象征。商標的廣告價值成了淡化理論的來源和基礎，并隨著這一價值的不斷展現，理論基礎不斷強大[2]。在馳名商標權人沒有察覺的情況下，間接隱蔽地削弱顯著性，長期地侵蝕廣告價值，將給權利主體造成無法彌補的財產損失。因此，為了使得商標功能與時俱進，為了保護權利人的利益，對于馳名商標的保護也應從禁止混淆過渡到禁止聯想，將淡化理論作為混淆理論的補充和發展。

3.為馳名商標提供反淡化保護有利于促進公平自由競爭

馳名商標的反淡化理論反對其他競爭對手弱化、丑化、退化其馳名商標的不正當行為，拒絕未經同意的搭便車和利益捆綁，鼓勵市場主體公平競爭，尊重他人的智力成果并創造屬于自己的個性品牌。對于權利主體而言，反淡化理論可以在合理范圍內擴大對權利人的保護，為權利人實施品牌延申策略，謀取利益最大化提供保障。對于其他競爭主體而言，反淡化理論可以為其制定營銷計劃打好預防針，避免踩入馳名商標保護范圍的誤區，鼓勵其積極發掘其他資源創新品牌和凝聚企業文化。總之，馳名商標反淡化保護有利于營造良好的營商環境，實現法律所追求的秩序與正義目標。

(二)反面論證

學界不乏反對我國引入反淡化理論的學者，筆者借此從反面闡釋自己的觀點。孫國瑞提出，其一，適用反淡化原理會加劇我國馳名商標的異化、神化，浪費司法資源；其二，會過分擴大所有人的權利，降低權利人的舉證難度從而降低商標侵權的門檻，不利于市場公平競爭；其三，對擁有馳名商標的大企業予以接近完全物化的保護會進一步壓縮中小企業的生存空間，阻礙其參與國際競爭，因此，我國商標法不適用反淡化原理[10]。李揚認為，以淡化理論作為保護基礎的馳名商標的實際保護狀況表明，馳名商標的知名度不僅跨于近似商標和類似商品上，而且跨于其不同也不相似的商品上，事實上已經使馳名商標的保護物權化，不適當擴大了馳名商標的保護范圍，極大地妨礙了他人選擇和適用商標的自由[11]。鄧宏光認為基于立法與司法解釋的不協調，淡化理論沒有適用的合法依據，加之，理論上我國淡化制度體系不健全，實踐中缺乏能夠適用該制度的本土化品牌，因此反淡化制度應當緩行[5]。

實際上，司法實踐中“杏花村商標異議復審案”已明確了馳名商標跨類保護并非全類保護，而是限制在其必要性范圍內。該案中原告山西杏花村集團將“杏花村”商標核定使用在第33類商品即“白酒”類別上，被異議人安徽杏花村集團申請將相似商標注冊使用在第31類，即“樹木、谷類，釀酒麥芽”類別上。北京高院最終審理認為安徽杏花村集團在“樹木”“谷類”類別上的適用不會對消費者造成混淆，也不會減弱引證商標的顯著性，因此對于權利人在這兩種類別上沒有跨類保護的需要(參見(2010)高行終字第1118號案件判決)。

因此，筆者認為，對于馳名商標物權化的擔心其實更大程度上局限于理論層面，司法實踐中出現了很多類似“杏花村”案件中對于已注冊馳名商標跨類保護而又非全類保護的裁判典例，通常會通過個案認定，實際考察，并結合最高院司法解釋“第九條”中“誤導公眾，使得馳名商標人的利益因此受到損害”來解決這一物權化導向難題。加之，《商標法》第四次修改，更加強調商標的使用行為，對于一些企業跨類太多，甚至全類保護注冊的行為，往往也伴隨著一些非主要類別的商標注冊卻不使用的行為，最終有被撤銷和宣告無效的風險，從而起到一個對物權化現象的規制作用。此外，為適應社會的發展，解決法律時效性問題，滿足司法中法官論證的迫切需要，對法學理論的運用，應當盡可能依附于現行的制度規范，充分利用制度所提供的可能解釋空間，對商標法第十三條適當擴大解釋是必要且可行的。隨著近年來商標淡化行為的規制越來越走上正軌，衍生了很多本土化的品牌，相較10年前，反淡化制度已經有了很大的進步并逐步健全，反淡化理論有其運行空間。

四、反淡化保護的路徑探索

各國關于馳名商標保護的理論有多種，包括狹義混淆理論、含有聯想在內的廣義混淆理論、反淡化理論、反不正當競爭保護理論，其中圍繞近年來爭議最多的反淡化理論，還衍生出了以反淡化為為核心的制定專門的反淡化法保護、通過反不正當競爭法使得馳名商標免于被淡化、通過商標保護或歸入馳名商標保護范圍內進行保護以及在司法判例中使用反淡化理論。因此，對于商標淡化行為的規制模式有必要探索明確。

首先，關于立法模式。學界較為統一的觀點是沒有必要模仿美國制定一部專門的反淡化法，禁止混淆仍然是當前的主要任務。盡管我國商標保護的水平得到了大幅度提升，但我國還處于市場經濟向高質量發展的轉型階段而非發達階段，遵循我國現有的立法體例在商標法中予以明確即可，筆者贊同這一觀點。其次，關于條文布局。鑒于未注冊馳名商標系沒有注冊的商標，現行《商標法》“第七章”的標題“注冊商標專用權的保護”將無法涵蓋、規范未注冊馳名商標的保護問題，建議新增章節專門規范，或者將本章標題改為“商標專用權的保護”，在本章的最后增加對未注冊馳名商標進行保護的規定[12]。再次，關于行為認定標準。應當根據顯著性和知名度不同，對弱化、丑化和退化行為建立不同的認定標準，其中弱化和退化對商標的知名度有更高的要求，而丑化只要能確定行為是針對某一馳名商標即可。最后，關于責任規制。在形式上，商標法完整地規制了商標侵權行為，但沒有明確商標淡化的概念和侵權表現形式，有必要對淡化侵權與商標侵權進行規定整合，而不是將淡化侵權長期割裂規制在司法解釋中。在內容上，我國先行司法實踐中，對于未注冊馳名商標的侵害，人民法院除適用停止侵害的民事責任外，判決被告承擔損害賠償等民事責任的情形也是存在的。雖然這在一定程度上彌補了對未注冊馳名商標損害賠償規定的缺失，但仍需在立法層面加以固化，滿足正當性。

總之，對新制度接納的過程是一個漫長的過程，為解決僅憑混淆理論難以全方位保護商標權人利益的難題，結合我國國情，應對反淡化制度本身作進一步完善和對外部環境作進一步塑造，營造出適合該制度運行的市場氛圍和文化氛圍，才能更好地體現立法價值和商業需求。