捐獻原則視角下專利的“清楚、完整”問題

胡充寒， 向 勇

（廣東外語外貿大學法學院，廣東廣州510000）

一、引言

《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）的第二十六條第三款規(guī)定:“說明書應當對發(fā)明或者實用新型做出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準；必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術要點。”專利的說明書應該滿足“清楚、完整”要求，這同時也是對已授權專利做出無效決定的法定依據(jù)。專利制度立足于保護私權，“清楚、完整”要求能夠提高公眾領域與私權界限的確定性。但是，“清楚、完整”要求在使用中出現(xiàn)了標準不明確、內涵不穩(wěn)定的問題。

二、“清楚、完整”要求的立法及使用現(xiàn)狀

（一）我國“清楚、完整”要求的立法現(xiàn)狀

我國的專利申請包括說明書摘要、摘要附圖、權利要求書、說明書、說明書附圖五部分主體文件。《專利法》第二十六條第三款的“清楚、完整”要求是針對說明書、說明書附圖的要求。“清楚”在漢語中解釋為:（1）易了解和辨認；（2）明白無誤、不含混；（3）透徹有條理。“完整”在漢語中解釋為具有或保持著應有的部分，沒有損壞或殘缺。從字面上理解“清楚、完整”要求，是指專利說明書記載專利技術方案，應該明白無誤地、透徹地、不缺失地記載實施技術方案所應有的內容。《專利法》第二十六條第四款強調權利要求書應該滿足“清楚”要求，側重于權利要求書能夠得到說明書的支持，本文不涉及“權利要求書清楚”的問題。

2020年9月10日，最高人民法院做出了《關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》（以下簡稱規(guī)定），規(guī)定第六條指出:“……應當認定說明書及與該特定技術內容相關的權利要求不符合《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定：（一）權利要求限定的技術方案不能實施的；（二）實施權利要求限定的技術方案不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題的；（三）確認權利要求限定的技術方案能夠解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題，需要付出過度勞動的。”這是第一次在司法解釋中對“清楚、完整”要求做出具體規(guī)定。其中也規(guī)定了“過度勞動”標準來確定是否達到“清楚、完整”要求，這與美國專利法的“過度實驗”用語相似，但是還要看其在具體案件中如何施行[1]。

但是，“清楚、完整”要求在《專利法》《專利審查指南》中卻存在規(guī)定不明確的問題。在《專利法》《專利審查指南》中，“清楚、完整”要求的具體規(guī)定常常與“能夠實現(xiàn)”“本領域技術人員（或者所屬技術領域的技術人員）”“充分公開”一起出現(xiàn)。《專利法》中規(guī)定，“清楚、完整”要求的檢驗標準是“以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準”。這也是相關的司法案例中，在使用“清楚、完整”要求時與“能夠實現(xiàn)”常常混用的原因。在《專利審查指南》第二部分第二章第二節(jié)中，更是在“清楚、完整”要求中使用了“能夠實現(xiàn)”“本領域技術人員”對“清楚、完整”要求進行衡量。TRIPs協(xié)定下各成員國的專利審查指南也與專利立法、司法實踐保持一致，都以“本領域技術人員”為專利充分公開的判斷主體，然而，在實務中，“本領域技術人員”的內涵已經(jīng)較為復雜[2]。期待依據(jù)“本領域技術人員”判斷專利是否符合“清楚、完整”要求時，“清楚、完整”的要求具體需要建立在一個模糊的“本領域技術人員”判斷標準上，這勢必對“清楚、完整”要求的執(zhí)行產生不利影響。專利法的規(guī)定導致了對“清楚、完整”要求的內涵認識不足，相應的審查指南中對“清楚、完整”要求的使用也不統(tǒng)一，這也是導致“清楚、完整”要求在專利審查和司法實踐中使用不夠明確的根本原因。

（二）“清楚、完整”要求在使用中的問題

1.在專利審查中被不當使用

專利代理實務中，關于“清楚、完整”要求的討論引人注目。現(xiàn)有的專利申請中，對技術特征進行簡單拼湊、編造得到技術方案的專利申請案存在較多，其技術特征難以通過有機結合成一個可以實施的技術方案，這類專利申請案很有可能也屬于不符合充分公開要求的專利申請案①。由于在機械領域、化學領域極易實現(xiàn)技術特征的簡單拼湊或者編造，所以，“低質量申請”也往往發(fā)生在這些領域②。對于“低質量申請”，例如通過虛構、編造實現(xiàn)的技術方案，最高人民法院也在相關解釋中規(guī)定，“當事人有證據(jù)證明專利申請人、專利權人違反誠實信用原則，虛構、編造說明書及附圖中的具體實施方式、技術效果以及數(shù)據(jù)、圖表等有關技術內容，并據(jù)此主張相關權利要求不符合專利法有關規(guī)定的，人民法院應予支持”[3]，表明了在司法實踐中對其有針對性的處理意見。同時，這一現(xiàn)象反映在專利代理實務中，專利申請人、專利代理師遇到了大量以不滿足“清楚、完整”要求為由駁回的專利申請案，且以“清楚、完整”要求為理由出具的審查意見難以通過答復審查意見獲得授權。分析這類情況，“清楚、完整”要求成了一個駁回申請案的常用條款③。其具體表現(xiàn)為審查員下達關于專利具體技術細節(jié)沒有公開的審查意見，但是專利申請人、專利代理師認為相關技術細節(jié)是不言自明或者是與專利是否符合“清楚、完整”要求是無關的。專利申請方常常處于弱勢地位，且專利申請方一般難以通過答復審查意見獲得授權。

在專利審查中，有通過利用“清楚、完整”要求對“低質量申請”進行打擊的傾向，確實能立竿見影地減少低質量申請，但是，也帶來了負面影響。在此背景下，專利代理實務中發(fā)展出了一些不成文的“撰寫規(guī)則”。例如，機械領域的專利代理師總結，“傳感器必須寫明型號”“電路模塊必須寫明電路結構”才能滿足“清楚、完整”要求。然而，這些要求在2010年《專利審查指南》中并沒有規(guī)定。以此種審查方式?jīng)Q定專利的公開標準是否被滿足，其結果是增加了專利撰寫中對專利公開標準把握的難度和不確定性，使得“清楚、完整”要求的內涵更加模糊。

“清楚、完整”要求的不當使用有以下危害：（1）不利于專利審查指南、法律法規(guī)的完善；（2）不利于明確專利申請文件的撰寫標準，不利于專利代理行業(yè)的健康發(fā)展；（3）不利于在專利審查中保護專利申請人的信賴利益；（4）運用不公開的審查標準對“低質量申請”規(guī)制，不能從根本上減少“低質量申請”，卻增加了審查標準的模糊性。

2.不同法院對“清楚、完整”要求異化使用

在司法實踐中存在很多與“清楚、完整”要求相關的判決，其在具體使用中的標準不一。著名的案例是“小i機器人訴蘋果公司”案，該侵權訴訟案的涉案專利有效性在《專利法》第二十六條第三款下審查時，涉案專利的有效性在復審程序中得到了和法院相反的結論，最終最高人民法院2020年3月27日做出了維持專利權有效的判決[4]。可見，即使是這種具有高關注度的案件，也存在著在復審程序和不同法院中對“清楚、完整”要求的適用情況各不相同的現(xiàn)象。

各個法院對“清楚、完整”要求的理解和使用差異較大。例如，在上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司與國家知識產權局行政糾紛案④中，法院直接指出涉案專利不符合“能夠實現(xiàn)”的標準，并未指出不符合“清楚、完整”要求。在宋德伍與國家知識產權局行政糾紛案⑤、江蘇煤化工程研究設計院有限公司與專利復審委員會行政糾紛案⑥中，法院則直接指出了涉案專利不符合“清楚、完整”要求；在美國微芯科技公司相關的行政糾紛案⑦中，法院也持類似主張。從以上案例看出法院在使用“清楚、完整”要求時，這兩個標準的內容是有所區(qū)別的，兩者沒有被理解成前提和結論的關系。由于《專利法》第二十六條第三款中同時有“能夠實現(xiàn)”標準與“清楚、完整”要求，在學界中對兩者的關系仍存在爭議。但是在TRIPs協(xié)定下，“使能夠（實現(xiàn)）”標準是專利公開的唯一強制性條約義務，我國專利法也做出了類似的規(guī)定[1]。因此，在專利法的規(guī)定中，“能夠實現(xiàn)”更容易被解釋為對“清楚、完整”要求檢驗的標準。

可以發(fā)現(xiàn)，“清楚、完整”要求在司法實踐中的使用與專利法的規(guī)定之間發(fā)生了異化。相關的判決中反映了“清楚、完整”要求標準不清、說理邏輯不統(tǒng)一的現(xiàn)象，相關判決也并未起到明確指引的積極作用。因此，還需要加強對“清楚、完整”要求內涵的明確和統(tǒng)一，同時，在司法實踐中也需要探求對“清楚、完整”要求標準的統(tǒng)一。

三、捐獻視角下的捐獻原則與“清楚、完整”要求

（一）捐獻視角下的“清楚、完整”要求

從捐獻視角看對專利技術方案的保護，專利申請人所面臨的情況有以下幾種:（1）技術方案的公開不滿足“清楚、完整”要求，技術信息失去專利保護，技術方案信息相當于捐獻到了公眾領域中；（2）技術方案在說明書中滿足“清楚、完整”要求但是未在權利要求中要求專利保護，技術信息不會得到專利保護，技術信息相當于捐獻到了公眾領域中；（3）技術方案的公開滿足“清楚、完整”要求，并且在權利要求書中也要求專利保護，一定期限內技術方案將得到專利保護，專利的技術信息在專利失效后也會進入到公眾領域中，也相當于專利技術信息捐獻到了公眾領域中。對技術信息采用專利保護和商業(yè)秘密保護，區(qū)別在于專利技術信息是否最終捐獻到了公眾領域中。

從對專利技術信息的“占有”角度分析，“清楚、完整”要求表明申請人對專利技術的“占有”。美國專利法的“書面描述（written description）”要求中，其核心問題也在于申請人需要表明對專利技術信息的“占有”。只有以專利申請人對專利技術信息的真實“占有”為前提，才涉及專利申請人對專利技術信息的處分權，即獲得專利保護或者捐獻到公眾領域中。

（二）捐獻視角下的捐獻原則

探尋捐獻原則的起源，其最早在美國的再頒申請（Reissue）專利制度相關案件中使用，在此后的判例中又被延伸使用為對等同原則的限制規(guī)則。再頒申請專利制度⑧，是指在專利授權之后申請人想再次修改申請文件時，申請人可以擴大或縮小權利要求的保護范圍以及修改說明書中的明顯錯誤。在Millr v.Brass Co案⑨和Mahn v.Harwood案⑩中，首次出現(xiàn)了關于“捐獻原則”的論述。在Millrv.Brass Co案中，涉案專利在授權公布15年之后，專利權人依據(jù)再頒申請專利制度再次提出專利授權請求，再次申請時權利人在權利要求書中要求保護在初次授權版本中提出但未寫入權利要求書中的技術方案，法官根據(jù)案情提出了捐獻原則，并據(jù)此駁回了專利權人的請求。該案中法官指出，本案中如果給予初次申請時未要求保護的技術方案以專利保護，是對再頒申請專利制度錯誤的理解和使用，如果將這一技術方案進行保護將過于寬容申請人的“疏忽大意”，申請人只有及時地提出更正請求才是符合常理的。在Mahn v.Harwood案中，也涉及再頒申請的效力問題，申請人同樣要求保護在說明書中公開但未寫入權利要求中的技術方案，法院引用了Millr v.Brass Co案并進行了更深入的論述。該案中法院指出，專利公開的時間越久，專利說明書內容的傳播越廣，這時更要保護公眾的信賴利益，專利權利要求書是申請人與社會公眾之間的權利公告書。

在美國司法實踐后來的判例中，捐獻原則通過發(fā)展被應用到了侵權判定中的字面侵權和等同原則的使用中。捐獻原則可以解釋為申請人對專利權的放棄，如果專利權人在先前的申請中對技術方案進行了公開，表明這一申請中的技術方案已經(jīng)被申請人放棄，這可以理解為進入了公有領域，為現(xiàn)有技術的一部分。2001年，北京市高級人民法院第一次引入侵權判定中的捐獻原則；2009年，最高人民法院在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第五條規(guī)定，僅記載在專利說明書及附圖中而未反映在專利權利要求書中的技術方案，不能納入專利權保護范圍，確立了我國侵權判定中使用的捐獻原則。

從歷史發(fā)展來看，捐獻原則從再頒申請制度發(fā)展到了侵權判定程序中，并在實務界和學界中得到了廣泛認可，從捐獻視角能夠清楚地解釋捐獻原則。從捐獻視角也可以用來解釋現(xiàn)有技術：專利申請經(jīng)過審查授權后，被判定為“捐獻”的部分成為現(xiàn)有技術。美國學者Boalick認為，從美國專利制度的改革進程來看，相比于嘗試從新的角度來對專利制度改革，不妨嘗試從現(xiàn)有的制度寶庫中探尋對專利制度的改革方向[5]。本文認為，可以嘗試從捐獻原則的“捐獻”視角幫助解決“清楚、完整”要求中的問題。

（三）“清楚、完整”要求關聯(lián)于捐獻原則

捐獻原則考察的對象是與專利技術信息相關的排他性權利，這種排他性權利以說明書中的專利技術信息為基礎。捐獻原則與“清楚、完整”要求有以下幾個關聯(lián)之處：

1.兩者考察范圍相同，均考察說明書的字面含義。捐獻原則中“捐獻”給社會公眾的排他權利，是僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案。該種特定化的描述包括字面意義上的特定化的描述，即字面上已經(jīng)作為一種替代方案在說明書中予以明確記載11。“清楚、完整”要求所針對的也是說明書及說明書附圖中明確記載的內容。

2.捐獻原則的適用以考察“清楚、完整”要求為前提。在專利審查中，未達到充分公開標準的說明書中的技術內容，如果未記載到權利要求書中，專利審查員依據(jù)捐獻原則的原理對其不予審查[6]。不同的是，司法實踐中適用捐獻原則判定專利權能不能得到保護時，首先需要判斷專利權人是否對專利技術實質地“占有”，即是否滿足“清楚、完整”要求。可見，捐獻原則與“清楚、完整”要求均有助于在權利人與公眾領域之間劃定一個更明確的技術信息貢獻的邊界。

3.兩者均有助于提高專利質量。低質量的專利申請往往利用不明確的專利審查標準，傾向于利用這些不明確的標準達到專利授權的目的。然而，通過這些方式達到授權目的的專利并不一定能通過無效程序中“清楚、完整”要求的考驗，也不能在侵權程序中達到維護專利申請人權益的目的。專利在侵權訴訟中要得到保護，前提是專利需要維持有效。

四、借鑒捐獻原則完善“清楚、完整”要求的具體標準

（一）完善“清楚、完整”要求的法律規(guī)定

嘗試從捐獻視角表達“清楚、完整”要求的內涵，“清楚、完整”要求可以表述為：申請人清楚、完整地表達技術方案以向公眾捐獻技術情報，作為回報，申請人才有可能要求獲得公眾對技術信息相應的排他權利的保護。這一表述表明，捐獻專利技術的情報信息是使其獲得專利權保護的前置條件，“清楚、完整”要求是達到這一前置條件的具體標準。申請人“清楚、完整”地向公眾捐獻了什么技術方案的信息，申請人才能向公眾要求保護什么技術方案。相比于將“清楚、完整”要求與“能夠實現(xiàn)”“本領域技術人員（或者所屬技術領域的技術人員）”“充分公開”混用，導致“清楚、完整”要求標準的模糊，從捐獻原則視角完善“清楚、完整”要求，立足于專利的捐獻專利技術的情報信息功能，有助于明確“清楚、完整”要求的標準。從捐獻視角理解“清楚、完整”要求，不僅從理論上使得“清楚、完整”要求的內涵更加明確，更重要的是，可以借鑒司法實踐中源源不斷的、與捐獻原則相關的判例來統(tǒng)一“清楚、完整”要求的具體標準，并可以通過司法解釋的形式將這些標準明確。

（二）從捐獻原則的司法實踐完善“清楚、完整”要求

“清楚、完整”要求的審查主要發(fā)生在專利復審和無效審理部中的無效程序中，對無效決定不服的，可以向法院起訴。在實踐中，專利復審和無效審理部的決定與法院的判決結果容易出現(xiàn)不一致的情況[4]。捐獻原則的適用發(fā)生在專利侵權程序中，做出相關的捐獻原則判斷的主體只有法院，捐獻原則的標準統(tǒng)一更為容易，需要解決問題的是不同法院之間捐獻原則判斷標準的統(tǒng)一。所以，在具體案例中，借鑒捐獻原則在司法實踐中的判斷標準對“清楚、完整”要求的標準從判斷尺度、類案分析上加強，有助于“清楚、完整”要求的明確和統(tǒng)一。由于法院判決書更加公開，對“清楚、完整”要求的明確也更加公正權威。

捐獻原則的使用在司法實踐中案例較多，例如美國的司法實踐，在2004年的PSCComputer Prods.Inc.訴Foxconn international和Hon Hai Precision Industry案12中確立了適用捐獻原則的限制條件：技術特征信息披露必須足夠特定化。即若專利說明書只是披露了類概念，并不意味著此概念下的所有屬概念都捐獻給了社會。這里，捐獻原則就對類概念的披露程度做出了具體的要求，可以將捐獻原則中的技術概念的上位、下位標準，合理地引入到“清楚、完整”要求的判斷標準中。

在我國的案例中，也可做出類似總結。例如，在孫希賢等侵害實用新型專利權糾紛案13中法院指出，在涉案專利的說明書中的“一體成型”與“用模具直接成型制成基體”對比時，對“一體成型”與“用模具直接成型制成基體”做了相同理解。其實是“用模具直接成型制成基體”屬于“一體成型”的一種具體方式，但是“用模具直接成型制成基體”卻不能理解成“分體成型”的含義。在本案中，對捐獻原則進行判定時，利用了被訴侵權產品的技術方案概念為涉案專利捐獻的技術方案概念的下位概念之一，而非緊摳字面意思來判斷是否符合捐獻原則。借此可以明確，在其他專利中使用“一體成型”技術，對于“一體成型”的相關技術內容達到前述涉案專利的公開標準，即達到了“清楚、完整”要求的標準。在青島漢尚電器有限公司上訴圖們惠人電子有限公司等侵害發(fā)明專利權糾紛案14中，涉案專利說明書解釋該部分權利要求時將“導向爪”記載為“圓形導向爪”，法院認為涉案專利權利要求中的“導向爪”和說明書中的“圓形導向爪”是上位概念和下位概念的關系，后者是對前者的具體化，并不存在捐獻原則所涉及的情況。因此，被控侵權產品含有涉案專利權利要求中“導向爪”的技術特征。借此也可以明確，在其他專利中使用“圓形導向爪”相關技術時，只要“圓形導向爪”的相關技術內容達到了前述涉案專利的公開標準，即達到了“清楚、完整”要求的標準。

對不同領域涉及捐獻原則的相關判決書進行歸納，就能夠得到更加具體的、內容豐富的“清楚、完整”要求的標準。這相比于從審查實踐中總結出類似“傳感器元器件必須寫明型號”滿足“清楚、完整”要求的總結，更有助于提高“清楚、完整”要求的穩(wěn)定和統(tǒng)一。

五、結論

本文從專利法、審查指南的具體使用、司法實踐入手，認為需要更清楚地認識“清楚、完整”要求的內涵。“捐獻”問題是“清楚、完整”要求的核心。從“捐獻”視角下的捐獻原則出發(fā)，可以為“清楚、完整”要求提供更為明確、操作性更強的標準，能夠提高“清楚、完整”要求標準的公開透明度，也能夠豐富“清楚、完整”要求的內容。接下來，可以從捐獻原則出發(fā)，通過對司法實踐中不同領域的案例進行歸納，總結出不同技術領域的專利說明書的“清楚、完整”要求，以提高專利質量。

注釋：

①《專利審查指南》第二部分第二章第二節(jié)“2.2.6具體實施方式”規(guī)定，對于產品的發(fā)明或者實用新型，實施方式或者實施例應當描述產品的機械構成、電路構成或者化學成分，說明組成產品的各部分之間的相互關系。對于可動作的產品，只描述其構成不能使所屬技術領域的技術人員理解和實現(xiàn)發(fā)明或者實用新型時，還應當說明其動作過程或者操作步驟，可見各技術特征之間需要的相互關系是專利的技術方案必須明確的。

②全國中華代理人協(xié)會做出的全專協(xié)處字〔2019〕第006號處罰決定中，該處罰決定書中指出“……設備的基本結構完全一致，所植入的區(qū)別技術特征具有簡單拼湊的特點……該兩份專利申請與上述55件抄襲現(xiàn)有技術的專利申請均屬于典型的低質量申請范疇……”。

③參見思博論壇中相關主題的討論，部分實務人士認為專利申請實務中遇到引用第二十六條第三款的審查意見時，專利申請案通過答復審查意見獲得授權的難度極大。https：//bbs.mysipo.com/thread-844660-1-1.html，訪問時間：2020年12月28日。

④見北京知識產權法院（2016）京73行初6004號判決書。

⑤見北京知識產權法院（2017）京73行初2936號判決書。

⑥見北京知識產權法院（2016）京73行初6785號，另見北京市高級人民法院（2018）京行終5545號判決書。

⑦見北京市高級人民法院（2014）高行終字第1545號判決書。

⑧See 35 U.S.C.§251（pre-AIA）。

⑨See 104 U.S.350（1881）。

⑩See112 U.S.354（1884）。

?見北京知識產權法院（2015）京知民初字第1674號判決書。

? See PSC Computer Prods.，Inc.v.Foxconn Int'l，Inc.355 F.3d 1353（Fed.Cir.2004）；Also see Reckitt Benckiser Pharmaceuticals Inc.v.Dr.Reddy's Laboratories S.A.，2017 WL 3782782（United States District Court，D.Delaware.2017）。

?見最高人民法院（2020）最高法知民終981號判決書。

?見北京市高級人民法院（2016）京民終237號判決書。