專利臨時(shí)保護(hù)制度“后續(xù)實(shí)施行為”的定性分析

李彥林

摘 要：我國(guó)發(fā)明專利實(shí)行“早期公開(kāi)，延遲審查”制度，發(fā)明專利的申請(qǐng)的程序，首先，發(fā)明專利人向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出申請(qǐng)，其次，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局初步審查，再次，發(fā)明專利自申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日滿18個(gè)月公布，然后，進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序，最后，進(jìn)行授權(quán)，由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出授予通知書。專利臨時(shí)保護(hù)制度就是基于公布至授權(quán)的這個(gè)階段而產(chǎn)生，這個(gè)階段內(nèi)，申請(qǐng)人可以要求實(shí)施該項(xiàng)發(fā)明專利內(nèi)容的實(shí)施人支付合理費(fèi)用，專利臨時(shí)保護(hù)制度的目的在于，在于調(diào)整申請(qǐng)人與第三人的利益平衡，一方面，該制度保護(hù)了申請(qǐng)人的利益，申請(qǐng)人可以要求實(shí)施者支付適當(dāng)費(fèi)用。另一方面，該制度規(guī)制了實(shí)施者的行為，自已可以明確知道自己實(shí)施行為是否會(huì)侵犯申請(qǐng)者的利益。本文中，針對(duì)最高院20號(hào)指導(dǎo)案例進(jìn)行研究，后續(xù)實(shí)施行為（專利授權(quán)后的繼續(xù)使用行為）是否構(gòu)成侵權(quán)，是否為專利制度所保護(hù)，專利授權(quán)后，我認(rèn)為，是否侵權(quán)，取決于發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期的實(shí)施行為和后續(xù)售后行為的性質(zhì)。

關(guān)鍵詞：發(fā)明專利;臨時(shí)保護(hù);權(quán)利用盡

1引言

在我國(guó)，發(fā)明專利申請(qǐng)公布后到授予前，申請(qǐng)人并不享有專利權(quán)，僅僅享有臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)向?qū)嵤┤酥Ц哆m當(dāng)費(fèi)用的權(quán)力，我國(guó)現(xiàn)行的專利制度，法律條文表述過(guò)于寬泛，立法條文也不夠細(xì)致，我國(guó)專利臨時(shí)保護(hù)制度過(guò)于抽象。[1]2016年4月1日生效《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律問(wèn)題若干問(wèn)題的解釋（二）》第18條第三款的規(guī)定：“利用已經(jīng)公布的申請(qǐng)專利的發(fā)明，在臨時(shí)保護(hù)期完成制造的產(chǎn)品，專利授權(quán)后對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行使用、銷售、轉(zhuǎn)銷售的，不構(gòu)成侵權(quán)。”對(duì)此，學(xué)者們對(duì)于該問(wèn)題的解釋，存有較大爭(zhēng)議，反對(duì)的聲音也此起彼伏。[2]同時(shí)，也沒(méi)有專門的對(duì)于后續(xù)實(shí)施行為性質(zhì)認(rèn)定的其他問(wèn)題的解釋。

2、最人民法院20號(hào)指導(dǎo)案例簡(jiǎn)介

深圳市斯瑞曼精細(xì)化工有限公司（此處簡(jiǎn)稱“A”）起訴深圳市坑梓自來(lái)水有限公司（此處簡(jiǎn)稱“B”）、深圳市康泰藍(lán)水處理設(shè)備有限公司（此處簡(jiǎn)稱“C”）Q侵犯發(fā)明專利糾紛案。A公司與2006年1月19日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)發(fā)明專利，此專利2006年7月19日公開(kāi)，2009年1月2日年授權(quán)，該發(fā)明名稱“制備高純度二氧化氯的方法和設(shè)備”。2008年10月20日，“B”與“C”簽訂了《購(gòu)銷合同》關(guān)于“B”向“C”購(gòu)買康泰藍(lán)二氧化氯發(fā)生器一套，同時(shí)，“C”為“B”提供安裝、調(diào)試、維修、等技術(shù)支持和售后服務(wù)。“A”向廣東省深圳市中級(jí)人民法院起訴稱：自己擁有的其發(fā)明名稱“制備高純度二氧化氯的設(shè)備”的涉案發(fā)明專利，“C”生產(chǎn)、銷售和“B”使用的二氧化氯生產(chǎn)設(shè)備落入其發(fā)明專利保護(hù)范圍。請(qǐng)求判令二被告停止侵權(quán)，并且賠償經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元、承擔(dān)訴訟費(fèi)等費(fèi)用。

深圳中院認(rèn)為，認(rèn)為“A”發(fā)明專利申請(qǐng)被授予專利權(quán)后，“B”和“C”未經(jīng)“A”的許可，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的使用侵犯涉案發(fā)明專利權(quán)的產(chǎn)品“二氧化氯生產(chǎn)設(shè)備”行為侵犯了“A”的上述發(fā)明專利權(quán)。因此，深圳中院于2010年1月6日判決兩被告“B”和“C”侵犯了原告“A”的專利權(quán)。兩被告上訴，廣東省高院于2010年11月15作出民事判決：駁回上訴維持原判。

“B”不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛罡呷嗣穹ㄔ禾釋徚舜税福罡呷嗣穹ㄔ赫J(rèn)為“A”在本案件中沒(méi)有提出要求支付發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)的訴訟請(qǐng)求，所以本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)“C”在涉案發(fā)明專利授權(quán)后，自己使用其在涉案發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)向“B”購(gòu)買的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品是否侵犯涉案發(fā)明專利權(quán)，“C”在涉案發(fā)明專利授權(quán)后，為“B”使用被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品提供售后服務(wù)的行為，是否侵犯了涉案發(fā)明專利權(quán)。最高法院所持有的觀點(diǎn)認(rèn)為：專利制度的設(shè)計(jì)目的是“以公開(kāi)換保護(hù)”，并且是在授權(quán)之后才能請(qǐng)求予以保護(hù)。在公開(kāi)到授權(quán)之間，該制度為發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)峁┑氖桥R時(shí)保護(hù)，在此期間實(shí)施相關(guān)發(fā)明，并不為專利法所禁止的行為，同樣也應(yīng)當(dāng)允許實(shí)施發(fā)明得到的產(chǎn)品在此期間之后的后續(xù)實(shí)施行為，但申請(qǐng)人在獲得專利權(quán)后，有權(quán)利要求在臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)實(shí)施其發(fā)明者支付合理費(fèi)用。因?yàn)閷＠](méi)有禁止發(fā)明專利授權(quán)前的實(shí)施行為，則專利授權(quán)前制造的產(chǎn)品，產(chǎn)品的后續(xù)實(shí)施也不構(gòu)成侵權(quán)。否則就為尚未公開(kāi)或者授權(quán)的技術(shù)方案提供了保護(hù)，違背了專利制度的立法初衷。本案中“C”在涉案發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，不為專利法所禁止，后續(xù)“B”使用所購(gòu)買的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)玫皆试S。因此，“B”的后續(xù)使用行為不構(gòu)成侵權(quán)。

3.后續(xù)實(shí)施行為的定性

在臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)，未經(jīng)許可制造專利產(chǎn)品，在專利獲得授權(quán)后，使用，銷售，許諾銷售在臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)未經(jīng)許可制造的專利產(chǎn)品的行為，前述行為受專利法13條的規(guī)制。[3]而在上述案件中，被告“C”在臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)購(gòu)買了涉案專利產(chǎn)品，該使用行為持續(xù)到了授權(quán)之后，這就是本文所要研究的后續(xù)實(shí)施行為。

3.1后續(xù)實(shí)施行為的法律性質(zhì)

后續(xù)實(shí)施行為法律性質(zhì)的確定，首先，我們要對(duì)行為對(duì)象的性質(zhì)加以明確，行為對(duì)象是否專利法所允許的產(chǎn)品。由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)并不會(huì)伴隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移，為平衡兩者的利益沖突，出現(xiàn)了權(quán)利用盡理論，知識(shí)產(chǎn)權(quán)所保護(hù)的產(chǎn)品，通過(guò)合法渠道流通市場(chǎng)，專利權(quán)人喪失了該產(chǎn)品賦予的權(quán)利用盡。[4]

專利法69條規(guī)定了第一款規(guī)定了專利產(chǎn)品經(jīng)專利權(quán)人許可，使用，銷售，許諾銷售，進(jìn)口該產(chǎn)品的，這些行為不視為侵權(quán)。這里，我們可以這樣理解，如果后續(xù)實(shí)施行為的產(chǎn)品被認(rèn)為是經(jīng)過(guò)專利權(quán)人許可從而售出的產(chǎn)品，我們就可以認(rèn)定后續(xù)實(shí)施行為不構(gòu)成侵權(quán)，而客體的性質(zhì)決定著臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、使用產(chǎn)品的行為性質(zhì)，按照前述理解，我們可以先假定臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)的實(shí)施行為是效力待定的行為，當(dāng)專利被授權(quán)后，該實(shí)施行為即被否定，所以，這也是專利權(quán)人要求實(shí)施者支付適當(dāng)費(fèi)用的法理基礎(chǔ)所在，所以該實(shí)施行為所產(chǎn)生的專利產(chǎn)品是被專利法所視為侵權(quán)的產(chǎn)品，不屬于被專利權(quán)人許可所生產(chǎn)或者許可出售的產(chǎn)品。專利權(quán)人依據(jù)《專利法》13條之規(guī)定，向?qū)嵤┱呤杖『侠碣M(fèi)用后，該實(shí)施者生產(chǎn)的產(chǎn)品變?yōu)榻?jīng)過(guò)專利權(quán)人所許可的產(chǎn)品，該產(chǎn)品的后續(xù)實(shí)施行為適用權(quán)利用盡理論，專利權(quán)人也無(wú)權(quán)禁止該行為。[5]

所以，我們可以這樣認(rèn)為，專利被授權(quán)后，后續(xù)實(shí)施行為必須要經(jīng)過(guò)專利權(quán)人同意，否則，構(gòu)成侵權(quán)。但是，如果專利權(quán)人向?qū)嵤┱咭笾Ц哆m當(dāng)?shù)暮侠碣M(fèi)用后，該產(chǎn)品被視為經(jīng)過(guò)專利權(quán)人許可，該產(chǎn)品的后續(xù)使用、銷售行為適用于權(quán)利用盡理論。

3.2斯瑞曼案中跨臨時(shí)保護(hù)期的售后服務(wù)的定性

上述案件中，被告“C”向“B”出售專利產(chǎn)品，而且還為“B”提供維修、維護(hù)的售后服務(wù)，該服務(wù)一直持續(xù)到專利授權(quán)之后，最高人民法院認(rèn)為，因?yàn)閷＠](méi)有禁止發(fā)明專利授權(quán)前的實(shí)施行為，則專利授權(quán)前制造的產(chǎn)品，產(chǎn)品的后續(xù)實(shí)施行為也不構(gòu)成侵權(quán)。

[6]我認(rèn)為這存在兩個(gè)問(wèn)題，第一，專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)產(chǎn)品的法律性質(zhì)，它真的不為專利法所禁止嗎？如果不為專利法所禁止，專利權(quán)的保護(hù)期限的規(guī)定應(yīng)該從申請(qǐng)日改變?yōu)槭跈?quán)日。對(duì)于此問(wèn)題，我在上述的分析中已經(jīng)給出答案。第二，產(chǎn)品不為專利法所禁止一定就可以推出售后服務(wù)行為不構(gòu)成侵權(quán)嗎？這里我們著重討論第二個(gè)問(wèn)題，售后服務(wù)行為的邊界在哪？專利產(chǎn)品合法的投入市場(chǎng)，使用人可以依據(jù)權(quán)利用盡原則對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行使用和修理，但不可對(duì)該專利產(chǎn)品進(jìn)行再造行為。我們可以得出，合法的產(chǎn)品都有可能因?yàn)榫S修造成對(duì)專利權(quán)人的侵權(quán)，更何況，上述案件的專利產(chǎn)品并非合法專利產(chǎn)品，根據(jù)專利法的規(guī)定，在專利授權(quán)后，任何人不得未經(jīng)專利權(quán)人許可，不得以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的，制造專利產(chǎn)品或使用專利方法。本案中，該發(fā)明名稱“制備高純度二氧化氯的方法和設(shè)備”是一種方法發(fā)明，該方法與設(shè)備受專利法所保護(hù)，“B”使用該設(shè)備，一段時(shí)間后，必然設(shè)備會(huì)出現(xiàn)老化，產(chǎn)品本身的水處理效果會(huì)出現(xiàn)減損，因此，“C”為“B”提供的售后的服務(wù)行為，不能一概認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)，要根據(jù)具體情況分析處理。售后服務(wù)構(gòu)成再造侵權(quán)，否則，售后服務(wù)行為符合權(quán)利用盡理論。[7]

4.專利產(chǎn)品合法修理、非法再造問(wèn)題的思考

什么樣的售后行為屬于合法的修理行為？什么樣的是售后行為屬于非法的再造行為，對(duì)于二者的區(qū)分，我們應(yīng)該考慮哪些因素？

首先，我們區(qū)分的首要標(biāo)準(zhǔn)要權(quán)利用盡理論為前提，權(quán)利用盡理論為了促進(jìn)專利產(chǎn)品在市場(chǎng)上的流通，也保障產(chǎn)品所有權(quán)人的利益為目的。我認(rèn)為，修理的目的在于延長(zhǎng)產(chǎn)品的壽命，保證產(chǎn)品的統(tǒng)一和完整，不應(yīng)該將這種修理的行為認(rèn)定再造行為。而再造行為的產(chǎn)品已經(jīng)不是原有意義上的產(chǎn)品，依據(jù)專利產(chǎn)品報(bào)廢后進(jìn)行加工的，這種行為屬于制造另一個(gè)專利產(chǎn)品的行為，屬于專利產(chǎn)品的再造行為。

其次，平衡專利權(quán)人與所有人之間的利益，專利權(quán)人通過(guò)出售專利產(chǎn)品，從而獲得對(duì)價(jià)利益的權(quán)能。專利產(chǎn)品出現(xiàn)故障或者部分消耗時(shí)，所有人對(duì)專利產(chǎn)品進(jìn)行加工、更換屬于修理的范圍。如果僅僅因?yàn)橄牟糠謱?dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法使用，顯然有失公平。如果在產(chǎn)品使用壽命終結(jié)后，又以使用的目的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加工，當(dāng)然就屬于專利產(chǎn)品的再造行為。

最后，專利制度賦予專利權(quán)人壟斷權(quán)，也是為了鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，還有就是促進(jìn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)以及科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。所以，在進(jìn)行修理、再造行為的認(rèn)定的行為的同時(shí)，考慮到也要保證市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)。如果單純從保護(hù)專利權(quán)人的利益出發(fā)，就很容易從客觀上將修理行為定性為再造行為，雖然鼓勵(lì)了發(fā)明創(chuàng)造，但卻極容易帶來(lái)商品的壟斷行為。對(duì)于規(guī)模龐大的企業(yè)，占據(jù)了絕大多數(shù)的知識(shí)產(chǎn)品，成為其保持自身優(yōu)勢(shì)的工具。對(duì)于中小型企業(yè)而言，由于無(wú)法與大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致只能中小企業(yè)生存空間過(guò)度壓縮，只能為大型企業(yè)提供相關(guān)的配套服務(wù)。大型企業(yè)憑借專利權(quán)壟斷市場(chǎng)，市場(chǎng)將會(huì)失去應(yīng)有的良性競(jìng)爭(zhēng)，商品經(jīng)濟(jì)的基石也會(huì)出現(xiàn)動(dòng)搖。

上述斯瑞曼公司發(fā)明專利糾紛案中，對(duì)于專利產(chǎn)品售后服務(wù)的性質(zhì)認(rèn)定也要考慮以上相關(guān)因素來(lái)進(jìn)行界定。

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本文系：青海民族大學(xué)創(chuàng)新項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱：專利臨時(shí)保護(hù)制度“后續(xù)實(shí)施行為”的定性分析，項(xiàng)目編號(hào)：JM2018360131

（作者單位：青海民族大學(xué)法學(xué)院，青海 西寧 810007）