從專利審查指南的修改看最接近現有技術的選擇

柴寶玲

北京市盈科（廣州）律師事務所，廣東 廣州 510623

創造性審查中，“三步法”一直是審查員使用的最主要的評判方式。“三步法”的第一步是“確定最接近的現有技術”，該步驟具有舉足輕重的作用，它是后續過程的起始點與依托，無論是第二步“分析發明與最接近的現有技術相比的區別技術特征”還是第三部“是否有動機改進該最接近現有技術”都與之有關。“三步法”第一步，關于如何選擇最接近現有技術，《專利審查指南》以舉例的方式對其進行了表述。該段表述從“或者”一詞分開，可以將選擇方法分為兩類：第一類是“與這要求保護的范明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術”，第二類是“雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術”。隨后還有補充說明：“在確定最接近的現有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。”

從補充說明可以看出，《專利審查指南》列舉的兩類選擇方法中，以第一類為主，第二類為輔。第一類首先要滿足“相同的技術領域”這一基礎條件，輔以“技術問題、技術效果或者用途最接近”，在滿足上述條件的情況下，更優選地是選擇“公開了最多的技術特征”的現有技術。第二類是要求“功能相同，并且公開了最多的技術特征”，此時可以不要求技術領域相同。《專利審查指南》在第二類方法中使用的是“功能相同”而不是“技術問題、技術效果或者用途相同”，是因為目前《專利審查指南》在“三步法”中第二步強調 “所能達到的技術效果”要“在要求保護的發明中”確定，而“要保護的發明”和現有技術的技術領域并不相同，從而導致技術問題和技術效果根本不會相同。因此，第二類中“功能相同”可以理解為“不具體限定技術領域，技術特征的固有屬性所能解決的技術問題和取得的技術效果相同”。

《專利審查指南》中專門列舉第二類方法，并且允許選擇“技術領域相近的現有技術”作為最接近現有技術，是為了避免部分申請人將相同的技術特征無限制地轉用至不同的技術領域，從而在事實上提高轉用發明的授權門檻。當然對于轉用發明，《專利審查指南》還要求審查員考慮轉用領域的遠近、轉用的難易程度等因素，在相反的方向給轉用發明的授權放松了限制，在一定程度上允許甚至鼓勵提出轉用發明的專利申請。明確這些轉用發明的考量因素，也避免審查員無限制地使用第二類方法，而忽視了第一類方法為主的要求。因此，本文后續部分對于最接近現有技術選擇方式的探討，以“相同的技術領域”前提條件下的第一類方法為主。

在2019年9月23日，專利局公布了《專利審查指南》的修改公告，新的《專利審查指南》于2019年11月1日起正式施行。對第二部分第四章“創造性”的修訂雖未對“三步法”第一步的內容進行直接修改，但是經研究表明，有關第二部分第七章“檢索”和第八章“實質審查程序”的修改內容很多都與之有關。目前，實質審查工作的重點是三性評判，其中創造性又是重中之重，因此對第七章和第八章的修改對于創造性的審查工作具有重要的指導意義。下面筆者將對上述修改內容進行分析，探尋新增規定將對最接近現有技術的選擇起到何種影響。

上文提到，相同的技術領域是選擇最接近現有技術的前提。本次指南修改對創造性評判的最大貢獻即在于給出了如何確定相同技術領域的具體方法。關于技術領域，在第七章5.3節“確定檢索的技術領域”中，原先即有“審查員確定的表示發明信息的分類號，就是申請的主題所屬的技術領域”。在第二章“說明書和權利要求書”第2.2.2節“技術領域”中，也提到“發明或者實用新型的技術領域應當是發明或者實用新型所屬或者直接應用的具體技術領域，而不是上位的或者相鄰的技術領域，也不是發明或者實用新型本身。該具體的技術領域往往與發明或者實用新型在國際專利分類表中可能分入的最低位置有關。”然而“最低位置”究竟哪個分類號才能切合發明的主題，此次《專利審查指南》通過對6.2-6.3節的內容進行了重新撰寫，給出了進一步地提示。在6.3.4節“（3）調整基本檢索要素的表達”中進一步寫道：“調整分類號的表達時，通常首先使用最準確的下位組，再逐步調整到上位組，直至大組，甚至小類。”根據分類體系構成和該段行文可知，這里的“下位組”、“上位組”應當是“下位小組”（例如兩點組、三點組）、“上位小組”（例如一點組）。

通過這兩段的描述，《專利審查指南》首次提出了“相同的技術領域指的是在同一分類體系下可以分到同樣的下位小組”這一觀點。這為我們選擇最接近現有技術指明了方向，今后可以通過直接比對多篇現有技術和本發明的分類號，迅速確定對比文件1。將分類體系從“國際專利分類表（IPC分類表）”擴展到CPC、FI/FT等多個體系，由審查員自由選擇，《專利審查指南》的這種調整標志著CPC等更加細化的分類體系在創造性審查中扮演者越來越重要的角色。此外，對于產品權利要求，部分分類按用途分，部分按結構分，二者存在不一致的情況；對于此種分歧，筆者認為審查指南通過新增的“如果同時存在多個非常相關的分類號，可以一并檢索”的表述，告知審查員應當考慮到這種分歧的存在，在確定技術領域時要兼顧兩種出發點下發明可能分入的不同分類號，從而導致實際上同時存在有兩個技術領域。

第一類方法中，除了“相同的技術領域”這種前提條件，還要保證“所要解決的技術問題、技術效果和用途最接近”。這里的“所要解決的技術問題”，等同于“發明聲稱所解決的技術問題”，其基于改進背景技術得到，是發明內容部分明確公開的發明對背景技術的貢獻，也是申請人認定的發明點之所在。在此次第八章第4.2節的修改中，《專利審查指南》強調了閱讀背景技術，從而正確理解發明、確定發明點的必要性。

本次修改，將發明點的地位提高不少，目前來看，《專利審查指南》認為發明點應該屬于最接近現有技術應當公開的內容。除了之前從正面規定的選擇最接近現有技術時應當選“所要解決的技術問題、技術效果和用途最多的”，在第八章還進行了反向表述，從而進一步明確這一觀點。目前對于部分審查員將發明點評價為公知常識的做法，專利局是非常不認同的，《專利審查指南》在第八章第4.10.2.2節新增規定“在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時，通常應當提供證據予以證明”。同一段表述中，如果非發明點的技術特征被認定為公知常識，只在申請人提出異議的情況下才需要舉證或說明理由，而對于發明點，必須由審查員主動舉證。既然有充分的證據來證明發明點屬于公知常識，那么選擇證據之一作為最接近現有技術評述創造性則更加容易做到。因此，審查指南實際上告知了我們應當將公開了發明點的現有技術選做最接近現有技術。

我們知道，“三步法”中的第一步和第二步都是客觀步驟，但是評價技術特征為公知常識卻屬于第三步主觀步驟。不給證據就將發明點認定為公知常識一直倍受詬病，背后的深層原因是弄混了“三步法”中的客觀步驟和主觀步驟，尤其是沒有客觀地選擇最接近現有技術。審查指南做出發明點要舉證的新規定，正是想要令最接近現有技術的選擇排除主觀因素的干擾，回歸客觀，從而令申請人信服。

綜上所述，本次指南修改為“三步法”第一步中“確定最接近的現有技術”做出了全新的規定。新規一方面進一步明確了相同的技術領域意味著在同一分類體系中可以分到同一小組下，另一方面則明確了將公開了發明點的現有技術選作最接近的現有技術。在滿足上述條件的情況下，更優選地是選擇公開最多技術特征的現有技術。通過上述三個步驟選出的最接近的現有技術，可以使得現有技術更能令申請人所接受，從而使得創造性“三步法”評述更為客觀。