論專利侵權案件中功能性技術特征的解釋與適用
——兼評法釋〔2016〕1號第八條第二款規定的適用困境與完善

毛靈見

浙江利群律師事務所，浙江 臺州 318000

一、問題的由來——等同原則的區別適用

專利侵權的判定，必然要經歷對專利權利要求保護范圍的確定以及將被訴侵權產品（或方法）與所確定的專利保護范圍進行比對的過程。恰當的界定專利權利要求保護范圍是判定專利侵權成立與否的前提和基礎，通常情況下，權利要求保護范圍確定的過程，即是對權利要求的技術特征進行解釋的過程。功能性技術特征因其是以“手段（裝置）+功能”表達范式進行技術限定，區別于一般技術特征中直接由結構、組分、步驟、條件或其之間關系等進行技術限定的表達方式，在對其進行解釋時須“結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式”①，以確定該技術特征的內容。如果被訴產品或方法中包含的技術特征與專利權利要求中的全部技術特征內容重合，即可認定該被訴產品或方法構成相同侵權或字面侵權。為了防止競爭者為避免字面侵權而對專利技術方案引入無意義的修改進行規避，仍可進行等同原則的適用，即如果被訴產品或方法所包含的技術特征與專利技術的必要技術特征相比，是“以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且以本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能聯想到的特征”②，依然可被判定構成侵權，以“試圖一方面給予專利權人公平的保護，另一方面向競爭者適當告知專利權人獨占權的范圍”③。

為此，本文將結合現行立法和司法實踐，并參考美國關于功能性技術特征的適用情況，以對功能性技術特征的本體探析為起點，進而探尋功能性技術特征在專利侵權案件中如何進行應然的解釋與適用，并嘗試對法釋〔2016〕1號第八條第二款規定所引出的問題予恰當回應。

二、功能性技術特征的本體探析

技術特征是專利權利要求的基礎構成單元，并決定著所涉技術方案給予專利保護的范圍，不論專利申請過程中對權利要求的審查還是專利侵權判定過程中對專利保護范圍的確定，均以技術特征為中心進行展開的。為能更好地在侵權判定中解釋和適用功能性技術特征，筆者認為有必要先從權利要求的視角來對功能性技術特征的進行本體的探析。

（一）權利要求與功能性技術特征

權利要求是專利的核心④，是專利文件中最重要的部分，是以精確的語言來定義專利權人排他性權利的單句，每一件專利都是一項或多項權利要求作為結束，同時每一項權利要求必須具體清楚地說明該權利要求所要保護的客體，即發明人所認定的發明創造。⑤權利要求旨在提供一種合理清楚的公示，使得專利權人的競爭者知曉不侵害專利權人排他性的權利的情況下，可以模仿專利發明創造的程度。權利要求“就像不動產契約一樣，契約中對該不動產的描述定義了一塊地的邊界，但是并沒有描述這塊地內部的特征（這塊地是否平坦、是否有坡、是否栽種了植物、是否有建筑和水流經過等等）”⑥。專利權人排他性權利的邊界，就是通過一個個單句所表達技術特征所構筑，這些單句的內容既可以是關于結構的也可以是組分、步驟、方法、組合，亦或者是功能、效果等等。

（二）專利授權申請與侵權判定中的功能性技術特征

理想的狀態下，專利授權申請與侵權判定過程對于功能性技術特征的解釋應當是一致的，盡管專利授權申請過程中審查員更關注于待授權技術的新穎性與創造性要求。但根據《專利審查指南》（2010）規定，審查員在解釋權利要求中所包含的功能性技術特征時，該“功能”是以所有能夠實現所述功能的實施方式來解釋的⑦。美國USPTO在1994年In re Donaldson案之前，同樣也未將“裝置+功能”的權利要求用說明書的語言進行限制，而是從字面上理解為覆蓋了實現所述功能的所有可能裝置，甚至包括說明書未記載的裝置。在判斷功能性技術特征的專利授權條件時是基于大量的現有技術對比文件的基礎上的，導致許多的專利申請被拒絕⑧。因此，有論者認為我國現行專利申請審查與專利侵權案件審理過程中對功能性技術特征的解釋并不一致，并引發了學界的諸多爭論⑨。但正如Rich法官在其撰寫In re Donaldson案的法院一致意見中認為的，法律上沒有任何法條豁免了USPTO遵循美國專利法第112條第6款⑩。因此，我們在確定功能性技術特征的權利邊界時才須得結合專利說明書和附圖描述的功能或效果的具體實施方式或等同的實施方式確定該技術特征的內容。

三、功能性技術特征在侵權判定中的具體適用

被訴產品或方法中若使用了專利權要求所包含的各項技術特征，即所謂在該產品或方法中“讀出”權利要求的全部技術特征，我們就可認為被告已從字面上侵犯了該項專利，也就是通常所說的字面侵權或相同侵權，但這前提是要先準確的劃定每一項技術特征，技術特征的不同劃定可能導致所解釋的內容也完全不同。

（一）功能性技術特征與技術特征的劃定

被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當先審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，應當認定其落入專利權的保護范圍。而權利要求則由具體技術單元所構成，在構成一個權利要求的技術特征中，既可以全部是結構特征，也可以是結構特征和功能特征并存。恰當的劃分專利權利要求的技術特征是進行專利侵權比對的基礎，技術特征的劃分應該結合發明的整體技術方案，考慮能夠相對獨立地實現一定技術功能并產生相對獨立的技術效果的較小技術單元。?一般應把能夠實現一種相對獨立的技術功能的技術單元作為一個技術特征，不宜把實現不同的技術功能的多個技術單元作為一個技術特征。?

在最高人民法院審理的申請人劉宗貴與被申請人臺州市豐利萊塑膠有限公司案中，劉宗貴擁有一款名稱為“可調節的嬰幼兒座椅”的發明專利，該專利權利要求1為：“……所述的調節拉桿呈U型，其兩端分別套設有彈簧，在彈簧的外圍套有孔徑小于彈簧直徑的套體。”被訴產品相對而言，其區別技術特征在于沒有“套體”這個部件，同時采用了彈簧的壓縮原理。最高法院認為，權利要求中“其（調節拉桿）兩端分別套設有彈簧，在彈簧的外圍套有孔徑小于彈簧直徑的套體”實現的功能是：當需要調節椅體高度時，對調節拉桿產生回復力，使得銷體和卡槽緊扣。“套體”雖作為一個部件，但其功能和效果依賴于彈簧的配合才能實現，其在整體技術方案中發揮作用，從而認為“套體”不應是作為一個獨立的技術特征。該案中原二審法院將“套體”作為一個獨立的技術特征，進而未以被訴產品缺少套體特征為由認定為落入涉案專利保護范圍，也未考慮等同的使用，對技術特征的劃定與侵權比對均不當，被最高法院責令再審?。因此，在對功能性技術特征進行解釋之前，先要能夠對技術特征進行恰當的劃分，不同的技術特征劃分將可能導致完全不同的侵權判定結果。

（二）具體的實施方式與等同的實施方式

相對于其他技術特征而言，功能性特征是以具體實施方式或等同的實施方式確定該技術特征的內容的，下文將對具體的實施方式與等同的方式應如何解釋和限定功能性特征進行分析。

1．關于具體的實施方式

為使功能性技術特征滿足《專利法》第二十六條第四款關于權利要求“清楚”的條件，專利申請人應在專利說明書中及附圖中必須充分公開實現該功能的結構、組分、步驟、條件或其之間關系（統稱為“具體的實施方式”），否則該功能限定的權利要求屬于不“清楚”，進而可能導致該專利申請無法獲得授權。因此，說明書中需要對相應的具體實施方式進行充分披露以達到本領域技術人員通過閱讀該說明書內容即可對該技術方案進行實現。因此，我們對功能性特征進行解釋時，必須先找到說明書中對應的執行所述功能的具體結構等相應描述，再進而結合相應解釋規則進行解讀確定。

2．關于等同的實施方式

等同的實施方式是說明書及附圖記載的實現權利要求中所述功能不可缺少的一種結構特征，除了在本領域普通技術人員看來與“具體的實施方式”手段基本相同之外，還要求功能和效果均為相同。確定等同的實施方式和具體的實施方式都是解決字面侵權判定需要完成的事項，都是為了解釋（實現）權利要求中作為限定技術特征的共同的“功能”或“效果”需要。若想要證明一項功能性權利要求的字面侵權，被控侵權產品或方法必須與權利要求中所記載的手段要素具有完全相同的功能和效果，而不僅僅是非實質性的區別（或基本相同）。因此，等同的實施方式通常也被稱為“法定等同”，且不需要在該專利中明確記載，只需通過基于“具體的實施方式”按本領域的普通技術人員標準進行推定便可。

（三）“等同”的適用建議與完善

綜上，為了解決法釋〔2016〕1號第八條第二款規定所存在問題，筆者建議在具體的司法適用過程中應將“等同的實施方式”與“等同原則”回歸各自原位，即先通過說明書及附圖中的具體實施方式或等同的實施方式對功能性技術特征進行解釋以確定其權利的范圍（即等同的“一次適用”），如果被訴侵權產品或方法無法落入字面侵權的范圍，則再進行根據等同的原則進行等同的“二次適用”。由于最高院在法釋【2015】4號（法釋【2001】21號））第十七條中已經規定了等同原則的適用，具體在對法釋〔2016〕1號第八條第二款規定適用時，如果被訴功能性技術特征與功能性技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在專利申請時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，認定為該相應技術特征與功能性技術特征相同便可，其余則繼續留給法釋【2015】4號（法釋【2001】21號））第十七條來解決。如此，既可最大限度的保護專利權人的利益以促進和保護創新，也體現了法律“平等”適用這一核心的社會價值。

四、結語：回歸創新的激勵與平等保護

圍繞著專利的任何制度設計都應是為了能更好的在創新保護和公眾合理使用技術之間劃定一條更為清晰的界限，既讓發明者可以充分享有其創新成果并以此激勵更多的創新，同時也讓公眾可以在專利的邊界之外能夠合理的使用現有技術成果及為后續的創新預留一片自由的領域，而不是讓專利的擁有者產生不清的預期，甚至人為的制造對于創新保護本身不平等，更不是讓公眾在進行合理的使用現有技術以及試圖進一步創新的同時卻因制度邊界的不清而畏縮不前甚至無端踩進侵權的雷區。由功能性技術特征還是其他技術特征進行權利要求的限定系因發明技術本身的特點所決定，或者有時更是發明者技術保護方案的選擇自由，恰當的確定專利權的保護范圍并予平等保護，既是充分保障專利權人創新權益激發后續創新的需要，同時也是確保公眾對于公有領域技術合理使用的需要，進而以實現專利權人權益與公眾利益之間的良好平衡。

注釋：

①最高人民法院：《審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（一）（法釋〔2009〕21號）第四條規定．

②最高人民法院：《最高院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（法釋【2015】4號）第十七條規定。（該司法解釋經最高院于2015年1月29日進行了部分修改，原為法釋【2001】21 號）．

③[美]羅杰．謝科特，[美]約翰．托馬斯．專利法原理[M]．知識產權出版社，2017，5：264．

④閆文軍．專利權的保護范圍[M]．法律出版社，2018，6：1．

⑤[美]J．M．繆勒．專利法[M]．知識產權出版社，2013，8：58，310．

⑥[美]J．M．繆勒．專利法[M]．知識產權出版社，2013，8：80．

⑦國家知識產權局．專利審查指南（2010）[M]．知識產權出版社，第145頁．

⑧[美]羅杰．謝科特，[美]約翰．托馬斯．專利法原理[M]．知識產權出版社，2017，5：182．

⑨劉軍華．功能性技術特征的識別與保護范圍的界定[J]．科技與法律，2014（4）：734．

⑩[美]羅杰．謝科特，[美]約翰．托馬斯．專利法原理[M]．知識產權出版社，2017，5：193．

?陶凱元，主編，宋曉明，副主編．最高人民法院知識產權審判案例指導（第十輯）[M]．中國法制出版社，2018：18，19，99．

?奚曉明，主編，孔祥俊，副主編．最高人民法院知識產權審判案例指導（第五輯）[M]．中國法制出版社，2013，7：4，71．

?陶凱元，主編，宋曉明，副主編．最高人民法院知識產權審判案例指導（第十輯）[M]．中國法制出版社，2018：18，19，99．