論《商標法》第32條中的使用地域性原則

關鍵詞 商標法 商標使用 地域性原則 境內使用 關聯性標準

作者簡介：鐘凱臻，華東政法大學知識產權學院，碩士研究生。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.05.006

一、問題的提出

在商標注冊取得制下，惡意搶注國外知名商標的情況屢屢發生。但是“惡意搶注的說法只是一個籠統的標簽，如果簡單地受惡意搶注說法的擺布，很可能會流于情緒化，不適當地擴展惡意搶注的范圍。” 我國《商標法》設置了不同的條款用于規制惡意搶注，其中第32條規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”該條是保護未注冊在先使用商標的重要依據，但前提是商標需滿足“已經使用并有一定影響”的要求，通說認為此處的“使用”僅指本國境內而言，不包括境外使用的情形，即商標使用的地域性原則。例如，孔祥俊認為，未在我國境內使用的境外商標，在我國境內就不應具有商標權益。 然而在全球化、網絡化的環境下，境外商標并不在我國境內實際使用亦被公眾所知的現象十分普遍。那么，對于“境外使用、境內有一定影響”的商標，能否啟用我國《商標法》第32條禁止他人注冊？

二、商標使用地域性原則

（一）《商標法》第32條中商標使用地域性原則的確立

針對實踐中惡意搶注他人在先使用商標的現象，《商標法》在2001年修訂時在第31條（現行《商標法》第32條）中新增“不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標” 的規定。根據2002年《商標法實施條例》的定義，商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。上述規定未特別明確“使用”是否有地域范圍。事實上，由于“有一定影響”產生的前提是“使用”，而“有一定影響”必然針對我國境內公眾而言，故“使用”被默認為發生在我國境內。

實踐中，對“使用”地域性的討論圍繞兩起“無印良品”的商標爭議而展開。第一起“無印良品”商標糾紛案 中，盛能公司在服裝等類別上注冊了“無印良品”“MUJI”商標，良品計畫公司認為構成對其在先使用并有一定影響的商標的搶注，但只能證明其在英國、日本及我國香港地區等境外地區在先注冊并使用了“無印良品”或“無印良品MUJI”商標。在第二起“無印良品”案 中，棉田公司在毛巾等類別注冊了“無印良品”商標，良品計畫公司提交的證據僅能表明“無印良品”商標在日本、中國香港及中國臺灣等國家和地區的宣傳使用和知名度情況，以及在中國大陸地區定牌加工 等事實。上述兩起案件，商評委均認為證據無法證明良品計畫公司的商標已在中國大陸地區使用，因此不屬于在先使用并有一定影響的商標。在國家工商行政管理總局發布的《商標審查及審理標準》中也明確將在先使用解釋為“在中國已經使用”。

在第一起“無印良品”案中，北京高院曾否認商標使用的地域性，指出：“被搶注的未注冊商標是否在中國大陸地區使用并不構成該條款的必備適用要件。” 但在第二起“無印良品”案中，法院卻未采該觀點，明確“在中國大陸境內實際使用”為前提。 在最高法院2010年發布的《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第18條中亦可看出境內使用的認定傾向：“在中國境內實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉的商標，即應認定屬于已經使用并有一定影響的商標。”最高法院在2012年6月對上述第二起“無印良品”商標案作出再審判決，指出“只有在先使用并有一定影響的商標才屬于本條禁止搶注的范圍，在不足以證明爭議商標在中國大陸境內在特定類別的商品上在先使用并有一定影響的情況下，無需評判商標申請是否具有主觀惡意的情形。”

此后，在眾多涉及國外商標的案件中法院均堅持商標使用地域性原則，對商標未在中國大陸地區實際使用的，通常不予認可。例如，在“MAJOLICA MAJORCA”商標爭議案中，由于爭議人明確表示標有“MAJOLICA ?MAJORCA”商標的商品還沒有在中國大陸進行銷售，并且證據主要是網絡論壇、網絡文章等材料，因而未被法院認定為在先使用商標。 在PUNYUS案、EASTMAN案、馬西亞諾案、優塑潔案、奧寶仕案、紐迪牛仔案等案件中，法院表達了類似的觀點。

（二）商標使用地域性原則的理論依據

通說認為，商標使用地域性原則的理論依據在于商標權的地域性原理。商標權作為一種知識產權，在沒有國際條約、雙邊或多邊協定特別規定的情況下，其法律效力僅限于一國境內。商標權的保護依賴于國家強制力，是國家主權的體現，其地域范圍是由主權國家的地理疆界所決定的，一個國家可以在不違反國際條約有關規定的情況下，自主決定其本國境內商標權變更的條件、保護范圍等內容。商標使用作為商標法中的特定概念，與商標權密切相關，僅指在“商標法意義上的使用” ，而非所有對標識的使用行為。由于商標權具有地域性，商標權特定利益的實現又離不開商標的使用，因此只有發生在商標權地域范圍內的使用，才能依據產生該國相關法律制度予以評價。“如果在商標的使用與特定的地域范圍之間無法建立起關聯，那么即使在事實層面，該使用的事實確實存在，但在法律層面，該使用也無法得到法律的承認，產生其應有的影響和意義。” 這一結論在使用取得制下是理所當然的，因為只有發生在境內的在先使用才能作為確定商標權歸屬的直接依據。雖然我國采用注冊制，以申請代替使用作為確定商標權歸屬的直接依據，但使用依然有重要影響。現行《商標法》中，無論是第31條規定的“初步審定并公告使用在先的商標”，還是第4條第1款的“不以使用為目的”、第49條第2款的“連續三年不使用”、第59條第3款的“在原使用范圍內繼續使用”、第64條第1款的“此前三年內實際使用”，無不指境內使用。而對于特定的境外使用，第26條亦有專門規定：“在中國政府主辦的或者承認的國際展覽會展出的商品上首次使用的”享有優先權，僅僅保留特定展會使用的申請日。這是因為，在注冊制下法律對未注冊商標的保護是有限的，不能過分沖擊注冊取得商標權體制。 如果未注冊商標并未在我國境內使用，就可享有上述權利（益），相當于給外國商標預留注冊空間，這與注冊取得制的基本原則相違背。

三、對使用地域性原則的突破

商標使用不僅能夠對預期的市場范圍產生影響、形成預期的商譽，亦能對潛在市場產生影響，在實際使用的地域范圍以外產生潛在商譽，這種現象就是商標使用的溢出效應。商標使用與其產生的商譽，就好比將石頭扔入水面，正所謂“一石激起千層浪”，在市場因素的影響下，商譽的范圍可能遠超商標最初使用的地理空間。商譽是商標保護的實質，不應對境內業已形成的商譽視而不見，因而近年來實務界和理論界都在尋求對商標使用地域性的突破，從而擴大《商標法》第32條的適用范圍。

（一）使用地域性原則在實踐中的突破

近年來，法院已在部分案件中承認未在境內實際使用商標的法律效力。例如，在娜可絲案 中，北京高院認為境外網站或時尚雜志上對化妝品的使用、宣傳，我國境內的消費者通常情況下能夠獲得，并且存在我國消費者在境外購買化妝品的事實，同時考慮到申請人具有明顯惡意，因此認定娜可絲公司所主張的在先商標已經在申請日之前在中國大陸使用且具有一定的知名度。在凱倫姆瑞爾案 中，北京高院認為，在訴爭商標申請日前，凱倫穆瑞爾公司通過網絡宣傳、交易等方式對其“karen murrell”商標進行宣傳、使用，且中國相關公眾能夠通過瀏覽相關網站獲知相關信息，能夠認定該商標在訴爭商標申請日前對于中國相關公眾已有一定影響。在AESOP案中 ，雖然北京高院認為在案的域外證據不能證明申請日前伊美斯公司在中國大陸將“AESOPS”商標長期使用于第3類商品并使之具有一定影響，但最高法院再審推翻二審判決，認為相關新聞報道、評論文章和網絡論壇等信息雖未表明是伊美斯公司主動進行的商業宣傳，但相關公眾已經形成對“AESOP”商標的認知，并且通過代購、網購等渠道購買伊美斯公司的產品，因此認定構成在先使用并有一定影響的商標。上述三起涉及化妝品的商標爭議中，均沒有直接證據證明國外商標在中國大陸境內在先實際使用，但法院考慮商標在境內的知名度，注冊人的主觀惡意，以及化妝品行業的特殊性等因素，仍然予以保護。

應該認為，上述案例只是法院的個案考量，并未真正推翻使用地域性的原則。然而上述判決對使用的認定不無疑問，網站使用、境外消費、海外代購等事實是否能當然理解為在我國境內使用？應當如何理解商標使用的地域性？在涉及境外商標使用的情形中，使用的認定標準究竟如何？實踐中并未有明確的答案。

（二）使用地域性原則在理論上的突破

1.實際使用標準

傳統觀點認為，必須堅持境內實際使用的基本原則，但可適當降低境內實際使用的證明標準。例如，周云川認為，可以“適當擴大商標使用的形式、降低有一定影響的門檻，對于商業活動中涉及商標的均可以認定為商標使用。” 此種觀點認為，如果商標在我國境內沒有任何形式的使用，則不應予以保護。

筆者認為，該標準雖然放寬了境內實際使用的證明要求，但仍要求一定形式的境內實際使用，無法解決商標僅在境外網站、第三方媒體或網站上的使用是否能構成商標使用的問題，不符合當今商標使用的現實。

2.使用結果標準

（1）使用要件不必說。該說認為，《商標法》第32條的重點在于主觀惡意與有一定影響的判斷，是否“使用”并非考慮的重點。例如，王太平認為：“由于‘一定影響必然是通過使用產生的，因此‘有一定影響與‘使用+有一定影響并無實質區別。” 黃匯認為，《商標法》第32條中的使用是一種消極使用，不管是境內還是境外使用者，只要其商標在我國境內的相關公眾中產生了一定影響，就應當有權禁止他人的惡意搶注。 馮術杰認為，在先使用的要求僅適用于注冊者善意的情形，在注冊人惡意的情況下，則應當根據誠實信用原則對主觀惡意作出判斷，而不以使用的認定為必要。 在上文提到的第一起無印良品案中，北京高院就曾指出當主觀惡意明顯時使用并非必要條件。

（2）被動使用說。該說認為，商標使用可分為主動使用與被動使用。前者指商標權人的商標使用行為，后者則指社會公眾對商標的使用，主要包括媒體和社會公眾對商標的宣傳、報道、評論等情形。 “他人已經使用”應作擴大解釋以包括商標“被動使用”的情形。該觀點主要是為解決“索尼”案、“偉哥”案和“陸虎”案 中涉及國外商標所有者未主動使用但已經被社會公眾所使用的商標俗稱、別稱能否構成其在先使用未注冊商標的問題，被動使用論者認為，由于商標的俗稱已被公眾廣泛使用，因此亦滿足在先使用的要求。

（3）使用意志說。有學者提出“公眾使用規則”，認為不是所有公眾使用行為的效果均可以歸屬于商標持有人，應當考慮商標持有人是否反對公眾使用或存在“類似使用”，以及公眾使用目的情形。亦有學者稱為“客觀聯系規則”。 該說承認公眾使用的效力，但認為同時需要商標所有者的承認，不得違背商標所有者的意志。 在2019年的《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》中亦采此種觀點，第16.24條規定：“一般在相關公眾已將該‘未注冊商標與當事人產生聯系的情況下，只要該行為不違背當事人主觀意愿的，可以認定構成‘已經使用的情形。”

筆者認為，不應混淆“使用”行為本身與“使用”的結果。首先，被動使用說把“商標被他人所使用”的客觀事實評價為商標使用，是將“使用”與“有一定影響”混為一談。“商標本質上是消費者對商標標志與其所代表的有關商品的信息之間的聯系的記憶” ，商標形成的決定因素和最終評判標準在于消費者的認知，公眾對商標的使用應屬“有一定影響”的范疇而不是“使用”的范疇。商標法意義上的使用是商家自己建立商譽的努力過程，目的是為了實現商品來源的識別功能。所謂公眾“使用商標”只有認牌購物和向他人介紹兩種情形：對于前者，商標僅是購物的動機，是消費者依據記憶和經驗并作出判斷的過程，體現為心理活動;對于后者，商標是被描述性使用，例如在博客上對某個產品進行介紹。故公眾“使用商標”不符合商標使用的定義。

其次，從權利歸屬的角度，公眾使用商標的權益歸屬于商標所有者亦不符合商標權的私權屬性以及洛克關于勞動財產權的規定，存在理論缺陷。 使用意志說雖對被動使用說有所修正，考慮商標所有者的主觀意志，但依然認可公眾行為可以構成“使用”，事實上所承認的亦不是“使用”，而是承認“有一定影響”這一事實。

5.境內商業經營的計劃

商家正為進入我國市場進行籌備，例如：計劃參加我國舉辦的進口博覽會，正辦理我國進口審批手續等過程等，一定程度上反映商標使用與我國的關聯。但是，僅宣稱要開拓中國市場或者向全球提供服務，不屬此種情形。結合《聯合建議》第3條（a）款和（b）款 （i）項，應考慮是否實際為境內顧客服務，是否與境內人士建立其他具有商業動機的關系，以及是否已經制訂重大計劃在境內經營。此外，結合《聯合建議》第3條（b）（ii）條，若聲明不提供給特定的顧客，或聲明僅提供給特定地區的顧客，這種聲明應當對商標使用的地域有所限制。

四、結語

傳統的商標使用地域性原則已不能適應當今全球化和網絡化的發展，大量“網紅”品牌如雨后春筍，紛紛涌現，受到廣大年輕人的追捧，眾多新興品牌通過互聯網在極短的時間內火遍全球，國外商標已被我國消費者認知卻尚未實際在我國境內使用的現象并不罕見。《商標法》第32條中明確了商標“使用”要求，根據商標注冊取得制和商標權地域性原理，使用地域性的基本原則仍應堅持，但卻不必拘泥于境內的實際使用，可將境外使用而與境內有關聯的情形包含在內，從而適度擴大對使用地域性的理解，有效平衡商標權地域性與全球化之間的矛盾。在瞬息萬變的商業環境中，法院應綜合主客觀方面，對境外商標使用的境內效力進行細致地分析，在個案中進一步總結和梳理出具體的考量因素。

注釋：

孔祥俊.商標法適用的基本問題[M].中國法制出版社，2014年版，第230頁，第113頁.

北京市高級人民法院 （2007）高行終字第16號行政判決書;北京市高級人民法院 （2007）高行終字第495號行政判決書。

最高人民法院（2012）行提字第2號行政判決書。

關于定牌加工是否構成商標使用的問題亦是該案重點，有不少學者進行討論，參見王太平.從“無印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性質[J].法學評論，2017（6）.

雖然《商標審查及審理標準》中采用了“在中國”的表述，實際上指的是中國大陸地區，而不包括中國港澳臺地區。

北京市高級人民法院（2016）京行終2726號行政判決書。

北京市高級人民法院（2019）京行終3185號行政判決書、北京市高級人民法院（2019）京行終657號行政判決書、北京市高級人民法院（2019）京行終 5170 號行政判決書、北京市高級人民法院（2017）京行終4222號行政判決書、北京知識產權法院（2019）京73行初1277號行政判決書、北京市高級人民法院（2019）京行終4922號行政判決書、北京知識產權法院（2017）京73行初2090號行政判決書。

趙建蕊.商標使用再TRIPS中的體現及在網絡環境下的新發展[M].中國政法大學出版社，2014年版， 第7頁，第13頁.

王太平.我國未注冊商標保護制度的體系化解釋[J].法學，2018（8），第144頁，第147頁.

北京市高級人民法院（2013）高行終字第86號行政判決書。

北京市高級人民法院（2019）京行終5348號行政判決書。

最高人民法院（2018）最高法行再18號行政判決書;北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第2524號行政判決書。

周云川.商標授權確權訴訟：規則與判例[M].法律出版社，2014年版，第405-407頁.

黃匯.商標使用地域性原理的理解立場及適用邏輯[J].中國法學，2019（5），第80頁.

馮術杰.未注冊商標的權利產生機制與保護模式[J].法學，2013（7），第44頁.

北京市高級人民法院 （2007）高行終字第16號行政判決書。

鄧宏光.為商標被動使用行為正名[J].知識產權，2011（7），第11頁.

“索尼”案，參見北京市高級人民法院（2008）高行終字第717號行政判決書;“偉哥”案，參見最高人民法院（2009）民申字第313號民事判決書;“陸虎”案，參見北京市高級人民法院（2011）高行終字第1150號行政判決書。

董篤篤.論商標法中的“公眾使用規則”——以吉利“陸虎”商標爭議案為例[J].知識產權，2013（1）.

袁博.論商標的“公眾使用”與“客觀聯系”——廣東茶葉公司與商標評審委員會、桂埔芳商標異議復審行政訴訟案評析[J].電子知識產權，2015（Z1），第136頁。

劉毅.商標使用及其判斷標準省思[J].知識產權，2018（4），第77頁.

王太平.商標法：原理與案例[M].北京大學出版社，2015年版，第20頁.

黃匯，謝申文.駁商標被動使用保護論[J].知識產權，2012（7），第86-92頁.

凌宗亮.域外商標使用行為的效力及其判斷[J].知識產權，2019（12），第52頁.

https：//www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/marks/845/wipo_pub_845.pdf，最后訪問日期：2020年3月20日。

800 Flowers Trade Mark [2000]F.S.R.697。另見趙建蕊.商標使用再TRIPS中的體現及在網絡環境下的新發展[M].中國政法大學出版社，2014年版，第185頁.

Euromarket Designs Inc. v. Peters and Crate & Barrel Lted [2001]F.S.R.20。另見趙建蕊.商標使用再TRIPS中的體現及在網絡環境下的新發展[M].中國政法大學出版社，2014年版，第176-177頁.

LOREAL SA & ORS v. EBAY INTERNATIONAL AG & Ors [2009]EWHC1094（ch）。另見趙建蕊.商標使用再TRIPS中的體現及在網絡環境下的新發展[M].中國政法大學出版社，2014年版，第177-184頁.

Intl Bancorp， L.L.C. v. Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco，329 F.3d 359， 361 （4th Cir. 2003）。另見凌宗亮.域外商標使用行為的效力及其判斷[J].知識產權，2019（12），第52頁.

Euromarket Designs Inc. v. Peters and Crate & Barrel Lted [2001]F.S.R.20。另見趙建蕊.商標使用再TRIPS中的體現及在網絡環境下的新發展[M].中國政法大學出版社，2014年版，第176-177頁.