預料不到的技術效果與技術領域之間的關系分析

張歡

摘? 要：文章以實際案例為入口，分析了發明專利中預料不到的技術效果與技術領域之間的關系。當申請人認為某產品能夠產生預料不到的技術效果時，可以在申請發明專利的權利要求中將與該技術效果相關的產品用途進行保護。

關鍵詞：預料不到的技術效果;創造性;技術領域

中圖分類號：D913? ? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? ? ?文章編號：2095-2945（2020）16-0141-02

Abstract： This paper analyzed the relationship between the unexpected technical effect and the technical field in the invention patent through the actual case. The use of the product related to the technical effect can be protected in the claim of invention patent when the applicant thinks that the product can produce unexpected technical effects.

Keywords： unexpected technical effect; creativity; technical field

1 概述

《專利審查指南2010》（下稱《指南》）第二部分第四章[1]中規定“當發明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明發明具有顯著的進步，同時也反映出發明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，該發明具備創造性”。可見發明產生了預料不到的技術效果是發明具備創造性的充分條件。在審查實踐中，對于創造性的判斷通常適用《指南》中規定的“非顯而易見性”，那么若通過上述兩種不同的判斷方法會得出不同的結論，此時應該如何認定發明的創造性呢;尤其是在化學領域的組合物發明，其技術效果的預測性低，如何對技術方案的“非顯而易見性”和“預料不到的技術效果”進行考量。

2 以實際案例入手進行分析

案例1：本發明涉及一種粉體涂料組合物，現有技術中存在涂裝PE/HAA 系的粉體涂料而燒結的涂膜在涂裝具有螺絲部的部件的情況，因此本發明通過在現有粉末涂料組合物的基礎上加入諾伊堡硅土以提高涂膜硬度和螺絲擰緊性;本申請的說明書中也記載了實驗數據證明了加入諾伊堡硅土后的涂層硬度和螺絲擰緊性都得到了提升。

發明權利要求1為：粉體涂料組合物，其含有組分A和B，以及諾伊堡硅土（C），其中相對于A和B的固體成分合計100質量份，含有1-50質量份的C。

審查員通過檢索，給出了對比文件1，公開了一種熱固性粉體涂料組合物，其含有A和B。還檢索到一篇公知常識證據，公開了諾伊堡硅土硬度高，可作為涂料添加劑。

在此基礎上，審查員發出第一次審查意見通知書，其中審查員基于權利要求1和對比文件1的區別技術特征，確定的發明要解決的技術問題是：提高涂料的硬度。之后在對該區別進行評述的過程中，引入上述公知常識證據進行說理，認為本領域技術人員為了提高涂料的硬度，有動機選擇加入組分（C）。因此，權利要求1的技術方案是顯而易見的，不具備突出的實質性特點，因而不具備創造性。

申請人在答復的意見陳述中表示：審查員給出的對比文件1中沒有公開或教導任何關于“螺絲擰緊性”的改進;審查員引用的公知常識中也沒有記載通過添加諾伊堡硅土（即組分C）能夠滿足螺絲擰緊性;因此，比文件1和公知常識中并未記載關于添加諾伊堡硅土能夠提供螺絲擰緊性的組合物，并未給出添加的動機。

該意見陳述的爭論焦點就在于：本發明的組合物能夠提高“硬度”和“螺絲擰緊性”，但是通過對比文件1與公知常識證據的結合雖然能夠提高組合物的硬度，但是并未給出可以提高組合物螺絲擰緊性的技術啟示。

在了解了申請人的意見后，審查員疑惑的是，若基于提高硬度性能的目的，本領域技術人員能夠將對比文件1和公知證據結合得到權利要求1的技術方案，得到方案是“顯而易見的”，那么能夠提高螺絲擰緊性能是可預期的。但是效果“螺絲擰緊性”確實在對比文件1中沒有記載，對比文件和現有技術中并未給出加入C物質能夠改善“螺絲擰緊性”的技術啟示，而本發明在獲得改善硬度的同時還獲得了改善螺絲擰緊性的技術效果是預料不到的技術效果，那么本發明具備創造性。兩種思路好像都有道理，此時，到底應該如何評價該方案的創造性呢。

對于發明帶來了多個技術效果時，若A和B效果之間有關聯，或通過合乎邏輯的分析、推理必然能夠得到的，則不應當認為B效果是預料不到的技術效果;如A和B效果之間相互排斥，即現有技術中為了改善效果A，通常會導致效果B變劣，但是發明通過提出一種技術方案能夠同時提高兩種效果，則可認為效果B是預料不到的技術效果[2]。

但是如果A和B效果之間無關聯，沒有必然的聯系時，在判斷上則存在一定難度。上述案件中的“硬度”和“螺絲擰緊性”兩個效果之間就不存在必然的聯系。對于這種情況應該如何進行判斷是實際審查工作過程中的難點。對于這一點，有學者認為可以從預料不到的技術效果與技術領域之間的關系進行考慮[3]。

作者認為，對于本案而言，本發明和對比文件1均為粉末涂料領域。對比文件1公開了涂料可應用于建筑材料和汽車車體，可見對比文件1中的涂料是存在提高漆膜硬度的需求，因此可基于提高體系硬度的目的對對比文件1進行改進，而現有技術給出了明確的技術啟示，則預料不到的技術效果在創造性判斷中的比重就應該降低[4]。對于螺絲擰緊性，該性能僅僅是在當粉末涂料應用于螺絲部的部件這種特定的應用領域時才會被關注的性能，才是重要的性能。而本發明的權利要求中并未限定該粉末涂料是應用于螺絲部件的，其保護的就是一種粉末涂料組合物的配方組成，因此該技術效果體現出的差異并不會阻礙本領域技術人員對最接近的現有技術進行改進。但是若申請人將類似于“應用于螺絲部件”這樣的用途限定到權利要求中時，“螺絲擰緊性”這個技術效果就體現出了本發明和對比文件1在應用領域上的差異，此時本發明權利要求中的涂料所應用的技術領域是非常關注“螺絲擰緊性”這項性能的，那么所選取的對比文件也要是涉及對這方面性能的改性才能給出結合啟示，否則該技術方案具備創造性。

對于該觀點，通過下面這個案例可進行進一步的分析和探討。

相關案例2：本發明涉及一種化合物，說明書中指出該化合物不僅殺蟲能力提高，而且有選擇性殺蟲的效果[5]。

權利要求：一種化合物Q-C5H11。

對比文件1公開了一種通式結構為Q-R的化合物，該化合物可殺蟲，其中R選自C1-C10的取代或未取代烷基，并具體公開了結構為Q-C2H5的化合物;此外，對比文件1公開了母體為Q的化合物同系物中，隨著R碳原子數的增加，殺蟲能力穩定提高。

對于本案，由于根據現有技術可知，同系物中，隨著碳原子數的增加，殺蟲效果也穩定增加，那么，本領域技術人員為了增加殺蟲效果會選擇高碳原子數的R是很明確的選擇方式，因此雖然本發明具有預料不到的選擇性殺蟲效果，但是這樣的化合物發明仍然不具有創造性，但化合物對應于預料不到的選擇性殺蟲效果的用途具有創造性。

案例分析：對于一般的殺蟲劑，選擇性殺蟲并不是其關注的技術效果，只有當實際環境中需要殺死特定種類的蟲時，該技術效果才是會被關注的重要性能。而當發明僅僅保護一種產品，并未限定特定的用途時，發明聲稱的預料不到的技術效果并不一定能夠給發明帶來創造性。但是當權利要求限定選擇性殺蟲的用途時，“選擇性殺蟲”這個技術效果就體現出了本發明與對比文件1在應用領域上的差異，那么所選取的對比文件也要是涉及對這方面性能的改性才能給出結合啟示，否則該技術方案具備創造性。而現有技術中并沒有給出化合物能夠選擇性殺蟲的任何啟示，因此，該用途具備創造性。

3 結束語

預料不到的技術效果對于發明創造性的判斷一直是專利實質審查過程中的難點。在發明聲稱獲得了多個技術效果時，一方面，本領域技術人員要仔細分析現有技術是否能夠給出明確的技術啟示，判斷還原發明的過程是否會存在技術阻礙;若技術啟示明確，則發明即使取得了預料不到的技術效果也不能給發明帶來創造性;另一方面，若申請人發現了某一產品能夠產生預料不到的技術效果時，可以在申請發明專利的權利要求中將與該技術效果相關的產品的用途進行保護，那么審查員在檢索現有技術的過程中就必須要將該技術效果與現有技術的方案相聯系，檢索到的現有技術必須給出關于提高該技術效果的技術啟示才能夠用于評述該權利要求的創造性。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產權局（制定）.專利審查指南2010[P].北京：知識產權出版社，2010：182.

[2]王恒，等.淺析創造性審查中多個技術效果與技術啟示的判斷[J].中國發明與專利，2018，15（12）：116-119.

[3]代玲莉.預料不到的技術效果在發明創造性評判過程中的關聯性考量[J].科技與法律，2016（4）：700-709.

[4]葉青.創造性審查中對預料不到技術效果的考量[J].審查業務通訊，2014，20（11）：65-68.

[5]曲燕，等.預料不到的技術效果與發明的創造性[J].中國發明與專利，2009（12）：63-65.