同日申請發明和實用新型若干法律問題研究

龍玉洪

摘要：《專利法》第九條的但書條款充分體現了我國專利制度的優越性，很好的維護了專利申請人和不特定公眾的利益。文章從《專利法》第九條的規定展開，結合專利實務中的具體情形進行詳細的梳理和分析，使法律在專利申請、代理以及審查過程中適用更加明確，從而為相關條款的完善提供參考。

關鍵詞：專利;同樣的發明創造;重復授權;法律適用

一、法律釋義

（一）禁止重復授權及其但書特例

我國現行的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第九條第一款規定：“同樣的發明創造只能授予一項專利權。”該法律條文明確規定了禁止重復授權的原則，也就是禁止對同樣的發明創造授予多項專利權，同樣的發明創造只能進行一次授權，即一發明創造一專利，從而防止權利之間存在沖突。

該條文的但書部分還規定了一種特例，“但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。”該但書特例規定了同一申請人同日對同樣的發明創造符合授權條件的情況下都可以分別授予專利權，只不過該兩項專利權不能同時存在。

（二） 但書特例的背景

在20世紀90年代，為了解決專利申請積壓的問題，在未修改《專利法》和《專利法實施細則》的情況下，國家知識產權局采取了一項措施，即允許同一申請人同日或者先后就同樣的發明創造既申請發明專利，又申請實用新型專利。該措施較為有效地緩解了專利申請積壓的矛盾。

同時，由于發明專利對創造性的要求高于實用新型專利，因而，就一項針對產品的發明創造而言，當事人依法擁有分別尋求發明或實用新型專利保護的選擇權，只不過申請人在單獨選擇發明專利申請時，需承擔因創造性程度達不到法律所規定的發明專利標準而無法獲得發明專利授權的風險。《專利法》第九條第一款的規定彌補了申請人只選擇發明專利申請且得不到授權情況下發明創造得不到保護的尷尬狀況。

（三）但書特例的適用條件

準確適用但書特例以下條件缺一不可。1.屬于同樣的發明創造;2.同一申請人;3.同日（僅指申請日）既申請實用新型專利又申請發明專利，并且申請人在申請時分別做出說明的;4.先獲得的實用新型專利權尚未終止;5.申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

同時滿足以上五個適用條件的情況下，《專利審查指南》明確了兩種處理方式避免重復授權，一個是修改發明專利申請從而不屬于同樣的發明創造，另外一個是放棄實用新型專利權。然而提交專利申請到授予專利權周期較長，在整個過程中會因某種原因破壞但書特例的適用條件中的一個或者幾個，而相關法律法規沒有給出明確的處理方式，從而給專利的申請、審查以及授權帶來不確定性，因此，有必要對《專利法》第九條但書特例的適用情況進行系統的梳理，期許能夠尋求各種特殊情況的處理方式，也為《專利法》的完善提供參考。

二、專利申請后申請日改變的法律適用

（一）其中一項專利申請申請日重新確定造成不同日

《專利法實施細則》第四十條對重新確定申請日進行了詳細規定，對于同日申請的發明和實用新型來說存在以下幾種情況。

1. 實用新型專利申請或發明專利申請被重新確定申請日，申請日在后的專利申請還未獲得授權，造成了同樣的發明創造不同申請日進行申請，《專利法》第九條以及《專利審查指南》均有明確的處理方式，如果是不同申請人的話，專利權授予申請日在前的申請人;如果是同一申請人的話，根據《專利法》第二十二條的規定處理即可，重新確定申請日后，此時一項專利申請會構成了另一項專利申請的抵觸申請，會破壞其新穎性，嚴重制約其授權前景。

2. 實用新型專利申請或發明專利申請被重新確定申請日，申請日在后的專利申請先獲得授權，申請日在前的申請符合其他授權條件時怎么處理，目前相關法律法規沒有明確的規定，為了避免重復授權，可以選擇以下處理措施：（1）要求申請人對即將授權的專利申請進行修改，從而授予專利權;（2）如果申請人不進行修改或者修改仍還是同樣的發明創造的，該還未授權專利申請將會被撤回或者駁回;（3）為了解決重復授權的問題，申請人可以對申請日在后的授權專利提起無效，使得其自始不存在，從而對申請日在前的專利申請授予專利權。

以上不管申請人選擇哪一種處理措施，對申請人來說要么后授權的專利因為修改而被縮小保護范圍，要么因為不修改而被駁回，要么花費較大成本進行無效，對于申請人而言都有失公平，申請人為專利申請的不當授權承擔了不利的法律后果。相關法律法規應明確此種不當授權的糾錯機制，從而為申請人提供一種成本較低的，也更加合理的處理措施。

3. 實用新型和發明均被重新確定申請日，如果確定為不同申請日，則可按照（1）、（2）方式進行處理，如果確實為同一申請日，雖然相關法律沒有明確的規定，但仍然符合但書特例的五個適用條件，應按照《專利法》第九條第一款的規定處理。

（二）在后的專利申請以其中一項為優先權基礎，造成申請日不同

以其中一項為優先權基礎提交后申請，后申請的優先權日和前申請的申請日相同，由于《專利法》第九條中同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，其中的“同日”是指“同一申請日”，此種情況《專利審查指南2010》已有明確的解決措施。

三、專利申請后申請人改變時的法律適用

（一）專利申請未獲得授權前轉讓

其中一項專利申請在未獲得授權之前就進行轉讓，從而不符合但書特例中同一申請人的條件，其處理方式《專利審查指南2010》中有明確的規定，通知申請人自行協商確定申請人，申請人期滿不答復的，其申請被視為撤回;協商不成，或者經申請人陳述意見或進行修改后仍不符合專利法第九條第一款規定的，兩件申請均予以駁回。

（二）專利申請獲得授權后轉讓

《專利法》第九條只規定了同一申請人的情況，而一項專利的申請人并不必然是權利人，因此，同一申請人同日申請的發明和實用新型專利，將其中一項授權后轉讓給他人，另一項符合授權條件時如何處理，相關法律法規沒有明確的規定，根據《專利法》第九條關于禁止重復的原則，可讓申請人選擇以下處理方式：一個是要求申請人對即將授權的專利申請進行修改，從而授予專利權;另外一個是如果申請人不進行修改或者修改仍還是同樣的發明創造，該還未授權專利將會被撤回或者駁回。兩種處理措施均充分尊重申請人的選擇權，申請人在轉讓專利的情況下應該充分了解專利轉讓后的法律后果，因此其應該承擔因此帶來的不利法律后果。

四、發明先于實用新型授權時的法律適用

隨著國家提高知識產權審查質量和審查效率措施的實施以及《專利優先審查管理辦法》等規定的頒布，發明專利申請授權周期大大的縮短，因此，發明專利申請先于實用新型專利申請獲得授權成為可能，這就給《專利法》第九條的適用帶來困難，由于實用新型對創造性的要求低于發明專利，有時發明申請需要對其權利要求書進行修改才能獲得授權，故而發明的保護范圍可能會比實用新型的保護范圍窄，因而權利人并不會當然首選發明專利對其發明創造進行保護。基于此，如何適用《專利法》第九條的但書特例需要給予明確。

根據《專利優先審查管理辦法》的規定，發明專利申請必須在規定的時間內結案，而根據《專利法》第九條的規定，如果發明專利申請先獲得授權，在實用新型專利申請符合授權的其他條件情況下，為了避免重復授權，該實用新型專利申請會被要求修改或者被撤回或者被駁回幾種方式進行處理;很顯然，存在《專利優先審查管理辦法》和《專利法》法條的沖突，根據上位法優于下位法的原則，此種情況只能先適用《專利法》進行處理，即發明專利申請應等到實用新型專利申請獲得授權后再行處置。既造成了《專利優先審查管理辦法》適用的困難，由于審查周期大大延長，又損害專利申請人的相關合法利益。

由于《專利法》第九條的但書條款只規定了實用新型專利申請先于發明專利申請獲得授權的情況，實踐中也會出現發明專利申請先于實用新型專利申請獲得授權的可能，因此，對該條款進行完善顯得就特別有必要，建議將《專利法》第九條中的但書條款修改為“但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該專利權的，可以對后獲得專利權的申請授予專利權。”如此，不管實用新型專利申請還是發明專利申請先授權，都能夠有明確的處理措施。

五、實用新型授權后權利處于待定狀態的法律適用

《專利法》第九條但書條款中規定了一種先獲得授權的實用新型專利權尚未終止的情況，尚未終止也就是專利權處于有效期，其法律效力未消滅。而在專利有效到期限屆滿終止前會出現各種情況使得專利權的法律效力處于待定狀態，此時如何適用《專利法》第九條中的但書條款需要進行明確。

（一）實用新型授權后未交年費處于恢復期

根據《專利審查指南2010》的規定，專利權繳納年費期滿之日到國家知識產權局進行失效處理，并在專利公報上公告，整個周期至少為一年，在此一年之內，如果專利權人繳納年費或者恢復專利權，此時，實用新型專利權處于明確的有效狀態，如果專利權人沒有做任何處置，則實用新型專利權終止。當同日提交的發明專利申請符合其他授權條件時，是否需要等待實用新型專利處于明確的法律狀態再行處置，法律法規沒有明確規定，在專利審查過程中發出審查意見通知書時應要求專利申請人要么對發明專利進行修改，要么催促專利申請人盡快使其實用新型專利權效力處于明確的法律狀態，由于實用新型專利權的法律效力處于待定是由專利權人造成的，因此專利權人應承擔發明專利授權周期被延長對其造成的不利法律后果。

（二）實用新型專利授權后處于被無效狀態

專利權被授予后，如認為不符合法律規定，任何人和單位均可依專利復審程序請求專利復審委員會宣告該權利無效。如果先授權的實用新型專利處于無效以及無效后的法院審判階段，會有兩種結果：一種結果是實用新型專利權被無效;另外一種結果是維持專利權全部有效或者部分專利權有效或修改后維持專利權有效。經過無效以及無效后的法院審判程序，使得實用新型專利權的法律效力處于待定狀態，如果需要實用新型的專利權效力處于明確的法律狀態，其周期較長，當同時申請的發明專利申請符合其他授權條件時，如何處理沒有明確規定;國家在發出審查意見通知書時應要求專利申請人對發明專利進行修改或延遲答復期限使實用新型專利權效力處于明確的法律狀態后，再讓專利權人進行選擇，如此，專利權人的選擇權得到了充分的尊重;實用新型專利權效力處于明確的法律狀態后，若實用新型被無效后自始不存在，此時不會存在重復授權的問題，直接授予發明專利權即可;如果實用新型維持專利權全部有效或者部分專利權有效或修改后維持專利權有效，此時也可根據《專利審查指南》的規定放棄實用新型專利權進行處理。

六、結語

專利代理、審查實踐中，各種特殊情況會層出不窮，也為法律的適用提出了挑戰，專利重復授權的但書特例也不例外，因此，對其進行系統的梳理和研究就顯得尤其必要，從而為完善《專利法》以及《專利審查指南》的相關條款提供參考，避免原則和法條之間以及各種規定之間的相互沖突，使專利申請、代理以及審查有章可循。

參考文獻：

[1]尹新天.中國專利法詳解[M].知識產權出版社，2011.

[2]黃蕾，俞可嘉.重新確定申請日對相同發明創造的“同日申請”影響及對策研究.[J].中國發明與專利，2014（05）.

[3]張文顯主編.法理學[M].高等教育出版社，2018.

[作者單位：重慶為信知識產權代理事務所（普通合伙）]