專利轉讓合同中的禁止反悔原則

●李永芳

一、禁止反悔原則與專利轉讓合同相關理論介紹

（一）禁止反悔的概念

《布萊克法律詞典》曾對禁止反悔的含義做出解釋，禁止反悔的意思是如果一個人的言行已經使相對人產生信賴，法律為保護相對人的利益就禁止該人出爾反爾，推翻其之前做出的的言行。

（二）專利制度中的禁止反悔原則

專利轉讓禁止反悔原則集中體現為專利轉讓合同中的禁止反言，即轉讓人不能對其轉讓的專利權提出無效宣告請求①。如果轉讓人做出與前行為相矛盾的言行，專利轉讓合同的目的就無法實現，專利受讓人將因此遭受損失。

（三）專利轉讓合同

專利轉讓合同，是指專利權人作為轉讓方為將其發明創造專利移交給受讓方而訂立的合同②。專利轉讓合同中的權利義務關系對雙方當事人的利益產生直接影響，專利轉讓人與專利受讓人的權利義務相對應存在。

專利轉讓人最核心的一項權利就是向專利受讓人收取一定數額的專利轉讓費。專利受讓人的權利主要通過專利轉讓人履行四個方面的義務來實現：其一，專利轉讓人的技術實施資料提供義務；其二，專利轉讓人及時辦理轉讓登記的義務；其三，專利轉讓人的權利瑕疵擔保義務；其四，專利轉讓人的不實施義務。

二、禁止反悔原則在專利轉讓合同中適用與限制

（一）在專利轉讓合同中適用禁止反悔原則的原因

在專利轉讓合同中適用禁止反悔原則的原因，主要是因為專利轉讓合同中存在機會主義行為，而禁止反悔原則又可以有效遏制機會主義行為。

1.專利轉讓合同中存在機會主義行為。專利轉讓合同當事人為追逐利益最大化可能會實施機會主義行為，而機會主義行為會大大增加交易成本。所謂交易成本，是指交易主體為了完成交易所耗費的成本③。交易成本主要自兩個方面，對于實施機會主義行為的一方當事人而言，其欺騙對方當事人投入交易專用性資產的過程中要耗費大量額外的時間和精力；對于機會主義行為的承受者而言，對方的機會主義行為將會大大增加其防范成本。

2.禁止反悔原則可以有效遏制專利轉讓合同中機會主義行為。機會主義行為理論支撐著禁止反悔原則的存在和發展，同時禁止反悔原則又為遏制專利轉讓合同中的機會主義行為提供制度上的保障。禁止反悔原則規制轉讓人實施的以下幾種機會主義行為。

其一，轉讓人收取明顯超出其技術貢獻的許可費。專利轉讓費本應由合同雙方當事人在自愿的基礎上協商確定，但是專利轉讓人可能會利用其優勢地位而向專利受讓人索要明顯高于市場價值的專利費。其二，轉讓人不履行合同義務。專利轉讓合同中，專利轉讓人有四項最主要的義務，分別是及時到國家知識產權局進行轉讓登記的義務；向專利受讓人移交技術實施資料的義務；其所轉讓專利的瑕疵擔保義務；不再實施已轉讓的專利的義務④。

專利權的轉讓以履行登記手續為準，受讓人要獲得專利權需經過登記程序方可實現，禁止反悔原則督促轉讓人盡早履行轉讓登記義務。專利轉讓人有向受讓人提供與實施專利技術相關資料的義務，禁止反悔原則要求轉讓人向受讓人移交內部詳細資料，讓受讓人真正地獲得隱性專利技術資料。專利技術的轉讓不同于其他有體物的轉讓，在專利技術轉讓給受讓人之后，轉讓人為了牟利可能會繼續實施已專利，禁止反悔原則要求轉讓人不再實施已轉讓的專利技術。專利轉讓人對其轉讓的專利應承擔瑕疵擔保義務⑤。這項義務包含兩方面的內容。首先，專利轉讓人所轉讓的應為有效的專利。其次，專利轉讓人應積極維護專利的有效狀態。

三、專利轉讓合同中禁止反悔原則適用的限制

不做區分地限制專利轉讓合同雙方當事人提出專利無效宣告請求的權利，可能導致另一方當事人權利濫用。在專利轉讓合同中適用禁止反悔原則，并不意味著永遠剝奪合同當事人質疑專利有效性的權利。

在專利轉讓合同中限制禁止反悔原則適用的情形主要有兩種。第一種是受讓人依據專利轉讓合同享有的權益被剝奪時⑥。如果受讓人對第三人提起專利侵權訴訟，在訴訟的過程中受讓人發現其受讓的專利是無效的。此時，應允許受讓人突破禁止反悔原則的限制。第二種是因專利轉讓合同期限屆滿的限制。只有在專利轉讓合同有效期內才能禁止合同當事人提出專利無效宣告請求。

四、禁止反悔原則在適用過程中出現問題的原因及化解難題的建議

（一）立法缺失是禁止反悔原則面臨困境的根本原因

專利轉讓合同中禁止反言明確禁止轉讓人針對其轉讓的專利提出無效宣告請求，但并沒有對受讓人進行限制。《專利法》和《專利法實施細則》都沒有對禁止發言做出明確規定。在司法實踐中，只能依靠法官自由裁量來處理。但目前我國法官隊伍的素質存在差異，類似案件在不同的法院可能得到完全不同的判決結果。

（二）化解禁止反悔原則適用過程所遇難題的相關建議

1.可以設立確認專利無效的訴訟類型。按照司法解釋的規定，在侵犯發明專利的案件中，若被告在答辯期間內請求宣告該專利無效，可以不中止訴訟⑦。針對這一情況，我國可以設立確認專利無效的訴訟類型，允許法院將確認專利無效的訴訟與專利侵權訴訟合并審理。法官在審理專利侵權案件的同時，可以直接對涉案專利是否有效做出判斷，這將大大提高專利司法救濟的效率。

2.在《專利法》中確定專利轉讓合同“不質疑條款”的效力。“不質疑條款”的意思是專利轉讓合同雙方當事人在訂立合同時，約定雙方均不能對專利的有效性提出質疑。“不質疑條款”是禁止反悔原則在轉讓合同中的一種具體化。

（1）我國對于“不質疑條款”的態度

我國很少提到“不質疑條款”這個概念。有些學者認為，在專利轉讓合同中訂立“不質疑條款”的行為是無效的，“不質疑條款”將嚴重妨礙技術的進步。我國《專利法》第45 條表明，任何單位或個人均可以提出專利無效宣告請求，但同時又規定了專利轉讓合同中的禁止反言原則。這種做法排除了專利轉讓人的無效宣告請求權⑧。由此可知，我國《專利法》對于不質疑條款的總體態度是，在雙方協商一致的情況下，可以締結“不質疑條款”。專利轉讓人負有瑕疵擔保義務，承擔不質疑專利有效性的義務，同時轉讓人也可以在轉讓合同中約定受讓人亦不得提出無效宣告請求。

（2）確定專利轉讓合同中的“不質疑條款”的效力。如何確定專利轉讓合同中“不質疑條款”的效力，筆者認為應注意幾個問題：

《中華人民共和國合同法》第329 條規定，非法壟斷技術、妨礙技術進步或者侵害他人技術成果的技術合同無效。因此，需要明確構成非法壟斷技術、妨礙技術進步以及侵害他人技術成果的判斷標準。專利權是一種專有權，帶有一定程度的壟斷性質，但是這個度得把握好。如果采取違法方式或者對技術壟斷達到了嚴重阻礙技術的進步的程度，“不質疑條款”因專利轉讓合同無效而歸于無效。同時，如果轉讓人以無效的專利作為專利轉讓合同標的并且又在合同中加入“不質疑條款”，禁止受讓人對專利的有效性提出異議，嚴重妨礙市場競爭的，該條款無效。如果專利轉讓合同沒有上述情形，應認定其中的“不質疑條款”有效。

結論

首先，本文介紹了禁止反悔原則和專利轉讓合同的內涵。禁止反悔原則要求轉讓人積極維護專利的有效性。其次，分析了在專利轉讓合同中適用禁止反悔原則的原因和限制。禁止反悔原則可以有效遏制專利轉讓合同中的機會主義行為，減少交易成本。當受讓人的專利權被剝或者專利轉讓合同期限屆滿時受讓人可以提出確認專利無效的請求。最后，分析了專利轉讓合同適用過程面臨難題的主要原因，以及化解難題的一些建議。相關立法的缺失是禁止反悔原則在適用過程中出現問題的根本原因。因此，本文在最后提出了通過在我國設立確認專利無效的訴訟類型和在專利法中明確不質疑條款的效力來化解禁止反悔原則所面臨的困境的建議。

注釋：

①劉強,馬歡軍.協同創新戰略背景下的專利轉讓糾紛法律適用——以經濟學分析為視角[J].大理大學學報,2018,3(03):82- 91

②劉春田. 知識產權法院的職責與使命[N].人民法院報,2014- 09- 03(005)

③湯吉軍,郭硯莉.資產專用性、敲竹杠與國有企業治理結構選擇[J].經濟體制改革,2014(06):97- 101

④劉強,馬歡軍.協同創新戰略背景下的專利轉讓糾紛法律適用——以經濟學分析為視角[J].大理大學學報,2018,3(03):82- 91

⑤陳愷悌. 專利交易的潛在風險分析和對策[J].知識產權,2011(03):37- 42

⑥蔣洋. 專利被許可人禁止反言原則研究[D].華東政法大學,2013

⑦蔣洋. 專利被許可人禁止反言原則研究[D].華東政法大學,2013

⑧《專利法》第45 條自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效