寬嚴相濟的專利實用性審查標準的構建

劉明江

(河南牧業經濟學院 文法學院，河南 鄭州 450044)

在人類歷史上，專利制度備受質疑，甚至在個別國家曾一度遭到廢棄，發展到當今時代也沒有完全擺脫社會公眾的質疑。然而，專利制度依然存在于人類社會中，其持續存在的強大根基就在于專利制度對于經濟增長和社會進步作出的巨大貢獻，就在于社會公眾在發出質疑的同時也從實用性中發現了專利制度存在的合理性。[1]在專利法上，實用性是發明或者實用新型獲得授權應當具備的不可或缺的條件之一，其發揮的作用并不比其他條件小，古今中外概莫能外。然而，與其重要性不相匹配的是，實用性較少受到研究人員的關注，我國實用性審查標準如何改進，以及實用性與充分公開之間的適用關系如何處理，更是少人問津。筆者注意到了這一研究現狀，也注意到，在中外專利法以及區域性或者國際性專利文件中，概括專利“實用性”的用語有所不同，這些用語的含義也有所差異。

本文立足于這些“不同”和“差異”，剖析我國實用性審查標準存在的問題，提出構建一個寬嚴相濟的實用性審查標準的設想，該標準既能與國際協議要求保持一致，也能適合我國的現實需要，既不寬松，也不嚴苛，以寬嚴相濟為目標。

一、我國實用性審查標準的現狀

在我國專利法上，實用性是指，申請專利的發明或者實用新型，一方面要具備“能夠制造或者使用”的特性，另一方面還要具備“能夠產生積極效果”的特性。我國專利法雖經多次修改，但對于實用性含義的規定從沒有改變過。實用性不僅可以在專利權的授予中起決定性作用，而且也可以在專利權的無效中同樣具有決定性的作用。若發明或者實用新型不具備實用性，專利申請會被駁回，授權專利也會被宣告無效。準確把握實用性這一要件的含義，具有非常重要的意義。

《中華人民共和國專利法釋義》一書對2000年第二次修改后的專利法進行了細致入微的解釋。根據該書對實用性的解釋，發明或者實用新型是否具有實用性，取決于該發明或者實用新型是否能夠在產業上制造出來(僅就產品專利而言)，或者在產業上投入使用(僅就方法專利而言)，以及該發明或者實用新型是否能夠在產業上產生與“現有技術”相比的積極效果。[2]尤為惹人注意的是，該解釋引入“現有技術”，將其作為“積極效果”有沒有產生的參照對象。后文對此還有批評性分析。

上述解釋也是我國學術界對實用性的慣常兩要素(重復再現和積極效果)解釋，見諸各類文獻。以教科書為例，王遷教授在其所著的《知識產權法教程》中指出：“一項發明或者實用新型是否具有實用性，應當看其能否在產業上制造或者使用并解決技術問題，以及能否達到積極和有益的效果。”[3]

可以看到，在我國的專利法上，實用性的內涵體現在兩個方面，一個是重復再現，另一個是積極效果。值得注意的是，對實用性的慣常解釋均突出了“產業”的要求，盡管可以在最寬泛的意義上解釋“產業”的內涵，對實用性的解釋也僅產生少許的限定作用，但這個“產業”的限定用語在我國的專利法中從來沒有存在過。這一點在下文的評價部分還會提及。

國家知識產權局依據我國專利法及專利法實施細則的規定，制定了一部具有部門規章屬性的專利審查指南，并根據實際需要及時進行修改完善。該指南細化了專利法及專利法實施細則的各項規定，是各類專利申請的審查依據和標準，毫無疑問具有權威性及規范性。《專利審查指南2010(2019年修訂)》(以下簡稱專利審查指南)規定有實用性審查適用的指引。[4]從中可以發現，專利審查指南對實用性的規定與專利法上的規定和上述解釋均是一致的，都強調了“能夠在產業上制造或者使用”和“能夠產生積極效果”兩項實質內容，同時列舉了不具備實用性的6種情形。

在敘述了有關實用性的規定及解釋之后，本文在此還要提及我國專利法針對充分公開的規定。我國專利法第26條規定，說明書應當對發明或者實用新型作出“清楚、完整的說明”，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。所屬技術領域的技術人員是否能夠實現發明或者實用新型，就成為判斷說明書是否滿足充分公開要求的基本依據。這就是說，發明或者實用新型應當滿足充分公開的要求，若這一要求得不到滿足，專利申請會被駁回，授權專利也會被宣告無效。在此提出充分公開的問題，是因為本文認為充分公開與實用性存在有內在聯系，需要一并進行分析。

我國專利法在不同的條款中分別規定了發明或者實用新型應當具備的實用性要件和應當滿足的充分公開要求，但沒有處理好實用性與充分公開之間的關系，致使專利申請同時涉及實用性和充分公開問題時審查員不能正確適用這些條款。我國專利審查指南指出：“因不能制造或者使用而不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書公開的程度無關。”換言之，發明或者實用新型不具備實用性若系技術方案本身固有的缺陷造成的，就以不具備實用性為由駁回專利申請，根本不需考慮說明書公開是否充分的問題。本文質疑的是，實用性與充分公開真的沒有牽連嗎？

二、美國和歐洲的實用性審查標準

美國專利商標局和歐洲專利局位于獲得普遍認可的五大專利局之列，這兩個專利局適用的實用性審查標準對我國來說具有較高的借鑒價值，因此成為本文的分析對象。本文主要參照美國專利商標局適用的專利法(35 U.S. Code Title 35- PATENTS，簡稱美國專利法)和歐洲專利局適用的歐洲專利公約(European Patent Convention，簡稱EPC公約)，以及這兩個專利局各自發布的專利審查指南。

(一)美國的實用性審查標準

美國法上的實用性(utility)規定植根于三個淵源：其一，美國憲法第1條第8款第8項的規定，將一定期限的專有權利授給有用技術(useful arts)的發明人；其二，美國專利法第101條的規定，將專利授給有用的(useful)發明；其三，以普通法形式發展而成的實用性標準，系美國最高法院(US Supreme Court)和美國聯邦巡回上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit)在判決中確立的實用性標準。

一般認為，美國專利法上的實用性要求體現在美國專利法第101條的規定：“凡是發明或者發現任何新穎且有用的(useful)方法、機器、制造物、物質組合或者上述任何新穎且有用的(useful)改進者，……均可以獲得專利。”其中，“有用的”一語就成為美國實用性要件的法律依據。學說和判例一般將useful視為實用性(utility)的淵源，意在強調發明的有用性(usefulness)。

在美國專利商標局的專利審查實踐中及在美國最高法院和美國聯邦巡回上訴法院的審判實踐中，實用性先后延伸出以下含義：(1)可操作的實用性(operable utility)，即發明是否能夠實施；(2)有益的實用性(beneficial utility)，即發明是否能夠提供可識別的益處；(3)特定/實在的實用性(specific/substantial utility)，即發明是否具有特定和實在的用途。[5]有益的實用性在早期的判例中還包括“道德的實用性”的含義，但在后來的判例中“道德的實用性”的適用遭到了否定，美國專利商標局的專利審查程序手冊(Manual of Patent Examining Procedure，簡稱MPEP)也不贊成發明因格調低下、具有欺騙性或者有悖公共政策而不具有實用性的判定。特定和實在的實用性釋義的出現是為了應對化學及生物領域一些未知用途的發明專利申請，要求發明具有可信的(credible)特定且實在的用途，若欠缺這種用途，就以不具備實用性為由駁回專利申請。特定實用性是指一項發明的用途必須是非常具體的，而不能是抽象的；實在實用性是指一項發明的用途必須是現實性的，而不能是潛在性的。[6]

在充分公開方面，美國專利法第112條規定，說明書應當使用完整、清晰、簡潔、準確的術語，對發明、制造、使用該發明的方式和方法進行書面描述，以使所屬領域或者最接近領域的技術人員能夠制造和使用該發明，還應當披露發明人深思熟慮的實施該發明的最佳方案。根據美國專利法第282條在2011年修改前的規定，未充分公開發明或者未披露最佳實施方案，均可導致專利權利要求被撤銷、無效或者不可執行；但第282條經過2011年修改之后，情況就不同了，未充分公開發明可導致專利權利要求被撤銷、無效或者不可執行，未披露最佳實施方案則不會產生如此后果。第282條的修改對第112條要求的最佳實施方案的披露產生了極大的影響，使得最佳方案的披露徒具形式意義，“不再具有實質性意義”。[7]

MPEP澄清了美國專利法第101條(實用性)與第112條(充分公開)之間的適用關系。一項發明欠缺第101條所要求的實用性，同時也會造成該發明欠缺第112條所要求的充分公開。在發明不具備實用性的情況下，本領域普通技術人員不可能將發明付諸實施，進而也不可能在說明書中教導技術人員如何使用該發明。根據MPEP提供的指引，對于這類發明專利申請，基于第101條規定以不具備實用性為由駁回專利申請，同時基于第112條規定以未充分公開為由駁回專利申請。實際上很清楚，專利申請因缺乏實用性而被駁回，無論是依據第101條規定，還是依據第112條規定，都建立在同一個基礎上，即申請人聲稱的實用性不能令人信服。為了避免混淆起見，凡是依據第101條規定以不具備實用性為由作出的駁回決定，都伴隨有依據第112條規定以未充分公開為由作出的駁回決定。

在實用性要件得以滿足的情況下，如何判定說明書的充分公開情況？MPEP明確回答了這個問題。申請人披露了發明的一項特定用途，并提供了令人信服的證據支持了這種特定用途，毫無疑問滿足了第101條的實用性要求，但并不意味著第112條的充分公開要求也得到了滿足。以一項某種化合物治療某種疾病的發明為例，專利申請人提供了令人信服的證據證實了該化合物的治療作用。若所屬技術領域的技術人員必須進行過量(undue amount)的實驗，獲得足夠的實驗數據，才能實現該化合物聲稱的治療作用，那么，可以說，該發明申請欠缺第112條要求的充分公開，但不能說該發明欠缺第101條要求的實用性。在專利審查中，為了避免混淆起見，凡是基于“欠缺實用性”之外的原因依據第112條規定提出的駁回決定應當單獨作出，以與基于“欠缺實用性”依據第101條規定和第112條規定提出的駁回決定相區分。

(二)歐洲的實用性審查標準

歐洲專利公約，顧名思義，是一個關于歐洲專利局據以授予歐洲專利的公約，也是一個區域性的專利公約。歐盟成員國全都是EPC公約成員國，因此受EPC公約拘束。分析EPC公約針對實用性的規定，也就相當于分析各個歐盟成員國的專利法中有關實用性的規定。本文只援引EPC公約及相應審查指南的有關規定，不觸及歐盟成員國的專利法。

EPC公約在第52條第1款中規定，在任何技術領域內，凡是具備新穎性、創造性并適于產業應用(susceptible of industrial application)的發明，均應當授予歐洲專利；并在第57條中規定，如果發明能夠在任何類別的產業中制造或者使用，包括能夠在農業中制造或者使用，即可認為發明適于產業應用。

關于發明的充分公開，EPC公約作出了明確規定。EPC公約第83條規定，歐洲專利申請應當以足夠清晰且完整的方式公開發明，以使本領域的技術人員能夠實施該發明。與美國專利法不同的是，EPC公約沒有對實施發明的最佳方案的披露提出什么要求。

歐洲專利審查指南(Guidelines for Examination)澄清了EPC公約第57條(產業應用性)和第83條(充分公開)之間的適用關系。對于違背公認的物理定律(well-established physical laws)的發明(如永動機)，區分不同情況，提出反對意見，或是單獨以不具備產業應用性為由提出反對意見，或是單獨以不滿足充分公開要求為由提出反對意見，或是同時以不具備產業應用性且不滿足充分公開要求為由提出反對意見。

根據歐洲專利審查指南G部分第三章就“產業應用性”審查提供的指引，對于明顯違背公認的物理定律的產品發明或者方法發明(如永動機)，這類發明將被排除在適于產業應用的發明之外。若權利要求保護的對象僅僅是該發明的功能或者目的，就援引EPC公約第57條規定，以不具備產業應用性為由提出反對意見；若權利要求保護的對象僅僅是該發明物件的特定構造，就援引EPC公約第83條規定，以不滿足充分公開要求為由提出反對意見。

歐洲專利審查指南在“充分公開”審查指引部分也提到了上述永動機式的發明，這類發明存在固有缺陷，沒有實施可能性，原因就在于違背了公認的物理定律。根據歐洲專利審查指南F部分第三章就“未充分公開”審查提供的指引，如果永動機發明權利要求的保護對象指向了永動機的功能，而不是僅僅指向了永動機的結構，那么，不僅援引EPC公約第57條規定以不具備產業應用性為由提出反對意見，而且援引EPC公約第83條規定以不滿足充分公開要求為由提出反對意見。

(三)美國和歐洲的實用性審查標準對比分析

歐洲的“產業應用性”標準，也就是“在產業中制造或者使用”標準，實質上是要求發明申請描述的技術方案能夠在產業中實現，強調發明的重復再現性。美國的“實用性”或稱“有用性”標準要求發明具有使用價值，能夠解決技術問題，強調發明的價值性。盡管這兩個標準具有各自的側重點，但經過解釋性適用之后，兩者的含義有趨同的傾向，均要求授予專利權的發明不僅要具有再現性，而且也要具有價值性。那么，這兩個標準，孰優孰劣？本文認為，只能視技術領域而定。在傳統的技術領域(如機械、電子)，“產業應用性”標準較優一些，意在強調發明的可制造或者可使用，而在新興的技術領域(如生物、化學)，“實用性”標準較優一些，意在強調發明的可利用價值。

對于違反物理定律的發明專利申請，歐洲專利審查指南區分專利權利要求保護的對象，保護對象不同，就以不同的理由提出反對意見，產業應用性條款及充分公開條款或是單獨援引為反對理由，或是同時援引為反對理由。MPEP則不做這種區分，一律以不具備實用性且不滿足充分公開要求為由駁回專利申請。這表明，對于實用性與充分公開之間的內在關系，歐洲專利局與美國專利商標局存在著不同的認識。本文認為，MPEP對實用性與充分公開之間的關系的處理，較具合理性，值得我國借鑒。

三、TRIPS協議和SPLT條約草案中的實用性審查標準

TRIPS協議(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，與貿易有關的知識產權協議)和SPLT條約草案是(Draft Substantive Patent Law Treaty，實體專利法條約草案)與專利有關的比較重要的國際協議和國際條約，其中的實用性規定在統一協調各國的實用性審查標準方面具有重要的作用。TRIPS協議是一個已生效的國際協議。SPLT條約草案在磋商階段即遭擱置，但在磋商過程中呈現的各方觀點，一方面表明在國際層面上統一實用性條件的重重困難，另一方面提示各方為達成實用性條件的統一而應努力的方向，其中孕育著實用性審查標準的國際發展趨勢。

(一)TRIPS協議中的實用性審查標準

TRIPS協議首次在國際層面上統一規定了授予專利權的實質條件。TRIPS協議第27條規定，在所有技術領域內，任何發明，不論是產品發明，還是方法發明，只要具備新穎性、創造性并可付諸產業應用(capable of industrial application)，均應當授予專利；在為第27條提供的注釋中，TRIPS協議指出：“可付諸產業應用的”可以被成員國視為“有用的(useful)”的同義語。TRIPS協議的這一注釋清楚地表明，“可付諸產業應用的”與“有用的”在本質上還是有所區別的，只是在TRIPS協議中被作為同義語看待而已。“可付諸產業應用的”與“有用的”之間的關系類似于我國著作權法上“著作權”與“版權”之間的關系，盡管“著作權”和“版權”實質上具有不同的內涵，但在我國的著作權法上“著作權”和“版權”就能成為同義語。

TRIPS協議也有對發明充分公開的規定。TRIPS協議第29條規定，成員國應當要求專利申請人采用足夠清晰且完整的方式披露其發明，以使本領域的技術人員能夠實施該發明，并可以要求專利申請人披露發明人在專利申請日或者優先權日知曉的實施發明的最佳模式。從語言表述上看，TRIPS協議對發明充分公開的要求與美國專利法第112條的要求是一樣的。

(二)SPLT條約草案中的實用性審查標準

雖然SPLT條約草案遠不如TRIPS協議知名，但卻是在國際專利一體化進程中取得的階段性重要成果，體現了國際專利法從協調各國專利法到統一各國專利法轉變的動向。本文參考的SPLT條約草案系世界知識產權組織(WIPO)專利法常設委員會(Standing Committee on the Law of Patents，簡稱SCP)于2001年5月14—19日在瑞士日內瓦召開的第5次會議上討論的SPLT條約草案(Draft Substantive Patent Law Treaty，SCP/5/2)，同時參考的還有SPLT條約草案實施細則和實踐指南草案(Draft Regulations and Practice Guidelines under the Draft Substantive Patent Law Treaty，SCP/5/3)。

SPLT條約草案在三個條款(第16—18條)中分別對發明應具備的實用性、新穎性和創造性做出了明確規定。依據第16條的備選條款A，一項發明，就其性質而言，如果可以“在任何類別的產業上制造或者使用”“擁有一項特定的、實在的和可信的用途”，就應當被視為適于產業應用的(有用的)①；第16條的備選條款B則是“刪除產業應用性/實用性要求”，也就是說，對實用性不做任何規定。與TRIPS協議采用腳注的方式不同，SPLT條約草案直接將“適于產業應用的”和“有用的”兩個術語并列置于第16條備選條款A之中，第16條就是以“產業應用性/實用性”(Industrial Applicability/Utility)作為條目標題的，將“產業應用性”和“實用性”等同看待的意圖非常明顯。

SPLT條約草案第11條系對發明充分公開的規定，它的備選條款A規定，申請人應當采用足夠清晰且完整的方式披露其發明，以使本領域的技術人員能夠實施該發明。比較而言，該草案第11條備選條款A的文字表述與TRIPS協議第29條沒有什么不一樣。然而，第11條備選條款A對實施發明的最佳方案的公開沒有提出要求，這是與TRIPS協議第29條不一樣的地方。SPLT條約草案第11條的備選條款B采用不同的措辭對發明的充分披露提出要求：對申請專利的發明的披露應當是充分的，申請專利時提交的說明書、權利要求書和附圖足以使本領域的技術人員不需進行過量試驗即可將該發明付諸制造和使用。SPLT條約草案第11條備選條款B也沒有對實施發明的最佳方案的公開提出要求。

(三)TRIPS協議和SPLT條約草案中的實用性審查標準對比分析

產業應用性強調發明能夠在產業上制造或者使用，在意的是發明的再現性，而實用性強調發明能夠具備實際的用途，在意的是發明的價值性。在傳統的技術領域(如機械、電子)，能夠在產業上制造或者使用的發明一般都具有不證自明的用途，而在新興的技術領域(如化學、生物)，發明的再現性常常是不證自明的，但發明的用途卻不那么清晰可見，有待實驗數據證明。正如前文已述，“產業應用性”和“實用性”在內涵上本不相同，但被人們視為同義語了。

盡管TRIPS協議和SPLT條約草案均將“產業應用性”和“實用性”視為同義語，但兩個用語背后的觀念已經根深蒂固，雙方(主要是美歐各自代表的雙方)固執己見，不肯妥協，因此要把這兩個用語的內涵真正統一起來并非易事。TRIPS協議沒有在國際層面上實現實用性要件的真正統一。在SPLT條約草案討論中，締約磋商各方未能就調和產業應用性和實用性兩個術語內涵的統一條款達成一致意見，直到2005年5月第11次專利法常設委員會會議上，仍沒有就產業應用性和實用性的協調統一達成共識，致使SPLT條約草案的協商工作自2006年起暫停至今。

若SPLT條約能夠達成，存在一種可能性，那就是需要調和歐洲的產業應用性標準與美國的實用性標準，方法就是，在SPLT條約中將產業應用性(實用性)規定為發明能夠在任何類別的產業上制造或者使用的特性，在SPLT條約實施細則或者實踐指南中將產業應用性(實用性)解釋為發明具有特定的、實在的和可信的用途。可以預料的是，按照這樣一個解釋思路走下去，SPLT條約在形式上采納了歐洲的產業應用性標準，但在各國的專利審查實踐中，審查員實際適用的是美國的實用性標準。不過，這是不是可以反映出產業應用性標準漸漸向實用性標準靠攏的發展態勢呢？

對于實用性與充分公開之間的關系，不管是TRIPS協議，還是SPLT條約草案，均沒有提及，SPLT條約草案實施細則和實踐指南草案也沒有提及。因此，對于違背自然規律的發明專利申請，以什么樣的理由做出駁回決定，悉數交由各國自行規定，TRIPS協議和SPLT條約草案不持任何立場。本文認為，原因可能在于，TRIPS協議不是各國專利局授予專利權的直接法律依據，即便SPLT條約將來能夠達成，也不可能成為各國專利局授予專利權的直接法律依據，實用性與充分公開之間的關系可以交由各國自行處理。

四、對我國實用性審查標準的評價

我國專利法上的實用性的含義與歐洲的產業應用性較為接近一點，與美國的實用性相對來說較遠一些。從整體上看，與美國和歐洲，以及TRIPS協議和SPLT條約草案的實用性審查標準相比，我國的實用性審查標準存在三大明顯的不同。

(一)要求發明或者實用新型“能夠產生積極效果”

不管是“產業應用性”標準，還是“實用性”標準，根本就沒有發明“能夠產生積極效果”的規定，只要求發明在產業上能夠實現(“產業應用性”標準)或者在產業上有用(“實用性”標準)。以比較的眼光觀察，會驚奇地發現，僅有我國的專利法針對發明或者實用新型提出了“能夠制造或者使用”并且“能夠產生積極效果”的雙重要求。很明顯，我國的實用性審查標準高于“產業應用性”標準和“實用性”標準，換言之，我國的實用性門檻高于美國和歐洲，也高于TRIPS協議和SPLT條約草案設定的標準。這已成為一個不爭的事實。

本文認為，對“積極效果”的要求系對實用性內涵的誤讀。實用性審查的重點是，判斷發明或者實用新型是否能夠在產業上制造或者使用(“產業應用性”標準)或者在產業上解決實際問題(“實用性”標準)。至于解決問題的效果怎么樣，是積極的，還是消極的，也就是說，發明或者實用新型在產業上能夠產生什么樣的技術效果，是積極的技術效果，還是消極的技術效果，則不屬于實用性審查的范圍。強行植入“能夠產生積極效果”的內容，系對實用性的錯誤理解造成的，為實用性賦予了不應有的內涵。

(二)在“制造或者使用”前面沒有使用“產業”限定語

EPC公約、TRIPS協議和SPLT條約草案在規定實用性時，均使用了“產業”這一限定語，意在強調，不管是在制造過程中，還是在使用過程中，發明的制造或者使用均能夠在產業上重復再現，既不是一次性制造，也不是一次性使用。其中的“產業”從來都是從最寬泛的意義上去解釋的。SPLT條約草案明確指出，按照《巴黎公約》第1條第3款解釋工業產權的方式，從最廣泛的意義上去解釋“產業”。依據《巴黎公約》第1條第3款對工業產權的解釋，最廣泛意義上的“產業”不僅僅是指嚴格意義上的工業和商業，而且也是指農業和采掘業及所有的制造產品或者自然產品，例如葡萄酒、谷物、煙葉、水果、牛、礦物質、礦泉水、啤酒、花卉和面粉。

本文注意到，與EPC公約、TRIPS協議和SPLT條約草案迥然不同的是，我國專利法在界定實用性時，沒有使用“產業”一詞，僅強調發明或者實用新型能夠“制造或者使用”。那么，在“制造或者使用”前面沒有“產業”限定語，是不是我國專利法上實用性的“產業”特性就沒有了呢？答案自然是否定的。對于我國專利法上的實用性，學術界和實務部門均是在“產業”的層次上解釋“制造或者使用”的，也是在最廣泛的意義上解釋“產業”。比如，我國專利審查指南將實用性解釋為“發明或者實用新型……能夠在產業上制造或者使用”，并認為“產業……包括工業、農業、林業、水產業、畜牧業、交通運輸業，以及文化體育、生活用品和醫療器械等行業。”

基于上述分析，對“產業”的最廣泛解釋在國際國內都是一致的，沒有“產業”限定語并沒有對我國的發明或者實用新型的實用性審查產生什么實質性的影響，甚至連形式上的影響都沒有。然而，不得不指出的是，我國的實用性標準實質上是傾向于歐洲的產業應用性標準的，著重評價的是發明或者實用新型的“能夠制造或者使用”特性。生物、化學領域發明的出現凸顯了將實用性內涵局限于“能夠制造或者使用”特性的缺陷，消除該缺陷需要學習美國專利法上的實用性標準，在我國的實用性審查標準中引入“實際用途”特性的評價，用以替代“積極效果”特性的評價。本文主張，重新詮釋我國專利法上的實用性概念，將其解釋為“實用性，是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用，并且具有實際用途”。前半部分著重考察發明或者實用新型在產業上的再現性，后半部分將我國現行專利法上的“能夠產生積極效果”文字表述替換下來，著重考察發明或者實用新型在產業上的有用性，即發明或者實用新型具有可信的特定且實在的用途。此一主張與后文“引入發明或者實用新型用途披露一般規定”的建議是遙相呼應的。

(三)忽略了充分公開與實用性之間的內在聯系

美國專利審查程序手冊和歐洲專利審查指南均明示了各自的專利法及專利公約中發明實用性條款與說明書充分公開條款之間的適用關系。對于我國專利法第22條第4款(實用性)和第26條第3款(充分公開)之間的適用關系，我國的專利審查指南僅僅指出：“因不能制造或者使用而不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書公開的程度無關。”很顯然，我國專利審查指南置說明書公開的程度于不顧，根本不考慮發明或者實用新型不具備實用性必然導致說明書公開不充分的情況，完全忽略了第22條第4款和第26條第3款之間的內在聯系。在專利審查實踐中，審查員常常感到迷茫，遇到技術方案存在固有缺陷的專利申請時，難以準確適用實用性條款和充分公開條款，更難以把握實用性條款和充分公開條款之間的關系。[8]

比較充分公開條款中的“能夠實現”和實用性條款中的“能夠制造或者使用”，可以發現，兩者的落腳點存在共同之處，那就是，都著眼于發明或者實用新型的實施，只是兩者的出發點存在不同而已，充分公開從信息披露出發，實用性從技術方案再現出發。然而，我國專利審查指南完全無視實用性與充分公開之間存在的聯系，將兩者武斷地割裂開來。當申請專利的發明或者實用新型因技術方案存在固有缺陷而不具備實用性時，一律將不具備實用性作為駁回專利申請的理由，根本不考慮同時還存在著未充分公開的問題。

五、我國實用性審查標準的重構

本文提出構建一個寬嚴相濟的實用性審查標準的設想，這樣一個標準既不能失之于過寬，也不能失之于過嚴，要能夠適應我國的國情及現實需要，有利于推動科技創新。為達此目的，需要對我國現行的實用性審查標準進行重構。

(一)取消“能夠產生積極效果”的要求

“能夠產生積極效果”本來就不應當是實用性要件應該包含的內容。本文主張，不再對發明或者實用新型提出“能夠產生積極效果”的要求，將“能夠產生積極效果”的文字表述替換為“具有實際用途”，讓實用性要件恢復其應有的面貌，評價發明或者實用新型的可再現性，也評價發明或者實用新型的有用性。憑借實用性審查應當達到的目標是，獎勵發明人為社會公眾作出的貢獻，將專利權真正授給在產業上能夠制造或者使用同時在產業上具有實際用途的發明或者實用新型，杜絕將專利權授給雖然在產業上能夠制造或者使用但在產業上缺乏實際用途的發明或者實用新型。

美國專利法上的“實用性”(utility)源于“有用的”(useful)一語，要求發明具有某種或者某些可信的特定且實在的用途，并沒有積極效果的要求。歐洲的“產業應用性”(industrial applicability)要求發明能夠在產業上予以制造或者投入使用，也沒有積極效果的要求。相比較而言，僅有我國的實用性要件關注發明或者實用新型的積極效果。

“積極效果”是相對于“消極效果”而言的，這提示我們，實用性應當像專利新穎性和創造性一樣，是一個有參照對象可供做比較分析的對比性概念。在我國專利法上，專利新穎性和創造性均有一個參照對象可供進行對比分析，這個參照對象就是“現有技術”。然而，我國專利法并沒有為實用性設立一個參照對象，沒有參照對象的話，“積極效果”的判斷就無從說起。

我國專利法從來沒有為實用性設立過什么參照對象，只有1993年版本的專利審查指南曾經將“現有技術”確定為實用性的參照對象：“積極效果，是指發明或者實用新型……產生的經濟、技術和社會的效果……同現有技術相比，這些效果應當是積極的和有益的。”不過，在2001年版本的專利審查指南中，再也見不到“同現有技術相比”這樣的文字表述了。原因在于，我國專利行政機關對于實用性要件的認識發生了明顯的改變，真正認識到實用性本來就不是一個對比性概念。

實用性不評價發明或者實用新型的“積極效果”，那么，哪個指標可用來評價發明或者實用新型的“積極效果”？答案無他，這個指標就是同屬專利“三性”之一的創造性。創造性定義中的“顯著的進步”(發明)和“進步”(實用新型)分別有對于發明所產生的技術效果和實用新型所產生的技術效果的評價。以發明為例，我國專利審查指南指出：“發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果”；“在評價發明是否具有顯著的進步時，主要應當考慮發明是否具有有益的技術效果”。由此看來，創造性本來就有評價發明或者實用新型技術效果的內容，完全沒有必要再在實用性中進行重復評價。

將“能夠產生積極效果”的要求從實用性要件中剔除出去以后，發明或者實用新型的技術效果的評價，就從實用性要件轉移到了創造性要件那里去了。實用性要件和創造性要件各司其職，不僅能夠避免法律規定的相互重疊，而且也能夠體現立法資源節約的原則。

(二)澄清充分公開與實用性之間的適用關系

我國的專利審查指南割裂了充分公開與實用性之間的聯系，沒有就如何處理兩者之間的適用關系做出恰當的規定。然而，本文認為，充分公開與實用性之間存在著難以割裂的內在聯系。

一方面，專利說明書公開充分與否，對包括實用性在內的專利“三性”的判斷會產生重要的影響。僅就實用性而言，如果所屬技術領域的技術人員根據說明書記載的內容，不能將發明或者實用新型付諸實施，必須進行過量的實驗才能實現，那就表明說明書公開不充分，在這種情況下，審查員就會認為申請專利的發明或者實用新型沒有制造或者使用的可能性，做出不具備實用性的判斷就成為一種必然，這顯然是專利說明書公開不充分造成的。說明書公開不充分，繼而懷疑發明或者實用新型的實用性，是有“足夠的理由”的[9]，因為所屬技術領域的技術人員憑借未充分公開的說明書，不知道而且也不可能知道如何將發明或者實用新型付諸實施。對于這類專利申請，應當以不具備實用性且未滿足充分公開要求為由做出駁回決定。

另一方面，發明或者實用新型因其技術方案存在固有缺陷而當然不具備實用性，必然導致專利說明書公開不充分。不管是發明，還是實用新型，只要技術方案存在固有缺陷，就沒有制造或者使用的可能性，也就是說，不具備實用性。在這種情況下，任憑專利申請人對發明或者實用新型作出怎樣的說明，也不可能使所屬技術領域的技術人員將該發明或者實用新型予以實現，這意味著說明書沒有，實際上也不可能滿足“清楚、完整”的要求。因此，因技術方案固有的缺陷引起的實用性的缺失總是與充分公開的缺位相伴而生的。

我國專利法上的實用性條款與充分公開條款之間的關系長期令人困惑。正確處理實用性條款與充分公開條款之間的適用關系，實質上是要明確，當發明或者實用新型因技術方案存在固有缺陷而欠缺實用性時，以什么樣的理由做出駁回專利申請的決定：是不具備實用性？還是公開不充分？抑或兩者并用？本文認為，學習美國的做法，摒棄歐洲的做法，我國的選擇應當是“兩者并用”，同時以不具備實用性和公開不充分兩個理由做出駁回專利申請的決定，因為在這類專利申請中不具備實用性和公開不充分是同時存在的。

建議在我國專利審查指南第二部分第二章“2.1.3能夠實現”(涉及公開不充分的情形)一節中，增加一項內容：“(6)說明書給出的技術方案明顯違背自然規律，所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容不能夠實現。以第(6)項理由駁回專利申請時，也以不具備實用性為由駁回專利申請。”同時，建議在我國專利審查指南第二部分第五章“3.2審查基準”(涉及不具備實用性的情形)一節中，將“因不能制造或者使用而不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書公開的程度無關”替換為“申請專利的發明或者實用新型違背自然規律時，應當以不具備實用性為由駁回專利申請，也以未充分公開為由駁回專利申請”。

需要說明的是，發明或者實用新型經過實用性審查，獲得了具備實用性的認定結果，是不是意味著充分公開的要求也得到了滿足？答案是不一定。所屬技術領域的技術人員必須進行過量的試驗，才能將發明或者實用新型付諸實施，這樣的專利申請難以滿足充分公開的要求，但不能說實用性的要求沒有得到滿足。在這種情況下，應當單獨以說明書公開不充分為由駁回專利申請，以與實用性和充分公開均不具備的專利申請有所區別。

有必要在此提及的是，TRIPS協議及美國專利法在發明充分公開條款中，要求發明人披露在專利申請日或者優先權日所知的實施發明的最佳方案。那么，我國專利法要不要在第26條第4款充分公開要求中增加類似規定呢？從積極的一面來看，要求發明人披露實施發明的最佳方案，一來可以預防發明人將最佳的實施方案隱藏起來，二來方便同行業的競爭對手將創新建立在最佳方案的基礎上。盡管如此，本文還是不主張增加要求發明人披露實施發明的最佳方案的規定。不主張增加的第一個原因是，最佳方案系一個主觀上的判斷，披露的方案只要是發明人主觀認為已屬最佳即符合披露要求，但是否屬最佳方案難以判斷。不主張增加的第二個原因是，實施發明的最佳方案是動態變化著的，在申請日或者優先權日披露的最佳方案不會一直最佳下去，或許一過申請日或者優先權日就不再是最佳方案了。美國專利法對最佳方案披露的規定，由極具實質意義轉向僅具形式意義，富有啟發意義。不主張增加的第三個原因是，TRIPS協議第29條規定，成員國“可以”(may)而不是“應當”(shall)要求專利申請人指明最佳實施方案。成員國有權自主決定是否在其國內法中做出要求專利申請人披露最佳實施方案的規定，要求或者不要求專利申請人披露最佳實施方案都符合TRIPS協議的要求。

本文注意到，依據我國專利法實施細則的規定，在專利說明書應當包括的內容中，“發明或者實用新型的具體實施方式”赫然在列，該實施方式應當是申請人認為的“實現發明或者實用新型的優選方式”，必要時，舉例說明。另外，我國專利審查指南仔細解釋了“實現發明或者實用新型的優選的具體實施方式”及“實施例”，并專門規定化學領域發明專利申請的實施例要求。本文認為，包括“實施例”在內的“具體實施方式”盡管有“優選”的要求，但沒有“最佳”的限定，因而不會出現像“最佳方案”那樣難以判斷的問題。更重要的是，盡管“具體實施方式”是專利說明書的重要組成部分，對充分公開與否的判斷具有決定性的作用，但其作用并沒有被提升至不應有的可導致專利權被撤銷、無效或者不可執行的程度。在我國專利法上，沒有提供“具體實施方式”，或者提供的具體實施方式不是優選的實施方式，僅會影響說明書公開是否充分，以及實用性是否具備的判斷，但不會產生專利權被撤銷、無效或者不可執行的后果。因此，本文主張，有關“具體實施方式”的規定可繼續保留下去。

(三)引入發明或者實用新型用途披露一般規定

我國專利法上的實用性強調發明或者實用新型能夠制造或者使用，這只回應了社會公眾對于發明或者實用新型可實施性的關切。但是，社會公眾對于發明或者實用新型有何用途的關切，現行的實用性規定沒有給予回應。本文認為，引入發明或者實用新型用途披露機制，以此回應社會公眾的后一個關切。

以往的發明或者實用新型集中在機械、電子等領域，其實際用途可以較為直觀地呈現出來，即使專利申請人不在專利說明書中披露，社會公眾特別是所屬技術領域的技術人員也能夠從專利申請文件中識別出來。然而，隨著生物、化學等領域新興技術的問世，這些新興領域的發明或者實用新型(在生物、化學領域，主要是發明，罕有實用新型)在申請專利的時候，如果申請人不披露實際用途，所屬技術領域的技術人員就難以從專利申請文件中明了這些發明或者實用新型究竟有何用途，更別說社會公眾了。因此，在我國專利法上，要求專利申請人在專利說明書中披露發明或者實用新型的實際用途是非常必要的。

專利申請人應當在說明書中披露發明或者實用新型的實際用途，專利法可不限制披露的實際用途的數量，但可要求至少披露一種實際用途。在專利審查實踐中，審查員要審查申請人披露的實際用途是否符合實用性判斷要求，即該實際用途是不是可信的特定且實在的用途。②若審查結果是肯定的，就作出發明或者實用新型具備實用性的認定，若審查結果是否定的，就不應作出發明或者實用新型具備實用性的認定。當申請人披露了多種實際用途時，只要一種用途或者部分用途滿足了實用性要求即可。

歐洲專利審查指南規定，根據說明書記載的內容或者基于發明的特性，發明適于產業應用的方式(用途)不易被發現，即不是顯而易見的，就應當在說明書中清楚地披露出來。在大多數情況下(如機械、電子領域的發明)，發明適于產業應用的方式具有自顯性，無須再在說明書中描述；僅在少數情況下(如生物、化學領域的發明)，發明適于產業應用的方式不具有顯而易見性，如某些涉及基因序列的生物技術發明，就必須作出清晰的披露。這說明，不是發明的所有用途都應當在說明書中披露，要求披露的僅限于不具有自顯性的用途。我國專利法或者專利審查指南也應如此規定：發明或者實用新型的實際用途不具有自顯性的，專利申請人應當在說明書中明確披露。

基于前面的分析，即使專利申請人沒有在說明書中披露發明或者實用新型的任何實際用途，審查員也不能徑直判定發明或者實用新型不具備實用性，因為沒有披露并不意味著發明或者實用新型真的沒有實際用途。在這種情況下，審查員依然應當審查發明或者實用新型是否具有所屬技術領域的技術人員能夠識別的實際用途，并做出發明或者實用新型有無實用性的判斷。同樣，即使專利申請人在說明書中披露了多種實際用途且這些實際用途全都不符合實用性要求，審查員也應審查在已披露的實際用途之外是否存在所屬技術領域的技術人員能夠識別的實際用途。只有在披露的實際用途之外，沒有發現所屬技術領域的技術人員能夠識別的實際用途，審查員才可以推定發明或者實用新型不具備實用性。當然，不披露用途或者用途披露不當引起的法律后果應當由專利申請人承擔，這其中的法律后果就是，審查員沒有發現所屬技術領域的技術人員能夠識別的實際用途，可以據此做出發明或者實用新型不具有實用性的判定。

關于發明用途的披露，我國專利審查指南針對涉及化學產品和遺傳工程產品的發明明確提出了披露的要求，這兩類發明的用途應當在說明書中予以披露。“關于化學領域發明專利申請審查的若干規定”指出，要求保護的發明為化學產品本身的，說明書中應當記載化學產品的用途……至少記載一種用途。另外，根據“有關生物技術領域發明專利申請的審查指引”，對于涉及基因……的發明，應在說明書中描述其用途……

與歐洲專利審查指南相比，我國專利審查指南關于發明用途披露的規定僅限于化學和生物技術領域的發明，應當將此規定適用于全部技術領域。同時，應當考慮到這樣一種情況，即大多數的發明或者實用新型的實際用途具有自顯性，所屬技術領域的技術人員能夠識別出來，只有不具有自顯性的用途，難以被所屬技術領域的技術人員識別，才有披露的必要。因此，建議在我國專利審查指南第二部分第二章“2.1說明書應當滿足的要求”一節中，在“充分公開”條款之后，緊接著增加一款內容，作為發明或者實用新型用途披露的“一般規定”。該“一般規定”的具體表述建議為：發明或者實用新型的實際用途，對于所屬技術領域的技術人員來說，是難以識別的，應當在說明書中予以描述。“一般規定”增加之后，專利審查指南關于化學和生物技術領域發明用途披露的規定就有了正當性基礎，同時也體現了法律規定的一體適用特性。

我國專利法實施細則也有發明或者實用新型用途披露的相關規定。專利法實施細則第23條(涉及說明書摘要應當寫明的內容)規定，“說明書摘要應當……寫明發明或者實用新型的……主要用途”，但專利法實施細則第17條(涉及說明書應當包括的內容)卻沒有把發明或者實用新型的“主要用途”列為說明書應當包括的內容。將發明或者實用新型的“主要用途”寫在說明書摘要中，而不是寫在說明書中，有本末倒置之嫌。按理說，發明或者實用新型的主要用途應當在說明書中披露，且根據發明或者實用新型的內容及特性，應當要求披露非自顯性的用途。因此，建議在專利法實施細則第17條中增加一項內容：“(六)主要用途：寫明發明或者實用新型的主要用途，但具有自顯性的用途除外。”

(四)堅持高度蓋然性的實用性證明標準

在實用性審查過程中，至關重要的一個問題是，對于發明或者實用新型實用性存在與否的證明，應當采取什么樣的標準？是排除合理懷疑的證明標準，還是高度蓋然性的證明標準(或稱蓋然性占優勢的證明標準)？

若要采取排除合理懷疑的證明標準，對專利申請人來說，最有效的舉證方法是，將專利產品制造出來，或者將專利方法投入實際使用，讓社會公眾能夠感受發明或者實用新型的實際用途，以此方式證明發明或者實用新型的實用性方能達到排除一切合理懷疑的程度。若真要求申請人這樣證明其發明或者實用新型的實用性，那么，這與專利制度發展初期威尼斯政府和美國政府要求發明人提供發明“模型”或者“樣品”有什么兩樣？專利制度發展到現在，提供發明“模型”或者“樣品”的要求早已成為歷史。中外專利法上的實用性僅要求發明或者實用新型具有可付諸制造或者使用的可能性，而不要求實際制造出來或者實際投入使用。何況，排除合理懷疑的證明標準一般適用于刑事案件，而在發明或者實用新型實用性審查中則沒有適用的余地。

若要采取高度蓋然性的證明標準，就要均衡考慮專利申請人作為一方當事人提出的發明或者實用新型具有實用性的證據與另一方當事人提出的發明或者實用新型不具有實用性的證據。在雙方當事人都沒有足夠的依據否定對方證據時，需要判斷一方證據的證明力是否明顯大于另一方證據的證明力，并對證明力較大的證據予以確認。因此，基于高度蓋然性的證明標準，均衡考慮雙方當事人提供的證據，若發明或者實用新型具有實用性的可能性高于不具有實用性的可能性，也就是說，具備實用性的證據的證明力大于不具有實用性的證據的證明力，就應認定發明或者實用新型具有實用性，否則，就應做出不具有實用性的認定。

我國專利審查指南確立了專利權無效宣告程序中證據運用的若干規則，但沒有指明應當采用何種證明標準。專利審查指南第四部分第八章規定，對于同一個事實，雙方當事人提出了相反的證據，但都不足以否定對方的證據，“專利復審委員會應當結合案件情況，判斷一方提供證據的證明力是否明顯大于另一方提供證據的證明力，并對證明力較大的證據予以確認”。這清楚表明，專利審查指南對于高度蓋然性的證明標準是予以認可的，這一標準不但能夠適用于專利復審及無效宣告程序中，也應當能夠適用于其他類型的專利案件中，如專利侵權糾紛案件。

基于上述分析，高度蓋然性的證明標準應當成為我國實用性審查中有關證據審核認定的證明標準，并應當予以堅持。

六、結語

為了重構我國實用性審查標準而建議的上述四項措施，就其所能產生的效應而言，有的產生松綁的效應，有的產生緊縮的效應，有的產生復原的效應。毫無疑問，取消“能夠產生積極效果”的要求，將發明或者實用新型的“積極效果”交由“創造性”去評價，必定能對實用性審查標準產生松綁的作用。澄清實用性與充分公開之間的適用關系，以合適的理由駁回技術方案存在固有缺陷的專利申請，可令實用性審查標準回歸其原有的本位。引入發明或者實用新型用途披露一般規定，拒絕用途不明的專利申請，在一定程度上收緊了實用性審查標準，尤其是抬升了生物、化學領域發明的實用性門檻。堅持高度蓋然性的實用性證明標準，實際上就是將實用性審查標準建立在審查員“對證據有無證明力和證明力大小獨立進行判斷”的基礎上，并在實用性審查標準上打上了審查員自由心證的烙印，相較于采取排除合理懷疑的證明標準，使實用性審查標準呈現出一定的靈活性。

本文認為，綜合運用上述四項措施，可以構建出一個既不過于寬松又不過于嚴苛并具有一定靈活性的實用性審查標準，這樣的標準即屬于本文主張的寬嚴相濟類型，可以因應經濟社會發展的實際需要，促進創新驅動和科技強國戰略的實施。

注釋：

①industrially applicable (useful)。

②特定用途是相對而言的，要“特定”到什么程度才能滿足特定用途的要求，取決于說明書中披露的用途能否在產業上或者生活中直接應用，而無須進一步的實驗。例如，將一種化學物質的用途描述為可以用來治療感冒，是不符合特定用途要求的，因為感冒有很多種，若描述為可以用來治療病毒性感冒，則符合特定用途的要求。