創造性判斷中技術啟示的分析—以專利代理實務中的創造性爭辯為視角

安文森 張 瑾

在專利審查實踐中，審查員在判斷發明專利的創造性時在絕大多數情況下都是依據《專利審查指南》規定的“三步法”來進行的。“三步法”中最后一步是“判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見”，即現有技術中整體上是否存在技術啟示，這通常是比較抽象和主觀的一步，而且也往往是引起申請人很大爭議的一步。本文試圖通過對創造性判斷中技術啟示的分析來為專利代理實務中創造性的爭辯提供不同的思路。

一、發明創造性的判斷方法

我國《專利法》第22 條第3 款規定，創造性是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。《專利審查指南》（2010 版）規定，判斷發明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見。如果要求保護的發明相對于現有技術是顯而易見的，則不具有突出的實質性特點；反之，如果對比的結果表明要求保護的發明相對于現有技術是非顯而易見的，則具有突出的實質性特點?！秾＠麑彶橹改稀愤M一步明確了判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見的“三步法”，即：(1)確定最接近的現有技術；(2)確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見①國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社,2010：171-172.。

二、技術啟示判斷的主觀性

在《專利審查指南》（2010 版）規定的“三步法”中，第一步和第二步的判斷通常具有較強的客觀性，申請人與審查員相對容易達成一致。例如，發明實際解決的技術問題是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

然而，第三步卻具有高度抽象和主觀性的特點。盡管《專利審查指南》（2010 版）詳細地解釋了第三步，即“在該步驟中，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題) 的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點”；并且盡管《專利審查指南》（2010 版）還通過舉例和多個判斷示例來試圖使這一步的判斷盡可能客觀化，然而，由于這一步本質上的高度抽象和主觀性的特點甚至充滿著不確定性（這體現在即便基于同樣的現有技術，不同的審查員卻完全有可能得出恰恰相反的結論），仍然不可避免地經常成為爭議的焦點。

三、專利代理實務中有關技術啟示的爭辯策略

在專利代理實務中，申請人經常收到如下的審查意見：“本申請權利要求1 與作為最接近的現有技術的對比文件1 的區別技術特征在于A，通過該區別技術特征可以得出權利要求1 相對于對比文件1 實際要解決的技術問題是P，而將區別技術特征A 應用于對比文件1 以得到本申請權利要求1 的技術方案是本領域技術人員的常規技術手段，因此權利要求1 不具備創造性?！被蛘摺氨旧暾垯嗬? 與作為最接近的現有技術的對比文件1 的區別技術特征在于A，通過該區別技術特征可以得出權利要求1 相對于對比文件1 實際要解決的技術問題是P；對比文件2 公開了技術特征A1，并且該技術特征A1 在對比文件2 中起到的技術效果和在本申請的技術方案中起到的技術效果一樣，所以將對比文件2 的技術特征A1 應用于對比文件1 以得到本申請權利要求1 的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的，因此權利要求1 不具備創造性。”

對于上述類型的審查意見，申請人除非能夠找到審查意見通知書中認定的某些客觀事實存在錯誤，例如區別技術特征的認定錯誤，或者區別技術特征在對比文件中所起的作用并不同于在本申請中所起的作用，否則直接陳述區別技術特征不是本領域技術人員采用的常規技術手段或者對本領域技術人員來說不是顯而易見的通常不能說服審查員，這是由“三步法”中的第三步本質上的高度主觀性導致的。

為了能夠使爭辯意見被審查員容易地接受，申請人需要在充分理解現有技術的基礎上，盡可能客觀地說明現有技術中不存在技術啟示。筆者在此分享實踐中較容易被審查員接受的幾種爭辯思路。

（一）現有技術給出了相反的教導

如果區別技術特征在本申請中的作用與在現有技術的作用相反，則毫無疑問現有技術不存在技術啟示促使本領域技術人員改進最接近的現有技術來獲得本申請要求保護的技術方案。

舉個簡單的例子，本申請和對比文件1 都涉及冶煉鋼鐵，對比文件1 公開了其中某種元素E 的含量越低越好，因為元素E 的含量越低，鋼的強度越大。而本申請注意到，元素E 的含量不是越低越好，而是在某一個范圍內能使鋼的強度最大，元素E 的含量過低反而不利于鋼的強度。此時，申請人在爭辯時可以強調對比文件給出的教導與本申請的方案恰好相反，從而不存在技術啟示促使本領域技術人員在面對使鋼的強度最大的技術問題時通過修改對比文件1 來獲得本申請要求保護的技術方案。

另外，需要注意到是，審查意見通常會將發明實際解決的技術問題上位化，從而認為現有技術存在著技術啟示。此時，申請人需要仔細研究現有技術，分析現有技術為解決上述技術問題所具體采用的技術手段和給出的教導。

筆者在實務中曾經遇到這樣的一個案例。本申請涉及一種等離子體設備。權利要求1 與最接近的現有技術對比文件1 的區別在于等離子流動通道。根據本申請說明書的公開內容，該等離子流動通道的結構能夠優化等離子流的速度從而“獨特地保持在相對低的主等離子體氣體流率時顯出至少減小的側面起弧的趨勢的受控電弧”。在審查員引用的對比文件2 中也公開了一種等離子通道，通過該等離子通道可以控制等離子流的速度。審查員據此認為對比文件2 給出了通過設置等離子通道來優化等離子流的速度的技術啟示，從而本領域技術人員有動機根據對比文件2 的教導修改對比文件1 以在其中設置等離子通道來優化等離子流的速度的技術問題。如果申請人沒有對對比文件2 進行仔細分析，則會覺得審查意見似乎很有道理。然而，仔細分析對比文件2 后會注意到對比文件2 的說明書公開了設置等離子通道來降低等離子體流的速度，并且較低的等離子體氣流速率通常產生電弧不穩定的趨勢，也稱為“側面起弧”。從這里可以看出，對比文件2 的教導事實上偏離了防止側面起弧的趨勢，從而給出了與本申請的技術方案完全相反的教導。上述爭辯也得到了審查員的認同從而該案也順利授權。

（二）現有技術的組合或修改將改變現有技術的運行原理，或者使現有技術公開的發明的意在目的不能實現

如果現有技術的組合或修改將導致現有技術的預期目的不能滿足，破壞現有技術中公開的的意圖、目標或者功能，則這意味著不存在合理的理由支持這種修改或組合，本領域技術人員將沒有動機做出這種修改或組合，從而也無法得到本申請要求保護的技術方案。在InreGordon,733 F.2d 900,221 USPQ 1125 一案中給出了類似的結論。

另外，如果現有技術的修改或組合將改變待被修改的現有技術的運行原理，則這意味著現有技術的教導將不足以使本發明要求保護的技術方案顯而易見，從而本領域技術人員將沒有動機做出這種修改或組合，也無法得到本申請要求保護的技術方案。在InreRatti,270 F.2d 810,123 USPQ 349 一案中給出了類似的結論。

筆者曾經遇到過這樣一件案例。本申請涉及一種一種用于形成環形部件的設備。權利要求1 與最接近的現有技術對比文件1 的區別之一在于致動裝置，所述致動裝置用于促進僅在所述沖頭、所述夾緊裝置和所述夾持裝置之間的沿中心線/托架的相對同軸線性運動。

“對比文件1 在說明書中公開了沿著第一方向DV 相對于所述沖模(7)朝著所述沖模(7)的中軸線基本上徑向地位移所述夾持裝置(8、9)，同時經過所述夾持裝置(8、9)拉拔所述坯料；沿著第二方向DH 相對于所述沖模(7)朝著所述沖模(7)的引導邊緣基本上軸向地位移所述夾持裝置(8、9)并經過所述沖模(7)的引導邊緣，從而在所述沖模(7)的引導邊緣上拉拔所述坯料，同時經過所述夾持裝置(8、9)拉拔所述坯料(13)，如圖1 所示。”

圖1 對比文件1 公開的夾持裝置結構圖

“對比文件2 公開一種形成單件環形部件的方法，包括：將坯料(19)裝入成形裝置(101)；啟動致動裝置(111)以僅在成形沖頭(1)，拉拔沖頭組件(3,4)和再拉伸沖頭組件(5,6)之間引起相對同軸運動；將成形沖頭(1)沿軸向插入直到成形沖頭(1)的前緣(21)與坯料(19)的表面接合；將沖頭組件(3,4)移動到成形沖頭(1)的內部輪廓中以拉伸坯料(19)，同時保持再拉伸沖頭組件(5,6)的夾持力以在成形過程中最佳地控制材料流并使再拉伸沖頭組件(5,6)朝向拉拔沖頭組件(3,4)軸向移動，以進行再拉伸成形過程。”

審查意見在評述上述區別技術特征時認為，對比文件2 教導了施加大體的軸向移動來形成環形部件，從而認為對比文件2 給出了技術啟示來修改對比文件1 得到包含上述區別技術特征的技術方案。

然而，從對比文件1 的公開內容可以看出，對比文件1 必須在徑向和軸向方向這兩個垂直的方向上的位移（DV 和DH）來形成其預期目的。如果根據對比文件2 教導的僅施加軸向移動來對對比文件1 進行修改，則這將實質性地改變對比文件1 的運行原理，并導致對比文件1 的意在目的無法實現。

（三）不存在結合現有技術的動機

如《專利審查指南》（2010 版）對第三步的詳細解釋，“判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。”

從這里要明確的是，“有動機改進”不僅僅意味著本領域技術人員“有能力”進行改進，而且意味著本領域技術人員“有意愿”進行改進。這類似于歐洲專利局的審查指南中提到的“could-would”原則。筆者認為，有能力（could）與有意愿（would）改進之間的差別主要在于前者強調的是能否改進，后者強調的是為什么會改進。有能力改進不必然意味著會有意愿進行改進，相反，有意愿改進也不必然意味著有能力進行（例如受限于技術）。

筆者最近處理了一件關于用于糖果物品的包裝的申請。該包裝包括包封糖果物品的膜或包裹物，其中所述包裝中設有開口工具，開口工具包括至少一條橫向刻劃線和一條基本垂直的刻劃線，刻劃線界定可移除部分或可釋放邊緣。其示意圖如2 所示。

圖2 糖果物品包裝示意圖

審查員引用的對比文件1 公開一種糖果的包裝，其同樣具有開口工具9，該開口工具通過呈撕開角的部位12 進行撕開（如圖3 所示）。

圖3 糖果包裝對比文件1 圖示

對比文件1 的包裝僅具有橫向刻劃線8，而并不具有本申請的基本垂直的刻劃線，因此該基本垂直的刻化線就構成了本申請權利要求1 和對比文件1 的最主要的區別技術特征。

對比文件2 公開了一種煙盒，其具有基本垂直的刻劃線，用于將煙盒沿垂直于縱向方向的撕開（如圖4 所示）。

圖4 糖果包裝對比文件2 圖示

審查意見指出，權利要求1 所要保護的技術方案與對比文件1 的區別在于其中開口工具還包括第二刻化線，所述第二刻化線在包裝的接縫區域內從橫向刻化線基本垂直地延伸到包裝的端部?；谏鲜鰠^別技術特征可以確定，本申請實際要解決的技術問題是如何方便開啟撕裂操作。對于上述區別特征，對比文件2 公開了一種包裝，該包裝包括包裹部和折疊粘貼密封部，在內層的折疊粘貼密封部E1上設置有刻化線L，刻化線沿包裝體的縱向延伸，且其作用與本申請的第二刻化線的作用相同，都是方便包裝在縱向上撕裂而協助與橫向撕裂以打開包裝。因此對比文件2 給出了將其應用于對比文件1 以解決其存在的技術問題的啟示，在對比文件2 的教導下，本領域技術人員能夠想到在內層的可移除部分上設置第二刻化線，所述第二刻化線在包裝的接縫區域內從橫向刻化線基本垂直地延伸到包裝的端部，以方便開啟撕裂操作。由此已知，在對比文件1 的基礎上結合對比文件2 以及本領域的常規技術手段以獲得權利要求1 所要求保護的技術方案，對本領技術人員來說是顯而易見的。

由此可見，審查意見在這里忽視了“有能力（could）”與“有意愿（would）“之間的區別，將“有能力（could）”等同于“有意愿（would）“。從對比文件1 和對比文件2 公開的整個技術方案分析，本領域技術人員并不會“有意愿（would）“將兩者結合。這是因為，對比文件1 中的呈撕開角的部位12 已經可以實現非常方便的開啟撕裂操作，所以在對比文件2 教導的方式并無優勢的情況下本領域技術人員不會想到設置其他的方式進行改進。尤其地，對比文件1的整個方案是一個完整的整體，如果生硬地“挑選”出其中若個元素簡單地替換成對比文件2 的相應元素，則有悖于《專利審查指南》（2010 版）規定的“現有技術整體上是否存在某種技術啟示”。也正是為了避免這種情形出現，《專利審查指南》（2010 版）特別地提出要警惕在了解發明內容之后作出“事后諸葛亮”式的判斷。

四、結 語

發明專利創造性判斷的“三步法”中的最后一步通常具有高度的抽象和主觀性，也是創造性判斷的核心和難點，容易引起審查員和申請人之間的爭議。本文通過對創造性判斷中技術啟示的分析為專利代理實務中創造性的爭辯提供了若干易于被審查員接受的思路。