化學領域審查意見通知書的撰寫

原浩杰

國家知識產權局專利局專利審查協作江蘇中心，江蘇 蘇州 215000

根據我國專利法第三十五條的規定，發明專利申請需要進行實質審查。實質審查階段，審查員將審查意見通知申請人，申請人針對給出的意見進行答辯，從而最終決定該申請是否可以授權。在這一過程中，審查意見通知書是承載審查意見最重要的形式，撰寫水平直接影響到審查員與申請人之間的溝通效果。

經過長期的審查實踐，雖然審查意見通知書在一定程度上已經成為一種具有固定格式的法律文書，但是針對不同審查領域的特點，出于改善溝通效果目的，筆者認為仍然有必要對審查意見通知書的撰寫進行研究和改進。

一、化學領域專利申請的特點

一般將發明專利申請劃分為機械、電學和化學共三大領域。在現有技術的基礎上，機械和電學領域的技術方案容易判斷能否實施以及實施之后的技術效果。然而，化學屬于典型的實驗學科，發明能否實施以及實施之后具體技術效果如何通常難以預先知曉，必須通過實驗加以驗證才能得到確認。在這一過程中，申請文件中記載的實驗結果能否被認可，以及權利要求請求保護范圍內所有的技術方案是否均能夠獲得該技術效果，往往在審查員和申請人之間存在分歧。化學領域申請的技術效果與技術方案是否顯而易見密切相關，甚至《專利審查指南(2010)》還規定了，當發明產生了意料不到的技術效果時，該發明具備創造性。因此，技術效果的認定成為化學領域申請在實質審查階段事實認定的重點之一。

二、化學領域審查意見通知書的撰寫思路

審查意見通知書的撰寫，是根據專利法相關條款指出申請文件不符合授權條件的過程，本質上屬于法律適用的過程。法律適用遵循尋找大前提、小前提和得出結論的三段論推理過程，審查意見通知書涉及專利法具體條款的說理同樣應當遵循上述推理過程。

作為大前提的專利法相關條款屬于專利從業人員應當掌握的內容，也是申請人易于查詢得到的，在審查意見通知書中通常略去不寫。結論部分是大前提適用于小前提而推導得出的結果，是審查意見通知書中必須明確指出的內容。而對于作為小前提的案件事實，目前通常的撰寫方式是僅指出現有技術公開的事實，而對于涉及本申請的事實認定，特別是涉及技術效果的事實認定，卻并不體現。這樣撰寫的通知書往往給申請人造成一定的困惑，難以明晰審查員是否注意到申請文件中的技術效果，亦或是注意到了該技術效果但不認可的具體理由究竟為何，從而使申請人難以對此給出針對性答復，影響了溝通效果。

化學領域申請對技術效果具有特別的依賴性，如果審查員對于申請文件中記載的技術效果不能認可，或者雖然認可具體實施方式中的技術效果，但不能認可權利要求請求保護的范圍內所有技術方案均能夠獲得相同或類似的技術效果，此時涉及技術效果認定的問題將成為決定案件走向或保護范圍的關鍵因素，應當在審查意見通知書中給出明確的傾向性認定結論并進行說理。具體到撰寫思路上，大前提專利法相關條款仍然可以略去不寫，小前提案件事實部分應當先對申請的技術效果進行認定并給出具體理由，之后再撰寫現有技術公開的案件事實，經過將專利法相關條款應用于具體案件事實中的推導過程，最后得出結論。

三、撰寫實例

創造性條款是審查實踐中核心條款之一，下面以創造性評述為例，具體闡述涉及化學領域審查意見通知書撰寫的實例。

(一)案例1

該案權利要求1請求保護含有肉蓯蓉蛤蟆油的化妝品，其特征在于，以肉蓯蓉與蛤蟆油作為皮膚護理活性物。

從屬權利要求中記載了所述肉蓯蓉經提取或發酵后，進行超臨界二氧化碳萃取，獲得的肉蓯蓉萃取物與蛤蟆油混合。說明書具體實施方式部分記載的超臨界二氧化鈦萃取條件為：萃取壓力是30MPa，萃取溫度為30℃。說明書其他部分還記載了，超臨界二氧化碳萃取溫度為15-50℃，更進一步地，所述溫度為20℃、25℃、30℃、35℃、40℃或45℃等。實驗結果方面，記載了包含上述萃取物護膚組合物的抗氧化和抗衰老實驗數據。

審查員經過檢索發現，二氧化碳的臨界溫度為31.06℃，低于該溫度無法獲得超臨界流體，因此該實驗數據的可信度存疑，說明書中記載的實驗結果難以認可，該申請的技術效果僅能夠認定為由所含各組分已知功效簡單疊加而獲得的一般性技術效果。

該案例屬于對于申請文件中記載的技術效果不能認可的情況。對于這種情況，涉及權利要求1的創造性可以如下評述。

權利要求1請求保護一種含有肉蓯蓉蛤蟆油的化妝品。對于說明書試驗例中記載的抗氧化和抗衰老測試結果，其所采用的樣品中包含了肉蓯蓉萃取物，該萃取物通過超臨界二氧化碳流體進行萃取，記載的萃取溫度為30℃，但是本領域公知，超臨界流體是指溫度和壓力處于臨界溫度和臨界壓力以上的流體，二氧化碳的臨界溫度為31.06℃，臨界壓力為7.39MPa，當溫度低于該臨界溫度時即使提高壓力也無法獲得超臨界二氧化碳流體，30℃低于二氧化碳的臨界溫度，因此無法實現超臨界二氧化碳萃取，導致說明書記載的實驗結果可信度存疑。權利要求1所述化妝品的技術效果應當確定為根據現有技術能夠合理預期的一般性技術效果。

對比文件1公開了一種含有肉蓯蓉或其衍生物和化妝品可接受的賦形劑的化妝品組合物，以肉蓯蓉作為皮膚護理活性物。權利要求1的技術方案與對比文件2上述內容相比，區別在于還含有蛤蟆油。因此，權利要求1實際解決的技術問題是：如何一般性提高化妝品的抗衰老功效。對于上述區別，對比文件2公開了一種美容護膚膏，其中含有蛤蟆油，還公開了蛤蟆油有抗衰老之功，給出在化妝品中加入蛤蟆油發揮抗衰老功效的技術啟示。在上述內容的基礎上，出于一般性提高化妝品抗衰老功效的目的，本領域技術人員有動機還加入蛤蟆油。

因此，權利要求1不具有突出的實質性特點和顯著的進步，不具備專利法第22條第3款規定的創造性。

(二)案例2

該案權利要求1請求保護一種具有抗炎作用的組合物，其特征在于，所述組合物的活性成分由以下重量百分比的原料制備而成：

毛櫻桃干品 40%-60%

蛹蟲草干品 60%-40%。

說明書中記載了經過乙酸乙酯萃取的毛櫻桃和蛹蟲草提取物的抗炎效果，并以兩種原來單獨使用和采用石油醚萃取的提取進行了對照。

根據說明書中記載的實驗結果，已經清楚表明提取過程中的萃取方法對提取物的技術效果存在影響，在權利要求1并未限定相關提取方法的基礎上，難以認定涵蓋的所有技術方案均能夠獲得與記載的實驗結果相同或類似的技術效果。

該案例屬于雖然認可具體實施方式中的技術效果，但不能認可權利要求請求保護的范圍內所有技術方案均能夠獲得相同或類似的技術效果的情況。對于這種情況，涉及權利要求1的創造性可以如下評述。

權利要求1請求保護一種具有抗炎作用的組合物。由說明書表1中的實驗結果可知，本申請僅驗證了提取后先石油醚萃取再乙酸乙酯萃取這一特定提取方法所得毛櫻桃和蛹蟲草提取物的組合具有協同的抗炎效果，基于此難以預期在不限定上述提取方法的基礎上，所述組合物仍然能夠獲得上述技術效果。因此，權利要求1中組合物的技術效果應當認定為由兩種組分已知功效簡單疊加而獲得的一般性抗炎效果。

對比文件1公開了毛櫻桃的95%乙醇回流提取的提取物能明顯減輕兔耳局部凍傷組織紅腫等炎癥反應，即公開了以毛櫻桃為原料回流提取物制備抗炎的95%乙醇提取物。權利要求1的技術方案與對比文件1上述內容相比，區別在于：還含有蛹蟲草，限定了二者的原料形式和重量百分比。因此，權利要求1實際解決的技術問題是：提供一種一般性改善抗炎作用的組合物。對此，對比文件2公開了蛹蟲草具有抗炎作用。出于提供一種一般性改善抗炎作用的組合物的目的，本領域技術人員有動機在原料中加入具有抗炎作用的蛹蟲草從而提供一種抗炎組合物，并根據實際需要進一步確定原料為干品以及二者重量百分比的合理范圍。

因此，權利要求1不具有突出的實質性特點和顯著的進步，不具備專利法第22條第3款規定的創造性。

四、小結

審查意見通知書是審查員與申請人之間就申請文件缺陷進行溝通最主要的方式。化學領域申請由于其本身對于技術效果的依賴性，當審查員不認可說明書中技術效果，或難以認可請求保護的所有技術方案均能夠獲得與記載的實驗結果相同或類似的技術效果時，在審查意見通知書中充分闡述對于本申請技術效果的事實認定，有利于明確爭辯焦點，提高溝通效率，從而更加準確、高效地作出審查結論。