試論說明書所聲明的專利所要解決的技術問題的重要性

章建勤 張小娟

關鍵詞

專利說明書 專利技術方案 技術問題

眾所周知，在我國專利法律實務中，專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題沒有得到應有的重視，而在筆者看來，這個問題是極其重要的，再怎么強調(diào)都不為過。理由有以下六點：

一、專利說明書所聲明的專利技術方案所要解決的技術問題，是專利申請被授予專利權的邏輯起點

專利“以公開換保護”的“公開”必然是對社會有技術貢獻的技術方案的公開。如果所公開的技術方案對社會沒有實際貢獻，自然就不應該對其賦予任何法律權利，更不應該賦予專利權這樣的以國家公權力作保障的獨立壟斷的權利。而判斷所公開的技術方案是否對社會實際有貢獻，首先就應該從審查專利申請人自己在說明書中所聲明的，其“發(fā)明”的專利技術方案所要解決和能解決的現(xiàn)有技術中的技術問題開始。如果專利申請人對自己的“發(fā)明”所要解決和能解決的現(xiàn)有技術中存在的技術問題都不清楚，或者說得模棱兩可、含含糊糊，那其所謂的“發(fā)明”對社會的技術貢獻就無從判斷，自然這樣的專利申請是不應該被授予專利權的。

二、專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題，是專利申請是否符合《專利法》第26條第3款要求的判斷根據(jù)

《專利法（2008年修正）》第26條第3款規(guī)定：“說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準。”

（一）關于說明書所公開的發(fā)明或者實用新型內(nèi)容的清楚

《專利審查指南（2010）》第二部分第二章2.1.1規(guī)定，說明書所公開的發(fā)明或者實用新型內(nèi)容的清楚，具體包括主題明確和表述準確。對于何為所述的主題明確，其進一步規(guī)定為“說明書應當寫明發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題以及解決其技術問題采用的技術方案，并對照現(xiàn)有技術寫明發(fā)明或者實用新型的有益效果”。

根據(jù)上述規(guī)定，判定說明書所公開的發(fā)明或者實用新型的內(nèi)容是否清楚，關鍵還是要看說明書是否寫明了發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題，以及解決其技術問題采用的技術方案，并對照現(xiàn)有技術寫明發(fā)明或者實用新型的有益效果。而其中的關鍵是，說明書所聲明的專利技術方案所要解決的現(xiàn)有技術中的技術問題。一旦說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題清楚了，審查員自然就能判斷所公開的專利技術方案是否是用來解決專利說明書所聲明的專利技術方案所要解決的現(xiàn)有技術中的技術問題的，而且對于所屬技術領域的技術人員來說，判斷所公開的專利技術方案本身是否清楚，乃至專利說明書所公開的專利技術方案能否解決其聲明的所要解決的現(xiàn)有技術中的技術問題，是不成為問題的。因此，專利說明書所聲明的專利技術方案所要解決的技術問題，在判斷說明書公開的發(fā)明或者實用新型內(nèi)容是否清楚方面，是極其重要的。

（二）關于說明書辦的發(fā)明或者實用新型內(nèi)容的趨注

按照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章2.1.2關于說明書公開的發(fā)明或者實用新型內(nèi)容的完整的規(guī)定，一份完整的說明書的內(nèi)容應當包括“發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題”。這是確定發(fā)明或者實用新型具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性必不可少的內(nèi)容。

（三）關于能夠實現(xiàn)

《專利審查指南（2010）》第二部分第二章2.1.3規(guī)定：“所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠實現(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產(chǎn)生預期的技術效果。”據(jù)此，判定是否“能夠實現(xiàn)”的根本標準還是看能否“解決其技術問題”，而此處所述的“其技術問題”是指專利申請人自己在說明書中所聲明的其“發(fā)明”所能解決的技術問題。

三、專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題，是專利申請或授權專利是否符合《專利法》第26條第4款要求的判斷根據(jù)

《專利法（2008年修正）》第26條第4款規(guī)定：“權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。”《專利審查指南（2010）》第二部分第二章3.2.1規(guī)定：“權利要求書應當以說明書為依據(jù)，是指權利要求應當?shù)玫秸f明書的支持。”關于如何判斷所述的權利要求是否得到說明書的支持，審查指南在該部分進一步規(guī)定廣如果權利要求的概括使所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或者多種下位概念或避畢方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則應當認為該權利要求沒有得到說明書的支持。”據(jù)此，專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題，是專利申請是否符合《專利法》第26條第4款要求的判斷根據(jù)，而且只要專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題清楚明確，對于所屬技術領域的技術人員來說，判斷權利要求是否符合《專利法》第26條第4款的要求，就是不存在問題的。

四、專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題，是專利申請文件或者已經(jīng)授權的專利文件是否符合《專利法實施細則》第20條第2款要求的判斷根據(jù)

《專利法實施細則（2010修訂）》第20條第2款規(guī)定：“獨立權利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。”而《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第3.1.2規(guī)定“必要技術特征是指，發(fā)明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發(fā)明或者實用新型的技術方案，使之區(qū)別于背景技術中的技術方案。判斷某一技術特征是否為必要技術特征，應當從所要解決的技術問題出發(fā)并考慮說明書所描述的整體內(nèi)容，不應簡單的將實施例中的技術特征直接確定為必要技術特征。”

五、專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題，是專利授權中斷定是否符合新穎性、創(chuàng)造性的前提

只有單獨或者組合后能夠解決專利申請文件或者已授權專利說明書所聲明的專利技術方案所要解決的技術問題的技術材料，才能用于判定專利申請或者已授權專利是否具有新、創(chuàng)性，因此只有準確掌握專利申請或者專利說明書所聲明的其技術方案所要解決的技術問題，才能判斷新穎性、創(chuàng)造性。

因此，專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題，是專利授權中斷定是否符合新穎性、創(chuàng)造性的前提。

六、在專利確權中專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題，比人們通常認為的更加重要

被申請宣告無效的專利，只要不符合《專利法實施細則》第65條所規(guī)定的無效宣告請求理由的其中一項要求的，就應該被宣告無效。而判定是否符合《專利法>第26條第3款、第4款，《專利法實施細則》第20條第2款的規(guī)定只需針對專利授權文件本身，而不需要對比文件。因此，也應該先針對其是否符合《專利法>第26條第3款。第4款和《專利法實施細則》第20條第2款的規(guī)定，而不是先進行檢索以找到對比文件來判定是否符合《專利法》第22條規(guī)定的新顆性、創(chuàng)造性。由于過去我國的專利申請中，不論發(fā)明人、專利申請人、專利代理人、審查員，往往都沒有對《專利法》第26條第3款、第4款和《專利法實施細則>第20條第2款的規(guī)定給予應有的重視，由此造成被授權的專利中，有相當多的專利不符合《專利法>第26條第3款、第4款和《專利法實施細則》第20條第2款的規(guī)定。

判斷一個授權專利是否符合《專利法》第26條第3款、第4款和《專利法實施細則》第20條第2款的規(guī)定，是從審查確定專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題開始的。有鑒于此，筆者在遇到要判斷一個專利是否應該被宣告無效時，首先從確定專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題開始，進而判斷是否符合《專利法>第26條第3款、第4款和《專利法實施細則》第20條第2款的規(guī)定，而不是先從判斷是否符合《專利法》第22條規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性開始。即便進行對比文件的檢索，也是從確定專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題開始。筆者常常不需要檢素就能找到對一個專利提起無效宣告申請的理由，并且令團隊成員信服，即便是針對被廣泛認為穩(wěn)定性很好、價值很高的專利也往往如此。“秘訣”就在于，筆者非常重視專利在其說明書中聲明其發(fā)明”所要解決的現(xiàn)有技術中存在的技術問題。筆者養(yǎng)成的習慣是，在閱讀一個專利文件時，一定是先搞明白其在說明書中所聲明的“發(fā)明”所要解決的技術問題，接下來仔細分析判斷其發(fā)明內(nèi)容及實施例是否能真正解決其所聲明的所要解決的技術問題，然后再判斷權利要求是否以說明書為依據(jù)，或者權利要求是否記載了解決技術問題的必要技術特征。

綜上，在筆者看來，在目前階段，對于專利說明書聲明的專利技術方案所要解決的技術問題的重要性，再怎么強調(diào)都不為過。