專利分案申請制度的文獻綜述

摘要：專利分案申請制度設立的初衷是為了克服單一性的缺陷。目前關于分案申請制度的研究多集中于兩個方面，一方面是代理人申請人如何利用分案申請制度從中受益，另一方面是審查員從審查實踐角度如何規制越來越多的非正常分案申請。但其不足仍需指出，代理人在一味為申請人尋求利益的同時，有些分案申請沒有起到促進創新、鼓勵發明創造的目的，反而導致審查周期延長，使權利一直處于懸而未決的狀態，或者導致大量交叉重疊的專利，提高了轉讓實施的成本。應當從審查實踐的角度重視審查指南中對于分案申請內容的限制，加強對其判斷標準的研究，在未來研究中，應強化理論基礎結合審查實踐，明確比較對象，為專利分案申請制度的探索提供理論支撐，避免分案申請制度的濫用。

關鍵詞：專利? ?分案? ?規制? ?濫用

我國專利分案申請制度存在一些問題，但尚未引起我國專利法學者的關注。近年來，中國的專利申請數量不斷增加，其中分案申請的數量不容忽視。研究專利分案申請制度對于縮短審查周期，提高我國專利的法律有效性和確定性，提高我國專利審查質量都具有重要意義。[1]

目前，從已收集的國內期刊和著作上看，絕大多數關注我國專利分案申請制度的學者是國家知識產權局專利局的審查員和從事專利代理的專利代理人。代理人主要集中在操作層面，如何利用分案申請制度為申請人獲得更多的“利益”，達到重復申請、拖延確權時間等目的。

廣州嘉權專利商標事務所有限公司代理人馮劍明在《如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護》一文中指出如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護，其中包括為了盡快取得專利授權的方法，例如：進行發明實質審查的專利申請中包括獨立權利要求1和引用其的從屬權利要求，審查員在第一次審查意見通知書中認為獨立權利要求1不具備授權前景，而引用其的從屬權利要求是可獲得專利權的。此時，申請人可以在答復一同時對權利要求1進行修改，將從屬權利要求中部分附加技術特征增加到獨立權利要求1中，以便縮短審查周期，盡快獲得專利授權。對于未獲得專利權的獨立權利要求 1，申請人可以通過分案申請的方式重新進入實審，再與審查員爭論其符合授權要求的理由。通過這種方式，申請人可以盡快獲得專利權，也可以爭取獲得盡可能大的保護范圍。馮劍明認為根據《專利審查指南2010》規定，不同發明創造的定義是權利要求書具有不同的保護范圍。由于，原始申請授權以后權利要求的保護范圍與分案申請的權利要求的保護范圍并不完全相同。因此，滿足不同發明創造的條件，滿足了分案申請的要求，分案申請一旦授權，可以同時存在兩件專利。[2]筆者對我國專利分案申請制度進行研究后，并不贊同馮劍明關于分案申請權利要求書對“不同的發明”的定義。也正是由于我國《專利法》[3]、《專利法實施細則》[4]和《專利審查指南2010》[5]中沒有對申請人主動提出分案申請的情形作出過多的限制，因此，一些申請人可以使用分案申請獲取更大的利益，這對公眾有一些不利影響。可以看出，原始申請不涉及單一性問題，并且申請人主動提出分案申請的情況是需要進一步討論的問題[6]。

上海光華專利事務所代理人朱裕祿在《分案申請的價值分析》一文中提到關于《專利審查指南2010》中規定的“原始申請與分案后的分案申請需要保護不同的發明”中的“不同的發明”的含義有兩種主要觀點。一種觀點認為 ，根據《專利審查指南2010》的撰寫體例，單一性和分案申請編寫在同一章節，因此“不同的發明”指的是分案申請中的權利要求與母案申請的權利要求所要保護的應該不屬于一個總的發明構思的發明，也就是為了克服單一性問題而提交分案申請;第二種觀點認為，根據《專利審查指南2010》第二部分第三章第6.1節中所定義的“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請（或專利）中具有相同保護范圍的權利要求，從而，“不同的發明”是指兩件或兩件以上申請（或專利）中具有不同保護范圍的權利要求。[7]

雖然，《專利審查指南2010》第二部分第六章第3.2節中規定了“原始申請與分案申請應要求保護不同的發明”，但是《專利審查指南2010》第一部分第一章沒有規定發明專利分案申請請求保護的權利要求與母案申請不同，其主要關注的是對于分案申請形式上的審查，通常初審不會對分案申請是否與母案申請內容相同或者是否屬于一個總的發明構思進行核實，因此即使申請人提交了內容完全相同的分案申請，也會初審合格而進入實審。可見，我國專利分案申請制度中關于分案申請后的權利要求應當滿足的條件并不是初審審查的對象。針對與原申請內容完全相同的分案申請應該如何處理，也存在不同的觀點。

國家知識產權局專利局審查員傅琦等在《分案申請制度研究》一文中提出了禁止申請人提交與母案所要求保護的權利要求完全相同的（或實質上相同的）申請文件作為分案申請。這樣能夠防止申請人重復對同一發明進行分案申請。[8]

國家知識產局專利局專利審查協作北京中心審查員付懷等在《從實際專利申請案例探討對特殊分案申請的處理策略》一文中認為對于申請人個人主觀過錯或非正常申請，無論是發明還是實用新型，都強烈建議不要以相同的權利要求或技術方案提交分案申請，而對于為彌補其在提交原始申請時所犯的錯誤，則允許其提出相同的分案申請，以保護申請人的合法權益。[9]

可見，審查員主要從個案出發，對于同一件與母案內容相同的分案申請，從支持或反對的立場進行研究，然而，并沒有對“與母案具有相同內容的分案申請”給出明確的定義，《專利審查指南2010》中“原始申請的權利要求與分案申請應當分別要求保護不同的發明”的定義，是解決該問題的邏輯起點。

成都九鼎天元知識產權代理有限公司代理人王美健等在《基于分案情況下對專利法第九條的討論》中給出了分案申請重復授權問題的相關建議。[10]國家知識產權局專利檢索咨詢中心審查員蘇東東在《談專利法中的分案申請》給出了完善專利法分案申請的建議。[11]國家知識產權局專利局專利審查協作廣東中心審查員侯麗娜在《未引用關聯權利要求時對專利申請授權前景的影響》中給出了涉及單一性申請在撰寫申請文件、答復審查意見通知書時的建議，避免通過分案申請克服單一性缺陷。[12]國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心審查員宋揚等在《我國分案制度的探討》中對現行專利法對于分案申請的相關規定、我國分案制度立法的發展以及與分案申請相關的優先權、生物保藏及不喪失新穎性寬限期等一些特殊情形等的立法本意進行了分析。[13]北京化工大學井靜娟在《專利積案問題研究》中建議改變政府政策減少問題專利和垃圾專利的申請數量來緩解專利積案現象。[14]

上述學者給的建議做法中對《專利審查指南2010》中“分案以后的原申請和分案申請的權利要求應分別要求保護不同的發明”的定義存在多種理解方式，如何更好地理解“不同”來判斷分案申請是否符合要求，只有明確這一內容才能進一步研究如果申請人提交的分案申請的權利要求與分案后的原申請相同時如何處理，因此，明確該定義才能有效規制分案申請濫用。

參考文獻：

[1]朱峰.我國專利分案申請制度研究[D].華東政法大學，2012.

[2]馮劍明.如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護[J].專利代理，2017，（01）.

[3] 《中華人民共和國專利法》（2008年修訂）。

[4] 《專利法實施細則》（2010年修訂）。

[5]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010[M].知識產權出版社，2010.

[6]楊瑞麗.結合案例談某些類型的分案申請——探討原申請并未涉及單一性問題而由申請人主動提出分案申請的情形[J].中國發明與專利，2011，（07）.

[7]朱裕祿.分案申請的價值分析[A].載中華全國專利代理人協會編2015年中華全國專利代理人協會年會第六屆知識產權論壇論文集[C].2015.

[8]傅琦.分案申請制度研究[J].科技與法律，2015，（06）.

[9]付懷，王俊德，李敏等.從實際專利申請案例探討對特殊分案申請的處理策略[J].中國發明與專利，2014，，（01）.

[10]王美健，李娟.基于分案情況下對專利法第九條的討論[A].載中華全國專利代理人協會編2015年中華全國專利代理人協會年會第六屆知識產權論壇論文集[C].2015.

[11]蘇東東.談專利法中的分案申請[A].《科技與企業》編輯部編決策論壇——公共政策的創新與分析學術研討會”論文集（下）[C].2016.

[12]侯麗娜.未引用關聯權利要求時對專利申請授權前景的影響[A].載中華全國專利代理人協會編2014年中華全國專利代理人協會年會第五屆知識產權論壇論文（第三部分）[C].2014。

[13]宋揚，陳臘梅，熊瑜.我國分案制度的探討[J].中國發明與專利，2015，（10）.

[14]井靜娟.專利積案問題研究[D].北京化工大學，2013.

（作者簡介：侯麗娜，碩士研究生，助理研究員，研究方向為知識產權制度、專利法。單位：[1]華南理工大學法學院;[2]國家知識產權局專利局專利審查協作廣東中心。）