不斷調(diào)整檢索思路，提高通知書說服力

摘 要：檢索是專利審查的重要環(huán)節(jié)之一，高效準(zhǔn)確的檢索可以提高審查效率、指導(dǎo)審查員準(zhǔn)確把握案情走向。本文通過列舉兩個(gè)案例分別從與申請(qǐng)人溝通的層面和提高審查自身檢索能力的層面，闡述了不斷調(diào)整檢索策略，使檢索結(jié)果逐級(jí)靠近目標(biāo)的重要性，準(zhǔn)確全面的檢索對(duì)案情審查具有重要的推動(dòng)作用。

關(guān)鍵詞：檢索思路；案情走向；創(chuàng)造性

引言

在專利審查過程當(dāng)中，若對(duì)案情理解不到位，檢索策略不當(dāng)，往往難以檢索到合適的對(duì)比文件。審查員應(yīng)當(dāng)在全面理解案情的基礎(chǔ)上，通過充分檢索，對(duì)案情進(jìn)行合理預(yù)判。而在審查過程中，也需要結(jié)合與申請(qǐng)人的交流和自身的經(jīng)驗(yàn)積累，不斷調(diào)整檢索思路，檢索到更有力的證據(jù)，從而提高通知書的說服力，給申請(qǐng)人以明確、準(zhǔn)確的審查意見。

一、案例分析

案例一

該案權(quán)利要求為：“1.一種MEMS麥克風(fēng)，其特征在于，……所述振膜設(shè)置在所述第一背板和所述第二背板之間，所述第一背板和所述第二背板分別包括多個(gè)聲學(xué)通孔，所述振膜為不包括聲學(xué)通孔的麥克風(fēng)振膜，所述振膜與所述第一背板形成第一電容結(jié)構(gòu)，所述振膜與所述第二背板形成第二電容結(jié)構(gòu)……”其發(fā)明點(diǎn)在于振膜設(shè)置在第一背板和第二背板之間，振膜為不包括聲學(xué)通孔的麥克風(fēng)振膜，其可以提高麥克風(fēng)的靈敏度和聲壓特性。

審查員在第一次審查意見通知書中引用對(duì)比文件1，該文件公開的是一種電聲致動(dòng)器，其包括一振膜件10、兩個(gè)分別設(shè)置在該振膜件10相對(duì)應(yīng)兩側(cè)的導(dǎo)電背板11a以及11b，而且根據(jù)其振膜件的剖視圖也可以看出振膜件不包含通孔。審查員認(rèn)為根據(jù)該文件可以評(píng)述本申請(qǐng)的創(chuàng)造性。

申請(qǐng)人并未針對(duì)第一次審查意見通知書對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，并且認(rèn)為對(duì)比文件1中實(shí)現(xiàn)的是電能-機(jī)械能-聲能的轉(zhuǎn)換過程，而本申請(qǐng)中MEMS麥克風(fēng)實(shí)現(xiàn)的是聲能-機(jī)械能-電能的轉(zhuǎn)換過程。

審查員仔細(xì)考慮申請(qǐng)人的意見陳述，對(duì)比文件1公開的物理結(jié)構(gòu)雖然與本申請(qǐng)類似，然而二者能量轉(zhuǎn)化的機(jī)制不同，對(duì)比文件1所公開的結(jié)構(gòu)并不能解決本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題。因此審查員在補(bǔ)充檢索時(shí)調(diào)整檢索思路，將檢索的重點(diǎn)集中在微機(jī)電（MEMS）工藝制作的麥克風(fēng)。第二次審查意見通知書中引入對(duì)比文件2，該文件則公開的是一種MEMS麥克風(fēng)，附圖中：振膜6位于第一背極板3和第二背極板9之間，振膜6不具備通孔。進(jìn)而審查員認(rèn)為根據(jù)對(duì)比文件2可以評(píng)述本申請(qǐng)的創(chuàng)造性。在發(fā)出第二次查意見通知書后本申請(qǐng)視為撤回。

首次檢索時(shí)，審查員檢索到對(duì)比文件1可以評(píng)述權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，然而，對(duì)比文件1所公開的系統(tǒng)只是本申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)的裝置中的一部分，且對(duì)比文件1的權(quán)利要求與本申請(qǐng)權(quán)利要求1的撰寫方式存在雷同，但是，本申請(qǐng)的從屬權(quán)利要求中限定的接收功率校正單元、發(fā)射功率校正單元、自適應(yīng)線性補(bǔ)償單元等均是對(duì)比文件1完全未涉及的，然而通過多番調(diào)整檢索思路，審查員并未檢索到可以評(píng)述本申請(qǐng)從屬權(quán)利要求的對(duì)比文件，因此，審查員在第一次意見通知書中引用對(duì)比文件1評(píng)述權(quán)利要求的創(chuàng)造性，并未對(duì)從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性作出評(píng)述。

然而審查是不斷積累的過程，長(zhǎng)期的審查經(jīng)驗(yàn)可以使審查員在本領(lǐng)域的站位更為準(zhǔn)確，因此當(dāng)審查員繼續(xù)審查案件時(shí)，或許會(huì)有一些新思路和新發(fā)現(xiàn)。而對(duì)于此案件而言，通過多次審查類似案件的經(jīng)驗(yàn)，審查員認(rèn)為該案件的首次檢索仍然存在可以擴(kuò)展的可能，因此，在一通回案的補(bǔ)充檢索過程中，審查員調(diào)整檢索策略，主要在中文全文庫(kù)針對(duì)說明書中涉及的效果和具體參數(shù)進(jìn)行檢索，通過“中頻點(diǎn)”、“-80dBm”、“電性能”等類似的關(guān)鍵詞即可檢索到對(duì)比文件2、3、4可以評(píng)述其從屬權(quán)利要求，并發(fā)現(xiàn)本申請(qǐng)與對(duì)比文件2、3、4均存在雷同的部分。此案最終走向駁回。

二、啟示和爭(zhēng)議

這兩個(gè)案例具有一定的啟發(fā)性。審查員在案件的審查過程中是需要不斷思考與積累的，筆者認(rèn)為，雖然檢索有助于審查員不斷向本領(lǐng)域技術(shù)人員靠攏，然而部分申請(qǐng)是申請(qǐng)人在本領(lǐng)域十幾二十年的研究成果，因此此類申請(qǐng)人對(duì)本領(lǐng)域的了解比審查員對(duì)本領(lǐng)域的了解更為精準(zhǔn)，此時(shí)申請(qǐng)人的意見的陳述顯得至關(guān)重要，此類意見陳述可以幫助審查員及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題，使審查員及時(shí)調(diào)整檢索思路，讓案情走向正確。

此外，正是由于申請(qǐng)人對(duì)本領(lǐng)域的研究較深，部分申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)時(shí)容易將現(xiàn)有技術(shù)中某些名詞采用另一些特定的名詞進(jìn)行替代，導(dǎo)致審查員在擴(kuò)展關(guān)鍵詞時(shí)發(fā)生遺漏，從而無(wú)法檢索到對(duì)比文件，例如在案例二中，本申請(qǐng)中撰寫的是“第一功率解調(diào)二極管”，而對(duì)比文件中公開的是“第一功率檢波管”，然而由于首次檢索時(shí)審查員并未認(rèn)識(shí)到“二極管”可以擴(kuò)展為“檢波管”，導(dǎo)致在首次檢索時(shí)未檢索到可以評(píng)述從屬權(quán)利要求的對(duì)比文件。此時(shí)應(yīng)當(dāng)另辟檢索思路，不能被權(quán)利要求要求書所局限。

需要注意的是，筆者并不贊成在審查中需要進(jìn)行補(bǔ)充檢索才能準(zhǔn)確把握案件的正確走向，此類補(bǔ)充檢索不僅會(huì)延長(zhǎng)審查周期，而且會(huì)引導(dǎo)申請(qǐng)人誤以為本申請(qǐng)具備授權(quán)前景。對(duì)于上述案例而言，審查員若能夠?qū)Ρ绢I(lǐng)域有更深一步的理解，其實(shí)也可以避免補(bǔ)充檢索，在首次檢索中便檢索到準(zhǔn)確的對(duì)比文件，以節(jié)約審查周期。

三、結(jié)論

實(shí)際上在專利審查實(shí)踐過程中，審查員在作出判斷時(shí)需達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力水平，檢索是審查員不斷向本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力水平靠攏的重要途徑，然而本領(lǐng)域技術(shù)人員是一種假設(shè)的“人”，因此，在審查過程中難免出現(xiàn)偏差，此時(shí)應(yīng)該不斷調(diào)整檢索思路，直至檢索到更為準(zhǔn)確的對(duì)比文件，使得審查意見更客觀、準(zhǔn)確，從而提高通知書的說服力，把握案情的正確走向，更好地落實(shí)保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益、鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造以及促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的立法宗旨。

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作者簡(jiǎn)介：

陳冪（1991-），女，碩士，研究實(shí)習(xí)員，研究方向：傳感器。