商標(biāo)法上正當(dāng)使用行為的界定

(華東政法大學(xué) 上海 200042)

一、問題背景

商標(biāo)的功能和用途有三，一是對商品或服務(wù)的來源起到指示和區(qū)別作用，二是對保護商標(biāo)中積累的商譽，三是保護消費者的利益。其中，區(qū)別商品來源和保護商標(biāo)商譽的功能最為突出。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟發(fā)展的過程中，商標(biāo)的價值對于一個企業(yè)的生存發(fā)展顯得尤為重要，一方面，商標(biāo)是一個企業(yè)區(qū)別于其他企業(yè)的顯著標(biāo)志，另一方面，商標(biāo)中積累的商譽，是消費者對企業(yè)商品質(zhì)量的最大認可。企業(yè)在自身發(fā)展的過程中，要尤其關(guān)注自身的商標(biāo)管理問題，除了要注意商標(biāo)注冊保護、防止他人侵犯自身的商標(biāo)權(quán)之外，也要注意不侵犯他人的商標(biāo)權(quán)。不侵犯他人的商標(biāo)，不意味完全不能“使用”他人的商標(biāo)。我國商標(biāo)法第59條基本規(guī)定了商標(biāo)權(quán)的正當(dāng)使用制度，主要是指經(jīng)營者對注冊商標(biāo)的描述說明性使用以及對三維商標(biāo)的功能性使用，但該規(guī)定過于籠統(tǒng)，司法實踐中在適用時也出現(xiàn)了些爭議。

二、商標(biāo)正當(dāng)使用的構(gòu)成要件

通過對我國司法實踐中案例的檢索和分析，筆者總結(jié)發(fā)現(xiàn)，法院在分析是否構(gòu)成商標(biāo)的正當(dāng)使用時，通常會考慮三個要件，分別是：使用者構(gòu)成描述性使用；使用者主觀善意；該使用不會讓相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆。

(一)構(gòu)成描述性使用

在“大江旅游案”中，原告大江旅游漂流有限公司擁有“南盤江”服務(wù)商標(biāo)，被告在其旅游廣告中使用了“南盤江”文字介紹其旅游服務(wù)。云南高院認為，被告使用“南盤江”采取了常見的表述方式，目的是為了向游客說明旅游目的地。同時，法官認為，針對缺乏顯著性的注冊商標(biāo)，當(dāng)使用人在客觀上是合理使用他人注冊商標(biāo)；且主觀上系善意時，即符合正當(dāng)使用的構(gòu)成要件。值得注意的是，云南高院并未將對相關(guān)公眾造成混淆作為認定因素。

在“柏代娣”案中，“茅山”文字商標(biāo)系原告所有，用于板鴨等商品，被告柏代娣在出售的腌制品外包裝上印有“茅山”字樣。江蘇省高院二審認為：“茅山”作為地名知名度更高，柏代娣使用“茅山”是為了表明商品產(chǎn)地；同時，柏代娣主觀上善意；同時消費者并不會對此產(chǎn)生混淆。所以，該案構(gòu)成商標(biāo)的正當(dāng)使用。

“巖韻案”中，原告擁有用于茶類的注冊商標(biāo)“巖韻”，被告在其商品包裝罐上用小字標(biāo)明“巖韻清香型”，二是在禮品袋左下角用小字標(biāo)注“巖韻”。巖韻是武夷巖茶特有的品質(zhì)特征和自然屬性。法官認為，被告并未突出使用“巖韻”二字，從其涵義及標(biāo)注目的來看，也僅是說明該茶葉的滋味特點，構(gòu)成正當(dāng)使用。

綜上，我們發(fā)現(xiàn)，在認定商標(biāo)正當(dāng)使用的時候，法院通常都會首先判斷使用者的使用方式是商標(biāo)意義上的使用，還是非商標(biāo)意義上的使用。商標(biāo)使用的認定是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的基本前提，我國商標(biāo)法第48條規(guī)定“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”由此可見，商標(biāo)使用的主要目的在于指明商品或服務(wù)的來源，進而保護商譽。這里的非商標(biāo)性上的使用，通常是指描述性使用，本文此處的描述性使用含義更為廣泛的，包括功能性使用，主要指描述說明商品、服務(wù)的產(chǎn)地、位置、特征、屬性、功能等。同時，法院特別強調(diào)，在判斷是否是描述性使用時，要注意是否是對該詞匯的第一含義的使用。

(二)使用者主觀善意

“灌南案”中”，“湯溝”是“江蘇省灌南縣湯溝鎮(zhèn)”的簡稱。原告享有“湯溝”繁體字商標(biāo)專用權(quán)，被告不僅在企業(yè)名稱中使用了“湯溝”的字樣，并在其商品包裝顯著標(biāo)示“湯溝”字樣。二審認為：“湯溝”作為酒類商標(biāo)的知名度很高，其他人只能按照符合經(jīng)營慣例的方式合理標(biāo)明其地理來源。但是被上訴人在其商品上顯著印有“湯溝”標(biāo)識，卻將自己的注冊商標(biāo)標(biāo)示在容易讓人忽略的地方，其主觀上有攀附他人商譽的意圖，因此認定侵權(quán)成立。

在“思美達案”中，原告注冊了“沙田山泉”商標(biāo)，用于自產(chǎn)的飲用純凈水上。原告與被告所在地均有“沙田”地名，但不是同一地。被告在其飲用水包裝用桶的封口處和桶體處，均使用了“沙田”標(biāo)識字樣。法院認為：在桶的瓶口處用“沙田”二字可認為是標(biāo)明來源地，但在筒身上的突出使用，并且與原告注冊商標(biāo)顏色、字體完全相同，相反自身注冊商標(biāo)明顯小于“沙田”字樣，因此不構(gòu)成正當(dāng)使用。

在“家庭雜志案”中，原告《家庭》雜志社擁有文字商標(biāo)“家庭”，被告在創(chuàng)辦的《家庭OTC》雜志名稱中使用了“家庭”二字。雖然被告的雜志名稱包含“家庭”二字，但整齊排列，沒有突出使用，且在字體、字號上與原告沒有相似之處，是在善意地說明該雜志的特征或者屬性，構(gòu)成正當(dāng)使用。

根據(jù)上述案例可以總結(jié)得出，在認定商標(biāo)的正當(dāng)使用時，法院基本都認可了使用者主觀善意這一要件。在判斷使用者是否善意時，因為這是主觀意圖，無法直接判定，因此法院會綜合考慮分析判斷被控侵權(quán)人的使用方式，例如使用人是否按照經(jīng)營慣例使用他人商標(biāo)；使用者是否突出使用他人商標(biāo)；使用的標(biāo)識與他人注冊商標(biāo)的相同或近似度；使用者是否有攀附商譽的可能性；是否符合誠實信用原則和通常商業(yè)慣例等。例如，當(dāng)使用人使用的標(biāo)識和注冊商標(biāo)完全相同，而且對其進行突出顯示，對比之下自有的商標(biāo)反而十分不明顯，這樣的情況很難排除使用人主觀惡意的嫌疑。

(三)不會對相關(guān)公眾造成混淆

在“利源案”中，百家湖是南京市江寧區(qū)東山鎮(zhèn)境內(nèi)的一個地名，原告注冊了“百家湖”字樣的商標(biāo)，被告金蘭灣公司在其樓盤廣告中使用了“百家湖 楓情國度”字樣，原告因此起訴被告侵犯其商標(biāo)權(quán)。江蘇高院認為，應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)公眾的一般注意力是否會對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，同時還要考慮使用該商標(biāo)的目的和方式是否是為了告知消費者樓盤的位置，以及是否有攀附商譽的嫌疑，以及商標(biāo)的知名度大小等。

在“嘉禾案”中，江蘇萬通系徐州本地著名企業(yè)，擁有“萬通”食品類文字注冊商標(biāo)，嘉禾公司在與萬通公司簽署《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書》之后，約定在江蘇萬通公司西長區(qū)、萬通小區(qū)附近開發(fā)樓盤，其后嘉禾公司將新開發(fā)的樓盤命名為“萬通佳苑”，并進行宣傳。而原告耐基特公司擁有注冊商標(biāo)“萬通”、“萬通地產(chǎn)”的專有權(quán)。法官認為應(yīng)考慮：被告的使用意圖和方式；使用的后果是否會導(dǎo)致混淆；以及權(quán)利人注冊商標(biāo)的顯著性強弱。

在“得莫利案“中，原告得莫利公司擁有用于餐館服務(wù)的商標(biāo)”得莫利“的專用權(quán)，被告王慶章在經(jīng)營的飯店上使用“得莫利”三個字，飯店位于得莫利村，提供的菜肴“得莫利燉活魚”也源于得莫利村。法院認為，王慶章使用得莫利一詞是為了說明飯店的地理位置、提供服務(wù)、商品的特點，即使王慶章同時還使用了“正宗”、“獨家”等修飾語，但不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆，因此不侵犯得莫利公司的商標(biāo)專用權(quán)。

綜上，在判斷是否會使相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆時，法院通常會考慮使用標(biāo)識和注冊商標(biāo)的知名度、注冊商標(biāo)的顯著性、消費者的交叉重合程度、以及消費者的認知習(xí)慣等。但在有些案件中，法院在認定商標(biāo)的正當(dāng)使用時，并未考慮是否造成相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆這一要件。有學(xué)者支持該觀點，認為造成混淆是商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件，若以不造成混淆作為商標(biāo)正當(dāng)使用的構(gòu)成要件，在邏輯上就無需使用商標(biāo)正當(dāng)使用來作為商標(biāo)侵權(quán)的抗辯，直接抗辯因為不造成混淆不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)就可以了。筆者認為，商標(biāo)的正當(dāng)使用行為是非商標(biāo)性的使用，因為該使用本身的目的不是為了識別商品、服務(wù)的來源，這種非商標(biāo)性質(zhì)的使用本身就是除商標(biāo)權(quán)人外使用者的正當(dāng)權(quán)利，而在構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時，該侵權(quán)行為都是商標(biāo)性的使用，是為了識別商品、服務(wù)的來源，因此這兩種規(guī)則體系下的“使用”所具有的含義內(nèi)容不同。因此，在認定商標(biāo)的正當(dāng)使用時，應(yīng)考慮到是否造成相關(guān)公眾對商品、服務(wù)來源產(chǎn)生了混淆，因為即使使用者聲稱對注冊商標(biāo)的使用是非商標(biāo)性使用，但因為使用方式的不當(dāng)，給相關(guān)消費者造成混淆時，也是為法律所禁止的。

三、對我國立法和司法實踐的建議

我國商標(biāo)正當(dāng)使用在立法和司法實踐中需要完善的問題主要有兩個方面：

第一，商標(biāo)法對正當(dāng)使用的規(guī)定太原則化，缺少具體的規(guī)定，以至于司法適用中存在不一致的情形。針對條文過于簡單的問題，可通過出臺司法解釋的方式明確商標(biāo)正當(dāng)使用的構(gòu)成要件，如上所述，包括構(gòu)成描述性使用；使用者主觀善意；不會對相關(guān)公眾造成混淆。在具體認定上述構(gòu)成要件時，需要針對不同的案件具體考量。比如，在判斷是否是描述性使用時，要注意是否是對該詞匯的第一含義的使用。例如，在考慮是否主觀善意時，可以思考使用人是否按照經(jīng)營慣例在合理限度范圍內(nèi)使用他人商標(biāo)；使用者是否突出使用他人商標(biāo)；是否符合誠實信用原則和通常商業(yè)慣例等。同時，在判斷是否會使相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆時，可以考慮使用標(biāo)識和注冊商標(biāo)的知名度、注冊商標(biāo)的顯著性、消費者的交叉重合程度、以及消費者的認知習(xí)慣等。

第二，我國法律規(guī)定中認定的商標(biāo)正當(dāng)使用的方式和對象明顯過窄。比如和美國相比，在美國法上，正當(dāng)使用的形式包括“描述性正當(dāng)使用”、“被提及的正當(dāng)使用”、“功能性正當(dāng)使用”以及“非商業(yè)性正當(dāng)使用”四種。其中，“描述性正當(dāng)使用”和“功能性正當(dāng)使用”的規(guī)定和我國商標(biāo)法的規(guī)定基本相同。“被提及的正當(dāng)使用”又被一些學(xué)者稱之為“指示性正當(dāng)使用”，是指在合理必要的限度范圍內(nèi)，使用該注冊商標(biāo)才能識別使用人的產(chǎn)品或服務(wù)，同時使用者不得實施任何表明與商標(biāo)持有人有商業(yè)聯(lián)系的行為。另外，“戲仿”屬于非商業(yè)性使用中的一種，是人們表達言論自由的一種方式，也需要得到保護。隨著我國社會生活的發(fā)展，建議將指代性使用和非商業(yè)性使用他人商標(biāo)作為商標(biāo)正當(dāng)使用的行為方式之一納入到法律體系中來，進一步擴大商標(biāo)正當(dāng)使用的方式和對象，使得司法實踐中的相關(guān)案例有法可依。