探究商標(biāo)在先使用抗辯“在先”要求的合理性

(華東政法大學(xué) 上海 400233)

引言

2013年修改的《商標(biāo)法》在第五十九條第三款規(guī)定了商標(biāo)在先使用抗辯：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)?！比敉耆凑瘴牧x解釋來(lái)理解，要構(gòu)成商標(biāo)在先使用抗辯，需要在使用時(shí)間上滿(mǎn)足“兩個(gè)先于”的構(gòu)成要件：第一是要先于商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)前使用，第二要先于商標(biāo)注冊(cè)人使用。

“兩個(gè)先于”的要件在實(shí)踐中會(huì)有兩種體現(xiàn)，一是商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用時(shí)間晚于申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)或者直到核準(zhǔn)注冊(cè)后才使用，如商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)時(shí)間為2016年1月1日，使用時(shí)間為2017年1月1日或者沒(méi)有使用，那么商標(biāo)在先使用抗辯要證明在先使用至少要證明自己的使用在2016年1月1日之前；二是商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)商標(biāo)的使用時(shí)間早于申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，如商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)間為2016年1月1日，使用時(shí)間為2015年1月1日，那么商標(biāo)在先使用抗辯至少要證明自己的使用在2015年1月1日之前。

我國(guó)商標(biāo)法關(guān)于在先時(shí)間規(guī)定可以說(shuō)是一種“完全在先使用制”，在時(shí)間要求上對(duì)于主張?jiān)谙仁褂每罐q人提出了極高的要求。這樣的要求是否合理？是否有利于保證真正商標(biāo)在先使用抗辯人的利益呢？

一、“兩個(gè)先于”的細(xì)化探究

(一)在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)前使用

關(guān)于商標(biāo)在先使用的時(shí)間，在2013年新法修正前我國(guó)沒(méi)有明確規(guī)定商標(biāo)先用權(quán)時(shí)，學(xué)界關(guān)于在先使用時(shí)間點(diǎn)有兩種觀點(diǎn)：商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)以及核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)。在我國(guó)商標(biāo)法未修改時(shí)，實(shí)踐中有不少以商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)為在先使用的標(biāo)準(zhǔn)的，比如早期判定成立在先使用抗辯的“84好幫手”案、“花樣年華”案和“蘇菲雅”案。

目前來(lái)看，商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)不但在立法上被明確，也是學(xué)界的主流觀點(diǎn)，主要原因是商標(biāo)只要通過(guò)了形式審查就會(huì)在我國(guó)商標(biāo)局網(wǎng)站上進(jìn)行公布，而距離商標(biāo)核準(zhǔn)還有半年以上的時(shí)間，隨著網(wǎng)絡(luò)的普及和媒體的發(fā)展，一個(gè)商標(biāo)的知名時(shí)間也大大的縮短了，甚至在一個(gè)月不到就能有極高的知名度。因?yàn)閮?yōu)質(zhì)商標(biāo)資源是有限的，若采用商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，如果有人看到了別人的商標(biāo)申請(qǐng)，在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之前進(jìn)行廣泛的宣傳獲得知名度并進(jìn)行一定的使用，從而蠶食商標(biāo)權(quán)人的市場(chǎng)份額，之后又援引在先使用抗辯，這無(wú)疑對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人是極大的不公平，也不符合商標(biāo)在先使用抗辯制度的設(shè)立初衷。

綜上所述，在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)前使用是對(duì)于商標(biāo)在先使用人來(lái)說(shuō)具有一定的預(yù)測(cè)可能性，商標(biāo)在先使用人是有可能得知到商標(biāo)的注冊(cè)的，對(duì)于商標(biāo)在先使用人來(lái)說(shuō)，盡到合理的注意義務(wù)是可以避免侵權(quán)發(fā)生的，因此商標(biāo)在先使用時(shí)間限定在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)之前是比較合理的。

(二)在商標(biāo)注冊(cè)人使用前使用

如上文所示，如果商標(biāo)注冊(cè)人使用時(shí)間晚于申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)間，這個(gè)限定在這種情況下是不起作用的；如果商標(biāo)注冊(cè)人使用時(shí)間早于商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間，這個(gè)限定對(duì)于援引商標(biāo)在先使用抗辯就提出很高的要求了。對(duì)于這個(gè)規(guī)定，有很多學(xué)者是贊成的，有學(xué)者認(rèn)為“商標(biāo)先用權(quán)成立的理論基礎(chǔ)是先用理論和利益平衡理論。在被告主張先用權(quán)的商標(biāo)并非絕對(duì)優(yōu)先于原告商標(biāo)的情況下，只能得出被告主張先用權(quán)的商標(biāo)處于相對(duì)優(yōu)先的地位甚至是劣勢(shì)地位，不符合先用理論，當(dāng)然就不能適用利益平衡理論來(lái)保護(hù)其利益。”

同時(shí)這種嚴(yán)格的限定也使法律具有極高的確定性，如果援引商標(biāo)先用抗辯需要“完全在先使用”，這也就排除了從時(shí)間成立來(lái)看商標(biāo)在先使用人主觀上具有惡意的可能性，因而我國(guó)關(guān)于商標(biāo)權(quán)的構(gòu)成要件中并沒(méi)有像其他國(guó)家和地區(qū)對(duì)于商標(biāo)先用權(quán)規(guī)定有“善意”作為構(gòu)成要件，關(guān)于善意的問(wèn)題，后文還會(huì)進(jìn)行論述。

這樣的立法設(shè)計(jì)雖然一定的優(yōu)點(diǎn)，但是排除了一些善意的商標(biāo)在先使用人援引在先使用抗辯的可能。我國(guó)幅員遼闊，各個(gè)地區(qū)的風(fēng)俗和習(xí)慣也不相同，因而各地區(qū)產(chǎn)生了一些風(fēng)俗特產(chǎn)，以食品為主要代表。某個(gè)食品在某一地區(qū)具有極高的知名度，離開(kāi)了這個(gè)地區(qū)可能就沒(méi)人知曉。假如內(nèi)蒙的一個(gè)人使用商標(biāo)“雪花”作為當(dāng)?shù)匾环N糕點(diǎn)的商標(biāo)，在他使用之后海南也有人使用了“雪花”作為當(dāng)?shù)氐囊环N糕點(diǎn)的商標(biāo)，海南人對(duì)于內(nèi)蒙人使用這個(gè)商標(biāo)是完全不知曉的(一般也不可能知曉)，如果之后內(nèi)蒙人將這個(gè)商標(biāo)注冊(cè)取得商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，商標(biāo)注冊(cè)的效果是及于全國(guó)的，他有權(quán)阻止海南人繼續(xù)使用這個(gè)商標(biāo)，甚至要求賠償，這對(duì)與海南的商標(biāo)使用人來(lái)說(shuō)是不公平的。商標(biāo)在先使用不同于申請(qǐng)注冊(cè)，它是沒(méi)有公示性的，因而對(duì)商標(biāo)在先使用人來(lái)講不具有預(yù)測(cè)可能性。即使商標(biāo)使用人在先使用是出于善意，也有可能面臨侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，這不符合商標(biāo)先用權(quán)的目的，不利于真正保證商標(biāo)在先使用人的利益。

從國(guó)外立法來(lái)看，雖然《英國(guó)商標(biāo)法》第11條要求先使用人使用商標(biāo)，必須在商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)日和使用商標(biāo)日兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)中更早的時(shí)間點(diǎn)之前，但這種立法并不常見(jiàn)，日本①、韓國(guó)②和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)③在先時(shí)間點(diǎn)都是只要求在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)之前。

二、“兩個(gè)先于”的修正——引入“善意”要件

(一)商標(biāo)先用權(quán)構(gòu)成要件是否包括“善意”要件

單從第五十九條第三款字面來(lái)看未直接規(guī)定主觀上“善意”為商標(biāo)先用權(quán)構(gòu)成要件，但很多教科書(shū)已經(jīng)把這一條作為了商標(biāo)先用權(quán)的構(gòu)成要件之一④，不少學(xué)者在其文獻(xiàn)中也是直接列為構(gòu)成要件，認(rèn)為法律雖未規(guī)定，但學(xué)理上應(yīng)當(dāng)包含。

在《商標(biāo)法》修改前，很多學(xué)者在對(duì)先用權(quán)的構(gòu)想中就提到了善意要件。修法后，一些學(xué)者對(duì)于商標(biāo)先用權(quán)構(gòu)成要件的論述中并未提到“善意”。王蓮峰在其文章相關(guān)部分僅僅提到了“具有在先使用的客觀事實(shí)”“在先使用的商標(biāo)相同或近似且商品相同或相似”“在先使用的商標(biāo)具有一定影響”這三個(gè)要件；曹新明也僅從法條字面分析并未在其文章中提到“善意”要件。但這些學(xué)者的論述中雖未直接包括善意要件，也未明確將其排除。學(xué)者如李揚(yáng)、杜穎卻認(rèn)為學(xué)理上應(yīng)當(dāng)包括“善意”要件，認(rèn)為商標(biāo)先用權(quán)作為利益平衡之法應(yīng)當(dāng)具有善意的主觀要件，不然就違背了商標(biāo)先用權(quán)的設(shè)立初衷，同時(shí)對(duì)一些不能被五十九條第三款涵蓋的情況也可以作為兜底，如商標(biāo)先用權(quán)人使用了他人的姓名權(quán)、著作權(quán)等在先權(quán)利這種情況如何規(guī)制。

在一些司法實(shí)踐中，“善意”也被用來(lái)作為判斷在先使用的構(gòu)成要件，如煙臺(tái)張?jiān)？ㄋ固鼐魄f有限公司與上?？ㄋ固鼐茦I(yè)有限公司、李道之確認(rèn)不侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛上訴案中，法院認(rèn)為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突中，當(dāng)事人的主觀狀態(tài)是善意或惡意是考量違法性的重要因素”；同樣在“新百倫”案一審中，法院認(rèn)為新百倫公司提出異議時(shí)已經(jīng)得知了原告周樂(lè)倫的注冊(cè)商標(biāo)的存在，之后仍然擴(kuò)大使用“不具有善意”。

(二)“善意”要件對(duì)“兩個(gè)先于”的修正

如上文所述，對(duì)于商標(biāo)先用權(quán)人滿(mǎn)足“兩個(gè)先于”，在時(shí)間上基本上可以完全證明商標(biāo)在先使用人具有善意了，因而善意要件在這個(gè)層面上似乎并不是必要的，但如果商標(biāo)注冊(cè)人先于申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)使用商標(biāo)，這就可能使很大一部分善意的商標(biāo)先用權(quán)人面臨侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。因此，如果我們把“先于商標(biāo)注冊(cè)人使用”這個(gè)規(guī)定去掉，然后引入“善意要件”，如日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的規(guī)定，商標(biāo)在先使用人如果能證明自己是善意的，自己不可能得知商標(biāo)注冊(cè)人的使用，如最高人民法院《關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第二款規(guī)定：“在不同地域范圍內(nèi)使用相同或者近似的知名商品特有的名稱(chēng)、包裝、裝潢，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構(gòu)成反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第五條第(二)項(xiàng)規(guī)定的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。”商標(biāo)注冊(cè)人也可以通過(guò)證明在先使用人具有惡意來(lái)進(jìn)行反駁。

雖然引入“善意”作為構(gòu)成要件一定程度增加了被告甚至原告舉證負(fù)擔(dān)，但是這種舉證并不是非常困難的，對(duì)于法律的確定性也沒(méi)有很大的影響，但是對(duì)于商標(biāo)先用權(quán)制度目的的實(shí)現(xiàn)相比“兩個(gè)先于”結(jié)果上要更加合理和公正。同時(shí)引入“善意”要件也可以作為一個(gè)兜底條款，對(duì)于一些不具有滿(mǎn)足其他條件但是不具有善意的商標(biāo)先用權(quán)人進(jìn)行規(guī)制。作為一個(gè)利益衡平方法，正如美國(guó)聯(lián)邦最高法院所要求的那樣，“走進(jìn)衡平的人必須帶著潔凈之手而來(lái)。”

結(jié)語(yǔ)

對(duì)于商標(biāo)在先使用中“先于商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)時(shí)”和“先于商標(biāo)注冊(cè)人使用時(shí)”兩個(gè)先于的時(shí)間要求，固然有其立法上簡(jiǎn)明和確定性的優(yōu)點(diǎn)，但是對(duì)于商標(biāo)在先使用抗辯人這個(gè)時(shí)間上的要求過(guò)于嚴(yán)苛，使一部分善意的商標(biāo)使用人也面臨侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。商標(biāo)先用權(quán)構(gòu)成要件中“善意”雖然沒(méi)有在立法上體現(xiàn)，卻是商標(biāo)先用權(quán)制度設(shè)立的應(yīng)有之意，對(duì)于實(shí)現(xiàn)商標(biāo)先用權(quán)制度的價(jià)值和目的具有實(shí)在意義。

【注釋】

①李揚(yáng)譯.日本商標(biāo)法.知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2011:26.

②韓國(guó)商標(biāo)法(第五十七條之三規(guī)定)

③我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)“商標(biāo)法”第22條第2項(xiàng)

④如曾陳明汝,蔡明誠(chéng)著.商標(biāo)法原理.新學(xué)林出版社,2007:99.如有惡意影射他人注冊(cè)商標(biāo)之信譽(yù)，則無(wú)阻卻違法性