論如何強化專利審查中的證據(jù)意識

文 燕

一、引言

在專利審查中，證據(jù)是事實的基礎，專利審查過程中“現(xiàn)有技術”即為“證據(jù)”的表現(xiàn)形式，《專利法》第22 條第5 款規(guī)定，現(xiàn)有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。在專利審查意見通知書中，審查員往往使用構成專利申請現(xiàn)有技術的對比文件結合公知常識評述發(fā)明專利的創(chuàng)造性。

對于公知常識的認定，《專利審查指南》（2010 版）第二部分第八章第4.10.2.2 節(jié)規(guī)定：審查員在審查意見通知書中引用的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據(jù)予以證明。

但是，對于公知常識的認定和評判仍然是現(xiàn)如今的難題之一。對審查員而言，困難主要表現(xiàn)在兩個方面：第一，審查員僅僅依賴權利要求書的文字記載，從權利要求文字記載的內容片面解讀權利要求，不能充分理解說明書，從申請人的發(fā)明本意出發(fā)，由于對權利要求的技術方案理解偏差，導致在撰寫審查意見通知書時草率引用證據(jù)，這種證據(jù)就是一種“表面證據(jù)”，即從字面上看能夠構成“現(xiàn)有技術”的證據(jù)。第二，審查員通常會“觀點在前，證據(jù)在后”，往往臆斷某些技術特征是公知常識，審查意見通知書中僅僅是蒼白說理，這種缺少白紙黑字記載的證據(jù)很容易使申請人質疑該公知常識的準確性，尤其是質疑比較強烈時，會導致申請人懷疑專利審查的公正性[1]。

要對上述兩方面的錯誤意識進行改進，筆者認為首先要理解發(fā)明，《專利法》第59 條規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用來解釋權利要求的內容”，這里的后半句也不能忽視，不能僅僅理解權利要求書的文字意思，審查員在初步審查時還要對說明書、附圖及實施例有充分理解，然后才能準確把握權利要求書記載的技術方案，只有準確把握發(fā)明構思才能正確確定影響該專利申請新創(chuàng)性的證據(jù)；其次，審查員要摒棄“觀點在前，證據(jù)在后”的思想，專利審查是專利審查機關根據(jù)《專利法》及《專利法實施細則》的規(guī)定對專利申請的可專利性進行審查的具體行政行為，而行政行為必須遵守“先取證，后裁決”的基本原則，才能公平執(zhí)法、公正執(zhí)法，正確運用證據(jù)也是正確從事專利審查工作的前提條件和基礎[2]。

下面，筆者結合計算機領域的兩個案例從兩個角度進行分析。

二、重視發(fā)明構思，避免“表面證據(jù)”

【案例1】其涉及發(fā)明名稱為“一體式無線條碼及射頻讀取設備”的發(fā)明專利，其原權利要求1 的內容為：

“一種一體式無線條碼及射頻讀取設備，其特征在于，其包括無線基座，無線條碼掃描器以及設置于無線條碼掃描器內部的射頻讀取模塊，所述無線基座內置有RFID 標簽，所述無線條碼掃描器包括手持部以及本體，所述手持部設有觸發(fā)按鍵，所述本體內設有條碼讀取模塊；其中，所述RFID 標簽包含有無線基座的序列號或MAC 地址，當無線條碼掃描器啟動時，其內部的射頻讀取模塊讀取所述RFID 標簽并自動實現(xiàn)無線條碼掃描器與無線基座的配對?！?/p>

從上述權利要求的記載來看，本申請請求一種一體式無線條碼及射頻讀取設備，權利要求1 限定了該設備具體包括基座、掃描器、射頻讀取模塊以及各部件包括RFID 標簽、手持部、本體、按鍵等，同時，限定了當無線條碼掃描器啟動時，其內部的射頻讀取模塊讀取所述RFID 標簽并自動實現(xiàn)無線條碼掃描器與無線基座的配對。上述僅僅記載了自動實現(xiàn)無線條碼掃描器與無線基座的配對，至于如何進行配對及與RFID 標簽的關系其實上述權利要求并沒有特別明確。

對于上述權利要求，審查員一通時采用以下對比文件1、2 評述了其創(chuàng)造性，對比文件1：CN200880129517.3，公開日為2011 年5 月4 日；對比文件2：CN200580015168.9，公開日為2007 年4月25 日。

對比文件1 公開了一種用于編碼信息例如條形碼讀取器的充電支架和包括該充電支架的讀取系統(tǒng)，并具體公開了：“該系統(tǒng)包括支架1，支架1 包括基座部分2 和支撐部分3；在光學編碼讀取器的情況下是讀取器的光輸入/輸出窗面向讀取位置；讀取器31 可替代地或另外地通過射頻讀取和/或寫入RFID 標簽；支撐部分3 可包括與讀取器通信的至少一個通信接口，支撐部分3 容納了接收天線、發(fā)送天線或收發(fā)天線，或接收裝置、發(fā)送裝置或收發(fā)裝置，相應的裝置設置在讀取器內；手柄34 的下端成形為插入到支架部分3的第一凹陷部14 內；支架也可設置為用于將通過支架1 自身的用戶接口比如多個按鍵20 設定的配置參數(shù)發(fā)送到讀取器；讀取器31 包括用于生成在RFID 應答器的激勵頻率下的電磁場/電廠的裝置，和接收、傳送或收發(fā)天線，用于接收和/或傳送包含存儲在RFID標簽內的編碼的信號，這類似于光學編碼讀取器?！?/p>

對比文件2公開了一種定位和供給網(wǎng)絡中的設備，并公開了以下技術特征：“位置標簽是RFID 標簽并且讀取器能夠在充分的距離處讀取標簽，位置幀包括標示符，該標示符可以是無線設備1105 的MAC 地址、某個其他的標識號、編碼到RFID 設備的RPC 值。”

雖然對比文件1、2 公開了讀取設備的大部分技術特征，然而，根據(jù)該專利申請的說明書記載的技術問題以及產生的技術效果可以理解到該專利申請的權利要求1 要求保護的技術方案是一種無線條碼讀取設備與其無線基座之間的配對方式，采用功率可調的RFID 讀取模塊來實現(xiàn)條碼讀取設備與其無線基座在近距離或遠距離情況下的配對，實現(xiàn)條碼讀取模塊的條碼信息的可靠傳遞，從而避免現(xiàn)有的采用藍牙連接進行配對造成的問題。由此可知，對比文件1 和對比文件2 均沒有公開利用RFID 來實現(xiàn)無線條碼讀取設備與其基座之間的配對問題，也就是說，本申請發(fā)明點實際上在于通過RFID 存儲的序列號或MAC 地址實現(xiàn)無線條碼掃描器與無線基座的配對，由于權利要求書的撰寫缺陷，這一點其實在權利要求1 的記載中是解讀不出來的。

該專利申請在一通后補充檢索到了對比文件3、對比文件4，對比文件3：CN200880132841.0，公開日為2012 年1 月25 日；對比文件4：CN201210581956.6，公開日為2013 年4 月24 日。

對比文件4 公開了一種在無線掃描儀基座中控制多點無線連接的控制方法，并具體公開了：“采取無線方式讀取條形碼數(shù)據(jù)，條碼掃描儀11 與條碼掃描儀12 都通過本發(fā)明技術方案提供的多點無線連接協(xié)議與基座13 進行連接，在條碼掃描儀11 或條碼掃描儀12 向基座發(fā)送條碼信息之前，首先與基座13 進行連接，即用戶輸入所述基座13 的地址并將所述基座地址作為條碼信息交給條碼掃描儀11 或條碼掃描儀12 進行掃描，掃描完成后，條碼掃描儀11 或條碼掃描儀12 判斷出所述條碼信息即為所述基座13 的地址，于是條碼掃描儀11 或條碼掃描儀12 將本身條碼掃描儀的地址以及基座地址打包成地址信息包作為連接請求信息向外廣播，基座13 收到請求信息并對其進行解析，基座13 根據(jù)條碼掃描儀地址從基座13 的后臺數(shù)據(jù)庫提取相應的連接序列號，并將其序列號與基座13 對所述條碼掃描儀數(shù)據(jù)信息包解析獲得的連接序列號進行對比，判斷是否吻合，如果吻合，基座13 則將通過解析請求信息提取出的條碼掃描儀地址以及產生的相應連接序列號打包成條碼掃描儀連接序列號信息包，作為應答信息通過廣播發(fā)還給條碼掃描儀11 或條碼掃描儀12。”

也就是說，對比文件3 公開了通過序列號實現(xiàn)條碼掃描器與無線基座配對的技術方案，對比文件3 的發(fā)明構思與本申請是相同的，而對于序列號或MAC地址存儲在RFID 標簽中沒有被對比文件3 公開，但是對比文件4 公開了數(shù)據(jù)采集設備及便攜式數(shù)據(jù)采集裝置，并具體公開了便攜式數(shù)據(jù)采集裝置2 和支撐底座3 還可以通過射頻裝置來連接，由便攜式數(shù)據(jù)采集裝置2 通過讀取光學編碼或包含在RFID 標簽中的信息而采集到數(shù)據(jù)，對比文件4 公開的上述技術特征所起的作用與相應區(qū)別技術特征在權利要求1 中所起的相同，都是通過射頻實現(xiàn)讀取設備與基座的配對，因此，對比文件2 給出了將上述技術特征應用于對比文件1 中的啟示。

最終該案件在二通后視撤。

我們來對該案件的審查過程進行分析，如果審查員在一通后堅持用對比文件1 和對比文件2 進行評述，指出申請人爭辯的通過RFID 標簽序列號或MAC 地址進行條形碼掃描器與基座配對的技術在原始權利要求中無法解讀出來，這樣的話，在之后的審查程序中申請人和審查員會一直爭論“現(xiàn)有技術”是否構成最接近的現(xiàn)有技術。這時，審查員常常會犯另一種錯誤，就是認定其權利要求所撰寫的技術方案與自己當初理解的技術方案一致，不充分考慮申請人意見陳述中所述的說明書中關于“技術問題”、“技術效果”等內容，錯誤地堅持權利要求技術方案的保護范圍以其記載的內容為準，而申請人陳述的內容均沒有記載在權利要求書中，這種案件最終走向駁回。從案件本身出發(fā)，審查員沒有充分理解發(fā)明，僅僅是出于“對特征”而評述申請的創(chuàng)造性；從申請人角度，審查員沒有充分考慮申請人的意見陳述，沒有體會申請人的初衷；從審查員角度，其錯誤地理解發(fā)明，導致在選取有力證據(jù)時出現(xiàn)很大誤區(qū)。

該案件的審查員在一通后充分理解了案件的發(fā)明構思，改變對權利要求字面記載的理解，避免了“表面證據(jù)”，進一步更換證據(jù)，使得新引入的證據(jù)足以說服申請人，申請人更易于接受，最終案件走向視撤。

對案件的發(fā)明構思有了進一步的準確理解之后，在運用證據(jù)時，雖然《專利審查指南》（2010 版）中一直堅持認為要站在本領域技術人員的角度來確定客觀基礎，但是準確站位本領域技術人員是比較難的，往往實際應用中是審查員來確定客觀基礎，審查員通常并沒有經(jīng)過資料查閱或充分檢索，而是將簡單的技術特征認為是公知常識，這種主觀認為導致審查意見通知書沒有證據(jù)而顯得蒼白無力，很難說服申請人。那么，要杜絕上述現(xiàn)象就要進行充分檢索，在有一定證據(jù)支撐時才能準確認定為發(fā)明構思是否是本領域的公知常識，杜絕“觀點在前，證據(jù)在后”。

三、充分檢索，杜絕“觀點在前，證據(jù)在后”

【案例2】其涉及發(fā)明名稱為“用于在儲層模擬系統(tǒng)中進行粗化的系統(tǒng)和方法”的發(fā)明專利，其原權利要求1 的內容為：

“1.一種粗化包括多個精細網(wǎng)格塊的精細網(wǎng)格的計算機實現(xiàn)的方法，所述精細網(wǎng)格表示其中具有至少一個間斷點的地理模型，所述方法包括：

計算每對毗鄰精細網(wǎng)格塊的傳導能力；

將若干精細網(wǎng)格塊編組在一起以形成粗糙網(wǎng)格塊，其中所述粗糙網(wǎng)格塊中的至少一個是由多個精細網(wǎng)格塊表征的非標準形狀網(wǎng)格塊；

將非標準形狀網(wǎng)格塊的精細網(wǎng)格塊對中的每一對映射至粗糙網(wǎng)格塊對；以及計算每對毗鄰粗糙網(wǎng)格塊的傳導能力，其中所述粗糙網(wǎng)格塊對中的至少一個網(wǎng)格塊是非標準形狀網(wǎng)格塊?！?/p>

該專利申請是PCT 申請，其涉及儲層模擬相關技術領域，儲層模擬是儲層工程領域，其采用計算機模型來預測儲層中諸如石油、水和氣體之類的流體的傳輸，儲層模擬工作流程開始于創(chuàng)建包括許多“精細”網(wǎng)格塊的高分辨率模型，在這一點處模型的尺寸可減少為“粗糙”網(wǎng)格塊以使其能在合理的時間段內運行模擬，粗化是通過移除網(wǎng)格節(jié)點而不改變網(wǎng)格的其他部分來將網(wǎng)格塊合并到較大的塊中的過程?，F(xiàn)有技術中對復雜存儲層模型（尤其含有間斷點的存儲層模型）進行粗化主要有四種方法：

(1)無論如何進行粗化，并舍棄出現(xiàn)在粗化的單元內任何地方的斷層信息(“無論如何粗化”)；

(2)對模型重新進行網(wǎng)格化以在期望的4×2 網(wǎng)格上重新采樣屬性和斷層(“對模型重新網(wǎng)格化”)；

(3)粗化能到的任何地方，但不粗化在單元內部有斷層的塊(“粗化能到的任何地方”)；

(4)粗化能到的任何地方然后將這些單元邏輯編組成矩形粗化塊，但仍然留下保持斷層所需的精細標度塊(“粗化能到的任何地方然后重新編組”)。

但是以上方法均具有缺陷，例如，“無論如何粗化”方法導致間斷點信息的喪失，這可能顯著地影響不同塊的連接性；“對模型重新網(wǎng)格化”方法導致間斷點被重新定位，對于較小的提升因子，這是可接受的，然而，對重新定位可能具有顯著的影響，例如，如果重新網(wǎng)格化發(fā)生在井的附近，間斷點的重新定位可導致井從間斷點的一側位移至另一側，藉此還影響了錯誤的斷層塊中的井并且那些層被建模為由井穿孔；“粗化能到的任何地方”方法避免了前面兩種方法的缺陷，然而，該過程的縮放性是有限的。因此采取本發(fā)明的方法克服上述缺陷。

本申請一通，美國專利局未審，參考歐洲專利局審查情況，并充分檢索，采用以下對比文件，對比文件1：US20080130463A，公開日為2009 年12 月3 日；對比文件2：CN200980140660.7，公開日為2011 年9月14 日；對比文件3：CN200480028500.0，公開日為2006 年11 月8 日。

其中對比文件3 是審查員經(jīng)過對說明書的理解，充分檢索后得到的對比文件，一通時，使用對比文件1評述了權利要求1、4、5、21、22、25 的創(chuàng)造性；使用對比文件1結合對比文件2評述了權利要求2～3、7～14、16～19、23、27 的創(chuàng)造性；使用對比文件1、對比文件2、對比文件3 評述權利要求6、15、20、24、26、28～30 的創(chuàng)造性。一通后申請人僅陳述意見未作修改，參考歐洲專利局審查意見，二通時添加對比文件4：“Structured flow-based gridding and upscaling for modeling subsurface flow”，C,He，L.J.Duriofsky,Water Resources,第29 卷12 期，1876-1892 頁,20061228。

二通后申請人將說明書內容加入到獨立權利要求中，“粗糙網(wǎng)格塊中的至少一個是在任一平面內具有多于或小于四個邊并且由多個精細網(wǎng)格塊表征的非標準形狀網(wǎng)格塊”，并且認為：從對比文件4 的圖7 可以清楚地看出，所有的粗化網(wǎng)格單元都是四邊形，即有四個邊，因此對比文件4 并未提供關于“在任一平面內具有多于或小于四個邊……的非標準形狀網(wǎng)格塊”的技術啟示。

但是，在對比文件3 中已經(jīng)公開以下技術特征：“在儲層模擬中，可以通過將感興趣的儲層體積細分（離散或網(wǎng)格化）成大量多面體單元來構建儲層模擬網(wǎng)格，將模擬的物理系統(tǒng)細分為多個體積單元，單元可以是任何集合形狀，諸如平行六面體或六面體或四面體、偏棱形、梯形或三角形，網(wǎng)格可以包括多個結構化或非結構化模式布局的多個形狀的單元，或具有能隨處改變的形狀、大小和多個邊或面的多邊形?！?/p>

其中，單元相當于網(wǎng)格塊，當網(wǎng)格單元是平行六面體或六面體時相當于在任意平面內具有多于四個邊的非標準形狀網(wǎng)格塊；當網(wǎng)格單元是三角形時相當于在任意平面內具有小于四個邊的非標準形狀網(wǎng)格塊。對比文件3 與本申請均屬于儲層模擬工程領域，且對比文件3 公開的內容在對比文件3 中所起的作用與相應附加技術特征在權利要求中所起的作用相同，都是確定非標準形狀網(wǎng)格塊可以是多于四個邊或小于四個邊的網(wǎng)格，因此，對比文件3 給出了相應的技術啟示。

最后該案件在三通后視撤。

如果沒有結合對比文件3，該案件二通后加入的技術特征“粗糙網(wǎng)格塊中的至少一個是在任一平面內具有多于或小于四個邊并且由多個精細網(wǎng)格塊表征的非標準形狀網(wǎng)格塊”，單獨看該技術特征會給人第一印象：關于網(wǎng)格塊的形狀是本領域非常常見的，屬于本領域的公知常識。但是，結合本發(fā)明說明書第34段的記載可知，一種粗化網(wǎng)格的方法，其中指定對塊或單元的期望編組并創(chuàng)建各個單元(在本文中稱其為“非標準”形狀單元或塊)，這些單元在任一平面內可潛在地具有四個以上的邊。計算經(jīng)編組的單元的孔隙體積，因為這是所有經(jīng)編組的單元之間的傳導能力。為了實現(xiàn)本說明書目的，在任一平面內具有多于或小于四個邊的 各個單元在本文中被稱為“非標準”單元，而這些非標準網(wǎng)格實際上就是本申請背景技術中提到的內部有“斷層”的網(wǎng)格，對這類網(wǎng)格進行粗化正是本申請要解決的技術問題，所以，如果單單用公知常識說理的話是沒有辦法說服申請人的，另外，申請人在二通后重點爭辯的也是這個點，仍然用公知常識說理的方式顯然會顯得蒼白無力。

該案件的處理方式是在準確理解發(fā)明之后，在第一次審查意見通知書中就進行了充分檢索，并引用對比文件3，而在后續(xù)審查中，針對申請人的爭辯點正是對比文件3 公開的內容，采用證據(jù)說理的方式說服申請人。該案件的其他同族仍在繼續(xù)審查中，而在中國該案件已經(jīng)以視撤結案，由此可見，充分檢索，杜絕“觀點在前，證據(jù)在后”，充分利用證據(jù)說理，更易于被申請人接受，更能夠提高審查效能。

四、結 語

客觀、公正、準確、及時是專利審查的要求。要做到客觀、公正，審查員就要避免先入為主的思想，強化專利審查的證據(jù)意識，要重視發(fā)明構思，避免“表面證據(jù)”，要充分檢索，杜絕“觀點在前，證據(jù)在后”?！氨砻孀C據(jù)”的使用僅僅局限于審查過程中的“對特征”的過程，并沒有關注發(fā)明實質本身，拋棄發(fā)明整體的發(fā)明構思，不僅浪費了審查流程而且在與申請人溝通過程中不能達到有效溝通的效果；“觀點在前，證據(jù)在后”是審查員的一種錯誤的思維模式，往往會先入為主，但申請人對于證據(jù)是非常重視的，如果沒有證據(jù)佐證，就不能足以支撐審查員的觀點，這樣從申請人的角度就會不認可審查員的審查態(tài)度，在整個審查過程中也會造成對發(fā)明審查的不客觀。因此，只有做到以上兩點，才能做到正確地看待發(fā)明、高效地與申請人溝通。