專利轉讓前侵權行為之訴權歸屬研究*

羅貴斌 孫一中

一、專利權轉讓的內涵與訴權的可轉讓性

（一）傳統訴權轉讓與請求權相關理論互動對專利訴權的啟發

2015 年《民法典民法總則專家建議稿（征求意見稿）》第118 條提出“非依法律規定，不得禁止或者限制民事權利客體的流通以及利用”，①中國法學會民法典編纂項目組.中華人民共和國民法典民法總則專家建議稿（征求意見稿.(2015-04-19)[2019-05-05].https：//www.chinalaw.org.cn/Column/Column_View.aspx?ColumnID=81&InfoID=14364.但最終的《民法總則》并未采用這一表達，這隱約表現出立法部門在對權利的處分自由空間上相對謹慎，尤其在現有法律對物權之外的股權、知識產權等權利轉讓僅有原則性規定而未進一步區分具體的權利內容與轉讓條件的情況下，以此為基礎產生的相關請求權轉讓效力認定在司法實踐中的觀點并不統一。請求權是權利人要求相對方作出一定行為的權利，而訴權則作是“公民要求國家提供司法救濟的權利”②黃忠順.再論訴訟實施權的基本界定[J].法學家,2018(1)：68-82.，二者實際上都是因基礎性權利被侵犯而分別基于實體法和程序法產生，請求權和訴權的轉讓存在一致性。米倫布魯赫認為“僅具有獨立意義的債權得成為債權讓與的標的物，不僅包括物權之訴也包括具有限制效力的債權。”③Vgl.Mühlenbruch.DieLehre von der Cession der Forderungsrechte，3.Aufl，Greifswald：Mauritius，1836，S.245，轉引自：馮潔語.論法律行為對處分的限制——歷史闡釋與適用范圍的教義學反思[J].法學家,2017(6)：31-32.諸如撫養、人身損害賠償等由于權利本身的不可讓與性以及應收賬款債權等基于當事人約定等原因無法轉讓的債權則難以產生法律上的債權變更效力，而專利侵權損害賠償請求權本質上屬于債權請求權，因此專利侵權損害請求權及其訴權能否讓與的關鍵在于該請求權是否存在法律上的限制或者有無合同行為對請求權的轉讓帶來障礙。

（二）專利權的人身屬性對訴權轉讓的影響

專利權與傳統的物權相比，在純粹的財產屬性之外，由于權利保護的技術方案本質上是一種智力成果，與著作權等知識產權一樣，具有一定的人身屬性。財產性利益具有可流轉性，但基于人身屬性產生的利益在轉讓過程中則有著諸多現實障礙。原專利權人與受讓人之間發生實體性權利義務的轉移則帶來相應請求權的轉移，專利權轉讓的內涵決定了與之一并流轉之訴權的基礎是財產利益請求權還是人格利益請求權。對專利權的人身屬性內涵界定應是回答基于專利侵權損害賠償請求權的起訴權能否轉讓的理論基礎，訴權作為一種程序性權利應當以具體的實體權利為基礎，王利明主張將人格權請求權與侵權損害賠償請求權進行分離④王利明.論人格請求權與損害賠償請求權的分離[J].中國法學,2018(1)：1-20.，基于這一主張，專利權的轉讓可以分解成為人格權與財產權兩個獨立權利的轉讓，侵權損害賠償請求權的基礎系財產權，人格權請求權的基礎即是專利人格權。關于專利人格權，盡管我國現有法律中并未明確這種表達，但從《專利法》第17 條⑤《專利法》第17 條規定：“發明人或者設計人有權在專利文件中寫明自己是發明人或者設計人。專利權人有權在其專利產品或者該產品的包裝上標明專利標識”。和《巴黎公約》的相關規定⑥《Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on September 28,1979) (Official translation)》Article 4ter：“The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent”。來看，專利人格權或者人身權是存在的。由此就引發了另一個問題，專利權與著作權一樣，具有較強的人身屬性，是否意味著能夠自由轉讓的僅僅是專利權的財產性利益？筆者認為，專利權的人身屬性對專利權的侵權損害賠償請求權轉讓并不會造成障礙，但對于專利權的人格請求權則可能帶來障礙，專利權人身屬性的存在是由于研發團隊在研發過程中注入了大量的知識、技能、經驗等人身要素，但這種屬性是由發明人帶來的，⑦《Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on September 28,1979) (Official translation)》Article 4ter：“The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent”。因此，專利轉讓過程中的發明人的署名等權利實際上并不能轉移。國家知識產權局在專利轉讓實踐中實際上也已經關注到這方面的問題：在2019 年前，專利申請權的轉讓可以連同發明人一并進行變更，但從2019 年開始，無論是專利申請權（授權未繳費下證的專利）的轉讓還是專利權的轉讓，發明人信息則不能再進行變更，因此專利權的人身屬性并不影響侵權損害賠償請求權及其對應訴權的可轉讓性。

二、專利轉讓前侵權行為之訴權歸屬司法實踐

對專利轉讓前的訴權歸屬認定，主要存在轉讓雙方對轉讓前訴權歸屬有明確意思表示和無意思表示兩種情形。基于訴權的私權屬性，無論當事人通過約定明確轉讓前侵權行為之訴權由原專利權人擁有還是受讓人擁有，實務中普遍認可這種約定效力；而在無約定的情況下，司法實踐普遍推定原專利權人繼續擁有對轉讓前的侵權行為之訴權，而受讓人則不享有該訴權。

（一）當事人之間的約定效力優先

第一種是在專利權轉讓合同中明確約定轉讓前的訴權由受讓人享有的，法院傾向于支持受讓人對轉讓前侵權行為之訴權。如在孔瑋與安達泰星公司專利侵權糾紛⑧參見江蘇省高級人民法院民事判決書（2016）蘇民終604 號。中，孔瑋作為原告，也是涉案專利的受讓人，法院以公證的合同中的約定為依據，認可了受讓人針對自授權公告之日起至轉讓之前的侵權行為的訴權。同樣，在深圳市粵美筆業有限公司、鄭明娟侵害外觀設計專利權糾紛⑨參見廣東省高級人民法院民事判決書（2016）粵民終923 號。一案中，法院認為原專利權人深圳市捷訊科電子科技有限公司依法將涉案專利轉讓給鄭明娟，并于2014 年3 月12 日辦理了變更登記手續。深圳市捷訊科電子科技有限公司明確聲明在登記日前或登記日后發生的專利侵權行為，訴權和獲得賠償的權利均歸屬鄭明娟，因此，鄭明娟依法擁有主張侵權責任的訴訟權利，鄭明娟的原告主體資格適格。這兩個案件中法院均認為受讓人可以依當事人意思通過合同約定或者原專利權人聲明的方式取得對轉讓前侵權行為提起訴訟的權利。更有甚者，在武漢科蘭訴美投實特公司專利侵權⑩參見重慶市高級人民法院民事判決書（2016）渝民終244 號。一案中，一審法院認為，武漢科蘭公司（專利獨占許可被許可人）與韓相姬（專利權人）在涉案專利實施許可合同第16 條中已明確約定，武漢科蘭公司可以作為涉案專利的獨占實施被許可人就侵權行為單獨向法院起訴，同時針對涉案專利實施許可合同生效之前的侵權行為，武漢科蘭公司也可以單獨向法院起訴。另外，韓相姬出具《授權書》的時間雖然晚于涉案專利實施許可合同簽訂時間，但該授權書并未明確排除武漢科蘭公司的合同權利，故武漢科蘭公司主體適格，這實質上認可了獨占許可的被許可人對許可前已發生的侵權行為的訴權，舉重以明輕，專利轉讓合同中若明確約定將對轉讓前的侵權行為的起訴權讓與受讓人，該約定應當是有效的。因此，該案充分表明法院對包括對轉讓前后發生的侵權行為的訴權能否轉讓方面的態度是肯定的。

武漢市中級人民法院知識產權庭余杰法官在其網文中也肯定了通過約定將轉讓前的侵權行為損害賠償請求權及訴權轉讓給受讓人的合法性?余杰.專利轉讓后誰享有損害賠償之訴的訴訟主體資格[EB/OL].(2016-05-30)[2019-07-10].https：//mp.weixin.qq.com/s/EyOEm9i69CdTDtL0aEmSGA。但是對于無明確約定情況下，其認為由于轉讓前訴權已經產生，訴權不因專利權轉讓而推定為由受讓人享有。這種主張與前述觀點相較，更加周全，實務操作性更強，肯定了合同約定訴權轉讓的同時，實際上也提出了對專利權轉讓之內容并不當然包含訴權的觀點。而實踐中的專利轉讓存在大量的約定不明的情形，在這種情況下，專利轉讓前侵權行為之訴權應當由原專利權享有還是由受讓人享有，需要進一步對專利權轉讓之標的的內容進行解釋。

（二）在無明確約定的情況下，推定由原專利權人享有對轉讓前侵權行為之訴權

第二種情況下，對于合同沒有明確約定的情況，專利受讓人是否有權對轉讓之前的侵權行為提起侵權損害賠償，在實務層面存在內部沖突。一方面，如果認定有權起訴，則該主張往往也需要原專利權人的參與才能實現，因為在實踐中法院需要查明被控侵權人實施專利的行為是否有法律或者合同依據，尤其是如果被控侵權人主張其在轉讓之前即已獲得了原專利權人的授權，固然受讓人可以原專利權人在轉讓時未充分披露專利許可等信息向其主張違約，但專利受讓人的侵權損害賠償主張實際上已然落空；即使法院查明后，系原專利權人在轉讓后對該被控侵權人的許可，專利受讓人對被控侵權人的侵權損害賠償請求能否成立依然需要對專利轉讓合同進行審查后才能確定。另一方面，如果認定受讓人有權起訴，但實際上在轉讓之前，專利的實體權利和起訴權均是由原專利權人所持有的，轉讓之后，侵權行為發生之時的專利實體權并未因為轉讓行為而由受讓人持有，否則就會出現在同一個時間點上，某專利權存在并列的兩個權利人，甚至出現實體權與起訴權并非由同一權利人持有，這與傳統的訴權理論不符。另一種解釋是專利轉讓后，受讓人獲得的是對受讓前該專利權的期待利益。

盡管在實踐層面，專利轉讓當事人之間并未明確約定轉讓前的訴權歸屬情況下存在諸多困境，不同法院在實踐中均傾向于支持原專利權人享有針對轉讓前的侵權行為之訴權。在張士華與博山真空設備實業公司、滄縣鴻翔醫用包裝有限公司發明專利侵權糾紛案?參見河北省高級人民法院民事判決書（2016）冀民終276 號。中，二審法院認為張士華將涉案專利轉讓給石家莊陸源機械制造有限公司的行為，只導致此后涉案專利權人發生變更，但并不能限制此前專利權人享有的權利，故張士華就涉案專利轉讓前的侵權行為提起訴訟于法有據。這里實際上是認為專利轉讓前的侵權損害賠償請求權應當歸屬于原專利權人，從該案判決書看，法院并未對原專利權人的轉讓合同約定并未作出審查，對原專利權人就轉讓前的侵權行為提起侵權損害賠償請求的權利僅僅是一種推定，但即使被告有證據證明原專利權人已經將轉讓前的專利訴權轉讓給了受讓人，能否得出原權利人無權就轉讓前侵權行為提起損害賠償之訴的結論也是有待考究，因為專利轉讓實質上僅僅是發生在原權利人與受讓人內部之間，尤其是關于轉讓前的訴權轉讓約定能否成為合同以外的第三人（被告）抗辯的依據并無法律規定，盡管專利轉讓公告產生公示效力及于第三人，但并無法律依據表明轉讓合同的具體內容尤其關于轉讓前的侵權行為之訴權約定的效力也會及于第三人。而在高燕青訴星達文體廠、遠泰經營部專利侵權糾紛一案?參見湖北省高級人民法院民事判決書（2016）鄂民終1009 號。中，法院則進一步明確了當轉讓合同無明確約定時，受讓人無權就轉讓前的侵權行為提起訴訟。該案法院以高燕青作為專利受讓人在無法舉證證明其有權就受讓前的侵權行為提起訴訟而駁回其起訴。

三、專利轉讓前侵權行為之訴權歸屬認定現實困境

一方面，專利權轉讓作為一種私權處分行為，同時受到《專利法》與《合同法》的規制；另一方面專利權及相關訴權又具有一定的社會和公法屬性，轉讓前侵權行為之訴權的流轉應當既要考慮專利權價值的實現與社會權利負擔帶來的風險，又要兼顧專利訴訟管轄和時效規則等現有法的適用空間。司法實踐中多不認可專利受讓人對轉讓前侵權行為的訴權，這種實務上的做法并未解決專利權和相關訴權的多重屬性帶來的現實困境。

（一）原權利人享有轉讓前的侵權行為之訴權的模式存在請求權基礎缺失、與誠實信用原則相悖等問題

1.原專利權人對轉讓前侵權行為擁有訴權違反誠信原則

專利受讓人受讓專利權的目的在于實現專利權相關技術實施權和排他權，實現技術壟斷，但若原專利權人在轉讓后仍然保留對轉讓前侵權行為的訴權，而受讓人無權起訴受讓前的侵權行為，在實踐中容易因原權利人在專利權轉讓前對外作出的許可甚至是事后補充的許可等原因對受讓人的專利權實現帶來障礙，容易使專利受讓人的權利期待落空，這與誠信原則相悖。

2.原專利權人對轉讓前侵權行為擁有訴權缺乏請求權基礎

侵權損害賠償請求權的轉讓實際上將相關的訴權一并轉讓給了受讓人，但這種訴權的轉讓并不當然意味著受讓人可以對轉讓之前的侵權行為提起損害賠償之訴。如果在專利權轉讓后，受讓人發現在轉讓前存在專利侵權行為，針對轉讓前已經發生的侵權行為提起損害賠償之訴，但在轉讓前該損害已經發生，受讓人對該侵權行為產生的不利后果是否具有直接利益關系并非確定無疑；而若由原專利權在轉讓后繼續享有對轉讓前的侵權行為提起損害賠償之訴的實施權，則會出現轉讓不充分或者非真正轉讓的結論，原權利人將專利權為基礎的實體性權利義務均一并轉給了受讓人，其提起訴訟的請求權基礎既已喪失，即使賦予其訴權，卻因脫離了該實體性權利已無實際意義。

3.原專利權人對轉讓前侵權行為擁有訴權導致專利訴訟結構混亂

如果侵權損害行為一直從受讓前開始延續至受讓后，事實上既對原專利權人的利益造成了現實的損害，又對受讓人的權益造成了現實的損害，在這種情況下，原專利權人由于不再擁有對轉讓后的侵權行為之訴權，因此僅能夠就轉讓前的侵權行為提起損害賠償之訴，且無法主張被控侵權人停止繼續侵權，而受讓人則既可以主張停止繼續侵權，又可對轉讓后的侵權行為主張侵權損害賠償，但對于司法實踐而言，就出現了一個侵權行為同一時間被多個權利人追責，存在重復訴訟、訴權結構混亂的現實難題。

（二）受讓人享有轉讓前的侵權行為之訴權的模式下，存在訴訟時效和管轄規則混亂、與權利公示公信原則相悖等問題

1.受讓人對專利轉讓前的侵權行為享有訴權將增加公眾權利負擔，有違公示公信原則

專利權的核心包括兩個方面，法律在保護權利人對技術方案的壟斷利益的同時也作出了一定限制，這些限制的目的是對社會公眾利益加以保護，具體的是通過公開專利權人的技術方案增加社會技術福利，社會公眾可以了解到這些技術的內容，并且從權利的登記信息進一步了解到權利的歸屬，進而對自己的商業行為的侵權風險以及可能向誰承擔責任可以確定的評估，對非專利權人而言，這是一種可期待的信賴利益。這種觀點實質上是站在公法的角度提出，該模式下某侵權人需要面對的被訴侵權風險來源由一個變成了兩個或者多個，即使專利信息的公開內容中可以獲悉權利人信息，但進行專利權變更登記和公告的事項是專利權的轉讓這一民事行為，并不是專利權轉讓合同本身，?尹新天.中國專利法詳解縮編版[M].北京：知識產權出版社，2012：86.因此在無法獲悉轉讓約定內容本身的情況下，公眾或者某潛在侵權行為人對自己行為是否會侵權、侵犯誰的專利權的可預見性很低，這有違專利權的公示公信原則。

2.受讓人對專利轉讓前的侵權行為享有訴權對時效規則適用帶來挑戰

專利侵權的訴訟時效期間的起點是以權利人主觀上知道或者應當知道存在侵權行為之日，而“法律上規定訴訟時效，其目的是要使已經發生的事實能處于相對穩定的狀態”?尹新天.中國專利法詳解縮編版[M].北京：知識產權出版社，2012：595.，如果由原專利權人享有訴權，時效期間會更早結束，而專利權的轉讓可能由于受讓人對于轉讓前的侵權行為獲悉的時間遲于原專利權人，可能導致原本已經超過原專利權人起訴時效的侵權行為再次落入專利受讓人對該行為提起訴訟的時效期間，這會使得時效制度價值落空。

3.受讓人對專利轉讓前的侵權行為享有訴權使得訴訟管轄更加復雜

受讓人享有轉讓前的侵權行為之訴權的模式下，專利侵權訴訟管轄的復雜性來源于對“侵權結果發生地”的認定。盡管在司法實踐中并未將原告所在地直接認定為侵權結果發生地，?最高人民法院民事審判第三庭.新專利法司法解釋精解[M].北京：人民法院出版社,2002：56.但在具體的侵權案件中，原告所在地往往就是侵權行為直接產生的結果發生地，這種情況下，原專利權人與專利受讓人所處不同地域，就會帶來侵權之訴的地域管轄可能從原專利權人所在地擴張到專利受讓人所在地。

四、困境突破

專利轉讓前的侵權行為之訴權歸屬認定需在現有的制度和理論框架內結合我國國情，以有助于專利價值和各方期待利益的實現為分配原則。基于此，在當事人無明確約定的情況下，應當推定由專利受讓人享有專利轉讓前侵權行為之訴權，這與國際通行做法相符，也符合中國專利事業的基本國情。

（一）受讓人對專利轉讓前的侵權行為享有訴權并無理論障礙

1.受讓人對專利轉讓前的侵權行為享有訴權與我國訴權理論相符

按照德國法，訴訟實施權與當事人適格涇渭分明，前者屬于訴的合法性要件，后者為訴的正當性要件?黃忠順.再論訴訟實施權的基本界定[J].法學家,2018(1)：68-82,193。轉引自［德］羅森貝克,施瓦布,戈特瓦爾德,李大雪譯.德國民事訴訟法[M].北京：中國法制出版社,2007：286-287.，如果將轉讓前的訴權由原權利人享有，則會出現原專利權人不擁有實體權利卻但具有訴權，這與我國長期堅持的訴權二元說相矛盾。因此應當推定受讓人對轉讓前的侵權行為提起損害賠償之訴的權利，再審查是否在合同中明確約定了訴權轉讓及訴訟利益歸屬，至于合同的約定效力在轉讓雙方之間發生效力外是否由于未公示產生效力而無法及于被告則在后續審查中查明。美國《專利法》第281 條規定：“專利權人應通過民事訴訟對于侵犯其專利的行為獲得救濟”。美國司法實踐中的專利轉讓的不可分原則，實際上就是認可了將轉讓前后的所有權利一并轉讓給了受讓人，這種做法有利于提高權利的穩定性，保障公眾的期待利益。此外，有觀點認為當侵權行為在轉讓之前就已經結束，受讓人的損失并非現實發生的，根據民事訴訟對訴的要件規定，如果不存在直接的利害關系、不存在實際的損害后果，受讓人提起侵權損害賠償之訴就沒有實際的意義。筆者認為受讓前的侵權行為一方面對原專利權人的利益造成了現實的損害，這種損害對應著受讓人對損害賠償的期待利益，受讓人有權基于該期待利益就受讓前的侵權行為提起損害賠償之訴；另一方面可以推定原專利權人已將其針對轉讓前的侵權行為的損害賠償請求權一并轉讓給了受讓人，因此由受讓人享有對轉讓前的侵權行為之侵權損害賠償請求權在理論上并無障礙。

2.受讓人對專利轉讓前的侵權行為享有訴權并未增加社會整體的權利負擔

筆者認為，首先，即使賦予專利受讓人對轉讓前侵權行為的損害賠償請求之訴權，實際上并不會增加公眾利益負擔，就某侵權行為人而言，在專利轉讓前行為已經結束，但如未被原專利權人追責，其需要承擔責任的風險依然存在，僅僅是原告由原專利權人變成專利受讓人；其次，對于針對被控侵權行為的訴訟時效的延長問題，可以通過被告舉證手段予以解決，只是因為被控侵權人能否舉證原權利人與受讓人之間是否就轉讓前的侵權行為信息進行充分交流以進行時效抗辯會使得案情相對會更加復雜，但并不會對現行時效規定適用帶來障礙。

（二）受讓人對專利轉讓前的侵權行為享有訴權有利于專利價值與各方期待利益的實現

1.由原權利人享有轉讓前侵權行為之訴權可能引發誠信和信任危機

在私法領域，訴權轉讓的有效性系基于當事人之間對于自己私權利處分的自由，專利權作為一種私權利，權利人有權將專利權相關實體利益轉讓給受讓人，這種實體利益既包括現實的專利實施利益又包括對過去已經發生、對未來可能發生的專利侵權行為的侵權損害賠償之期待利益，由此受讓人能夠相應的獲得對轉讓前的侵權行為提起損害賠償請求之訴的權利，現實中如由于合同未明確約定而剝奪受讓人的訴權，則會強化原權利人的不誠信動機，增加社會成本。明確專利受讓人對轉讓前的侵權行為的損害賠償請求之訴權，與誠實信用原則相符，也有利于解決由于專利轉讓帶來的前后權利人分別向侵權行為人重復索賠以及由于權利信息獲取障礙帶來的期待利益受損等問題。

2.專利權轉讓是專利價值實現的重要途徑，受讓人享有訴權有助于轉讓的成交

從權利人的角度看，權利人可以根據實際情況自己實施專利技術或者許可他人實施并獲取收益，也可通過轉讓收取專利轉讓費的方式實現專利的價值，明確受讓人的訴權范圍，可以提高受讓人的購買意愿，提高專利權轉讓的議價空間；就權利本身的價值而言，明確訴權的歸屬會提高權利的流動性，有利于專利權資源的優化配置。

（三）賦予受讓人更加完整的訴權，更加符合國情需要

1.有利于統一司法標準，化解各方利益沖突

實踐中，各地法院普遍的做法是直接駁回受讓人對轉讓前侵權行為的起訴或者要求受讓人補充原權利人同意起訴的證明，這無疑會增加訴訟成本。明確專利權受讓人對轉讓前的侵權行為之訴權將有利于統一地方法院對侵權糾紛案件的受理標準，化解了專利受讓人作為權利人在個案訴訟中為主張權利而不得不向原權利人尋求書面聲明或者授權的矛盾，同時也有利于涉案專利的后續維護及管理，使各方權利穩定性和可期待性進一步明確，實現收益權與管理權的統一。?專利轉讓后由受讓人投入人財物進行年費繳納、無效應對等管理工作，如果由原權利人繼續擁有訴權，則會出現原權利人從受讓人的后續管理行為中享受利益的情況，對專利受讓人不公平。

2.營造良好的專利運營氛圍，助力專利運用價值本位的回歸

中國當前的主要目標是由知識產權大國向知識產權強國轉型，重轉化重運用是我國當前專利政策的重要導向，也是專利制度的初衷，明確專利訴權歸屬，有利于營造良好的專利運用與維權保護氛圍，助力專利運用價值本位的回歸，提高市場主體的創新熱情，真正鼓勵發明創造的效果。