從實務角度看專利代理機構在提升專利質量中發揮的作用

周曉娜

21世紀是知識經濟的時代，國家知識產權強國戰略目標已經從最初的知識產權大國朝著知識產權強國而轉變，據統計，2017年間，我國發明專利申請量為138.2萬件，同比增長14.2%；國家知識產權局共受理PCT國際專利申請5.1萬件，同比增長12.5%。

專利代理機構和發明人（或申請人）之間的關系應當是甲乙雙方的配合、是法律和技術的互補。發明人（或申請人）與代理機構的溝通至少要包括向代理機構提供發明創造的完整技術內容、就發明點而言本領域的現狀、甚至是提供競爭對手的名稱、技術發展現狀。代理機構在充分理解發明人（或申請人）的發明創造后，會對該技術內容進行檢索，并與發明人（或申請人）一同分析檢索結果，對技術內容的可專利性（尤其是新穎性和創造性）做出初步判斷，并結合發明人（或申請人）的需求給出申請類型的建議。在前期溝通建立后，進一步溝通該技術方案在世界范圍內的布局、并結合侵權和反向工程來撰寫專利文件。專利文件的撰寫是一個以技術方案為基礎的法律文件的撰寫，剛開始接觸專利的發明人（或申請人）可能無法看懂權利要求書，專利代理機構將會逐條進行解釋。專利代理機構撰寫的撰寫稿件經多次與發明人（或申請人）溝通修改后，把確定稿件提交到國家知識產權局。這中間，還涉及到幾個問題的確認，這些問題的確認對于高質量專利也非常的重要：

1.發明和實用新型類型的確認。專利代理機構在對創造性初步判斷的時候，會告訴發明人（或申請人）本發明創造的創造性是否達到實用新型的高度、是否達到發明的高度。顯然，發明的創造性的高度比實用新型的創造性的高度要高，這里創造性的高度指的是本發明創造與現有技術的技術區別的“高度”，創造性的高度越高申請發明被授權的可能性越大，反之申請發明獲得授權的可能性越小。但并不是說發明比實用新型就一定要好。發明經過實審，審查周期通常要2-4年的時間；而實用新型的審查周期通常在5-10個月，代理機構應該提醒發明人（或申請人）在考慮創造性高度的同時也需要考慮審查周期、費用成本、發明創造本身的技術生命周期、來綜合判斷。我國專利法允許在申請當日同時提交相同保護內容的發明和實用新型，在不考慮費用成本的情況下，申請人也可以考慮同日的“一案雙報”策略。

2.對于發明專利申請的提前公開的確認。一旦最終確認的類型是發明專利，代理機構就需要向發明人（或申請人）交代發明專利申請過程中的提前公開的程序以及提前公開的利弊問題。通常來說，a提出“提前公開”的有利之處是：一個發明專利申請，正常情況下公開日期是申請日起18個月，而請求提前公開的情況下6個月左右甚至更早就會公開，由于專利制度是公開后才能進入實質審查程序，那么提出“提前公開”顯然能夠有效地縮短至少一年的審查時間，可早日獲得授權；并且還需要提醒發明人（或申請人）考慮公開后的商業宣傳、獲得臨時保護等。b提出“提前公開”的不利之處是：專利申請一旦公開，公眾（包括競爭對手）很快就獲知了該專利技術內容。另外，對于本專利申請的發明人而言，增加了對該技術方向進行的后續改進再申請專利保護的難度，因為即使是相同的申請人的專利申請在在先公開，也同樣會被視為現有技術來評判后續專利申請的可專利性。

3.對于發明專利申請是否在申請日提實質審查問題的確認。發明專利申請要獲得授權就必須通過實質審查程序，實審程序是依請求而啟動的，申請人需要在申請日起三年內提出請求。通常來說，我國申請人在提交申請的同時會提出實質審查請求，a這樣操作的好處是：發明專利申請公布后立即進入實質審查程序，能夠加快審查進度；b這樣操作的不利之處是：過早的提出了實質審查請求，一旦專利策略變化，應對起來比較遲鈍。另外，對于專利而言，大家都知道授權專利將在市場中發揮極大的作用，但也不要忽略，不確權狀態下的專利申請也會對競爭對手造成一定程度的威懾作用、還會牽扯競爭對手的時間精力和經濟成本，因為，將專利申請拖到滿3年時再提出實質審查請求也是為數不少了一個專利策略。提出實質審查的合適的時間當然還與其他的因素比如同日申請的實用新型的狀態相關，這都需要發明人（或申請人）與專利代理機構充分溝通來確定。

4.保密審查的確認。根據專利法第二十條第一款的規定，申請人將在中國完成的發明向外國申請專利的，應當事先報經專利局進行保密審查。根據專利法實施細則第八條第一款的規定，在中國完成的發明，是指技術方案的實質性內容在中國境內完成的發明。因此，在新申請階段，專利代理機構會提醒發明人（或申請人）是否有可能本發明創造將來在海外布局。而代理機構為了避免后續一旦巴黎公約申請進入外國準備時間上的倉促，也會建議在新申請時同時提交保密審查。

5.發明人的確認。在實務中，有些中小企業習慣將發明人寫成企業老板或企業老板的家屬。專利代理機構需要告訴發明人（或申請人），發明人只能是對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人，并且這個人只能是個人。雖然，在知識產權局的審查程序中，審查員對請求書中填寫的發明人是否符合該規定不作審查。但申請專利時填寫發明人應當依據誠信原則誠實填寫。

6.新申請提交完成后，代理機構應該建立監控巴黎公約進外國的期限和PCT申請的期限的任務。幫助申請人不錯過海外布局的期限。

以上6個方面是代理機構在專利申請前期需要與發明人溝通和確認的方面。筆者認為，這6個方面是高質量專利的前提，是基礎。

科技興則民族興，科技強則國家強。在建設世界科技強國的征程上，總書記提出一系列新思想、新論斷、新要求。他深刻地指出，科技創新是核心，抓住了科技創新就抓住了牽動我國發展全局的“牛鼻子”。而高質量專利則是科技創新中的重要一環，是市場規律下推動創新的原動力，為保證動力強勁、持久，專利代理機構需要充分發揮其作用，不斷提升我國專利質量，向著科技強國邁進。

（作者單位：北京海虹嘉誠知識產權代理公司）