對《專利法》第二十二條第四款實用性的探討

劉佳秋 李鵬

摘 要：通過兩個有關實用性的問題引出對《專利法》第二十二條第四款實用性的深入思考，通過分析多位專家的觀點，從立法宗旨、審查原則、審查實踐等多角度充分論證，最終得出對上述實用性問題的詮釋。

關鍵詞：專利法；實用性；審查對象

一、引言

《審查指南》規定：發明或者實用新型專利申請是否具備實用性，應當在新穎性和創造性審查之前首先進行判斷。由此可見實用性的審級高于新穎性和創造性，實用性實際上是能夠形成一項專利權的最為基本的要件，是專利權的本質屬性。因此在審查實踐中對實用性的正確判斷尤為重要。

近日，筆者在參加專利局審查員入職培訓題庫建設中遇到了有關實用性的兩個問題，引起了題庫建設組內人員的熱烈討論，同時也引起了筆者對《專利法》第二十二條第四款的思考。

二、實用性問題的討論

（一）獨立權利要求和從屬權利要求實用性的關系

如果獨立權利要求有實用性，那么從屬權利要求（真從屬權利要求而非假從屬權利要求）是否一定有實用性？

一般認為：獨立權利要求具備實用性并不必然保證其從屬權利要求也具備實用性，不能由引用基礎具備實用性確認其從屬權利要求也具備實用性，應分別予以審查。例如可能存在獨立權利要求請求保護一種設備，從屬權利要求中進一步限定設備中某個部件的某種工作方式違背自然規律。另外從屬權利要求中如果有對發明其他方面（不同于獨立權利要求）的改進，也會有不具有實用性的可能。

對此問題，筆者翻閱的《專利法》《審查指南》以及《專利法詳解》和專利局實用性教案等多項資料。《專利法》第二十二條第四款規定：實用性是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果。對實用性概念的理解重點在于是否能夠制造或使用以及是否能夠產生積極效果這兩方面。這兩方面的判斷應基于技術方案，與獨立權利要求與從屬權利要求之間并無必然聯系，即使獨立權利要求具備實用性，對其進一步限定的從屬權利要求也可能存在不具備實用性的情況，如獨立權利要求請求保護一種產品，從屬權利要求對該產品的某一部件進一步限定中涉及違反自然規律的“恒動機械”的結構，因此應當對其技術方案分別獨立進行判斷；也就是說，對于存在“上位概括”的獨立權利要求，即使該獨立權利要求具備實用性，其從屬權利要求也可能不具備實用性。

實用性的審查應該分別針對獨立權利要求和從屬權利要求的技術方案整體進行的審查，獨立權利要求的技術方案具有實用性，說明獨立權利要求的技術方案具有制造或使用的可能性，而從屬權利要求如果對獨立權利要求的技術方案做了進一步的細化限定，正是由于這一限定使該技術方案不具有制造或使用的可能性了，因此該從屬權利要求也就不具備實用性了，這也就解釋了反對意見中關于局部部件不能實現不影響整個產品實現的錯誤質疑。

因此，對于這一問題，筆者認為：獨立權利要求與從屬權利要求的實用性不具有必然聯系，獨立權利要求與從屬權利要求的實用性審查是彼此相對獨立的過程。

（二）未要求保護的技術方案實用性的處理

審查實用性時，如果說明書中公開的技術方案沒有實用性，但該技術方案沒有在權利要求中請求保護，此時是否依然需要指出申請不具有實用性呢？

《審查指南》第二部分第五章提到“實用性應當遵循的原則為：以申請日提交的說明書（包括附圖）和權利要求書所公開的整體內容為依據，而不僅僅局限于權利要求所記載的內容”，從這一方面理解，實用性審查的對象應該是整體申請文件（包括說明書和權利要求），對于說明書中公開的沒有實用性的技術方案，雖然其沒有在權利要求中請求保護，但是其仍然屬于申請文件客觀存在的缺陷，應該指出該缺陷。

但從請求原則來看，實用性的審查應該以申請人請求保護的方案為審查對象，對于申請人沒有申請保護的技術方案一般不需指出實用性。

上述兩原則之間是否存在矛盾沖突之處呢？其實不然，請求原則是專利制度的根本原則，實用性的審查也要遵循該原則，也就是以申請人請求保護的技術方案為審查對象，《審查指南》中規定的審查原則是指當依據權利要求難于判斷時，還需要考慮說明書的內容，這也是以整個申請文件為審查對象的原因。

再者，從復審無效階段審查來看，若專利僅在說明書中存在，不具備實用性的技術方案，并不會導致該專利被無效或部分無效，由此也佐證了在實審階段對于權利要求沒有保護的技術方案，即使在說明書中記載的該方案不具備實用性，審查中也不需要指出的情況。

所以一般來說，未在權利要求書中請求保護的技術方案，審查員不必提出實用性的審查意見。但是也有例外情況。下面將重點剖析。

不具備實用性的情況主要涉及如下幾種：a.無再現性；b.違背自然規律；c.利用獨一無二的自然條件的產品；d.非治療目的的外科手術方法；e.測量極限生理參數；f.無積極效果。對于a、c-f情形，如果僅在說明書中出現了上述情形，而未在權利要求書中要求保護該技術方案，那么該申請僅僅是說明書撰寫上存在不完善的問題，并不存在本質上的錯誤；但是如果是b情形，由于違背自然規律，涉及的技術方案即使不要求在權利要求中保護，考慮到授權文本作為法律文件不應存在違背自然規律的原則性錯誤，此時應當要求其刪除該技術方案，這是從專利文件的科學嚴謹性方面提出的要求，也可稱作實用性審查的特例情況。這種情形有點類似于違反《專利法》第5條第1款規定的情況，即對于違反《專利法》第五條第1款的，無論是否在權利要求中請求保護都需要在審查意見通知書中指出，因為違反法律、社會公德或者妨害公共利益的內容原則上都不應該被公開，專利審查階段有義務指出并要求申請人刪除。

所以對于上述問題，筆者認為實用性的審查通常是針對權利要求中請求保護的技術方案，如果根據權利要求中的記載不足以判斷實用性時需要借助于說明書的內容；對于權利要求沒有請求保護的記載在說明書中的不具備實用性的技術方案，審查階段無需指出這些方案不具備實用性；但如果說明書中記載了違反自然規律的技術方案，即使該方案沒有記載在權利要求中，出于對專利文件科學嚴謹性的考慮，也應該指出說明書中這些違反自然規律的技術方案不具備實用性并要求申請人修改或刪除。

三、結論

通過對上述兩個實用性問題的深入分析和討論，我們更清楚理解了《專利法》第二十二條第四款有關實用性的規定的內涵和外延，確定了獨立和從屬權利要求的實用性之間不具有必然聯系；并掌握了除特殊情況外一般不審查未提出保護的技術方案的實用性等原則，由此更能在審查實踐中正確使用和駕馭該法條。