淺析發明專利創造性判斷中的“商業成功”

鄭希元 李海霞

能否取得“商業成功”是判斷相關商品及其生產方法或用途是否具備創造性的輔助性標準之一，《專利審查指南》（2010版）規定得比較簡略，操作性也不強，而且中國目前基本沒有以“商業成功”作為證據支持發明具備創造性獲得成功的案例，但在美國因主張在商業上獲得成功而具備創造性的案例卻為數不少。本文首先簡要介紹中美兩國關于“商業成功”的相關規定，并結合中美兩國關于“商業成功”的典型案例進行簡要分析，以期為相關人員提供參考和借鑒。

一、“商業成功”的中美相關規定

（一） 國家知識產權局（SIPO）的評判標準

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第5.4節規定了“發明在商業上獲得成功”，是指這種成功是由于發明的技術特征直接導致的，則一方面反映了發明具有有益效果，同時也說明了發明是非顯而易見的，因而這類發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。但是，如果商業上的成功是由于其他原因所致，例如由于銷售技術的改進或者廣告宣傳造成的，則不能作為判斷創造性的依據。

（二）美國專利商標局（USPTO）的評判標準

美國專利商標局將“商業成功”定義為：“商業成功源于申請文件中對權利要求保護范圍內的產品所披露的或意識到的功能和優點，而這種功能和優點在本發明之前并不為人所知，也不為使用者所享受。”

基于美國專利審查指南（MPEP），“商業成功”支持發明創造性的做法可歸納出如下要點。

第一，應當證明請求保護的發明與商業成功證據之間存在關聯，其中的“關聯”指商業成功的證據和請求保護的發明之間存在真實的和法律上充分的聯系。

第二，對在國外和國內的商業成功同樣對待。

第三，“商業成功”支持非顯而見性的客觀證據必須與權利要求的范圍相稱，且權利要求范圍內的裝置的“商業成功”必須是源自說明書披露或固有的功能和優點。

第四，銷售總額數據在缺乏下述證據的情況下不足以表明“商業成功”，如市場份額，或產品銷售時間跨度，或市場通常預期的銷售結果。②歐陽石文.商業成功支持發明的創造性探析［J］.中國發明與專利，2011（10）：100-103.

二、中國關于“商業成功”的案例

在我國，“商業成功”最早在1993年的《審查指南》中被列為創造性評判中的參考性判斷基準之一，并在隨后幾版《審查指南》中分別被表述為“輔助性審查基準”“判斷發明創造性時需考慮的其他因素”。③吳蓉.專利創造性判斷中的商業成功——最高人民法院（2012）行提字第8號判決評析［J］.知識產權.2013（9）：44-46.但是，我國關于“商業成功”的案例總體數量較少，基于“商業成功”證明了發明具備創造性的案例幾乎沒有，現實中遇到的申請人或專利權人以商業上獲得成功來支持發明具備創造性的案例基本被否定。

（一）【案例1】第29543號無效宣告請求審查決定

2016年9月30日，海南康芝藥業股份有限公司（以下簡稱“康芝藥業”）發布公告稱，公司曾就知識產權糾紛一案在海南省海口市中級人民法院對國瑞堂和湘北威爾曼制藥股份有限公司（以下簡稱“威爾曼制藥”）提起訴訟，近日，公司與威爾曼制藥及相關人員達成和解，并簽署《和解協議書》。康芝藥業附條件地向威爾曼制藥支付專利實施許可使用費用人民幣228萬元，收取該筆費用后，無論原專利在該協議簽訂后最終是否有效，威爾曼制藥不得因原專利實施許可相關聯的事宜，向康芝藥業主張收取任何費用和主張任何權利。

康芝藥業所指的專利為“抗菌組合藥物”（授權公告號：CN1096266C），其權利要求1如下所示：

1. 一種抗菌組合藥物，其特征在于：它由頭孢他啶與β-內酰胺酶抑制劑混合而成，頭孢他啶與β-內酰胺酶抑制劑的重量百分比為1：2至10：1。

在該無效請求案的口頭審理過程中，專利權人（威爾曼制藥）當庭提交了反證5，反證5是一份專利實施許可合同以及媒體上對該專利產品的相關宣傳。專利權人指出：所述證據表明該專利產品取得了商業上的成功，該商業上的成功完全是由該專利的技術方案所帶來的，因而也證明了該發明具有創造性。

合議組認為：首先，反證5已超過規定的舉證期限，合議組對該反證不予接受。其次，即使不考慮反證5超出了舉證期限，反證5也不能夠證明該發明因技術方案本身而獲得了商業上的成功；即使專利權人能夠提供證據證明所述產品確實獲得了商業成功，反證5也無法證明所述商業上的成功是由該發明的技術方案本身直接導致的。因而，合議組對專利權人關于商業成功的主張不予支持。

最終，合議組作出該發明專利全部無效的審查決定。

（二）【案例2】最高人民法院（2012）知行字第75號

卡比斯特制藥公司（以下簡稱“卡比斯特公司”）于1999年9月24日向國家知識產權局申請了名稱為“抗生素的給藥方法”的發明專利，并于2004年5月19日獲得授權，專利號為ZL99812498.2。該專利授權公告的權利要求1如下所示：

1. 潛霉素在制備用于治療有此需要的患者細菌感染而不產生骨骼肌毒性的藥劑中的用途，其中用于所述治療的劑量是3～75 mg/kg的潛霉素，其中重復給予所述的劑量，其中所述的劑量間隔是每隔24小時一次至每48小時一次。

2008年6月4日，肖紅針對該專利向專利復審委員會提出無效宣告請求。2009年4月7日，專利復審委員會作出第13188號決定，宣告該專利權全部無效。

卡比斯特公司以第13188號決定事實認定不清、適用法律錯誤為由，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。一審法院以（2009）一中行初字第1847號行政判決維持了第13188號決定。卡比斯特公司不服該一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院以（2010）高行終字第547號行政判決判令，駁回上訴，維持原判。卡比斯特制藥不服北京市高級人民法院（2010）高行終字第547號行政判決，向最高人民法院申請再審。

卡比斯特公司向最高人民法院申請再審后，先后四次向最高人民法院提交了補充證據1～18，證據名稱及證明目的如下：

補充證據1：《注射用達托霉素克必信國藥準字J20100001的說明書》。用于證明：（1）潛霉素的單位劑量對藥品規格進行了具體限定，也決定了藥品說明書及標簽的撰寫；（2）潛霉素的給藥劑量、時間間隔并不是用藥過程中醫生對治療方案的選擇結果，而是在研發、制藥過程中已經事先為用藥過程確定的信息。

補充證據2：（2012）京中信內經證字13685號公證書。內容為2008年德勤北美高科技成長最快500強名單。用于證明2008年卡比斯特公司排名北美高科技成長最快企業第40位，獲得巨大商業成功。

補充證據3：（2012）京中信內經證字13687號公證書。內容為CNN財富2010年成長最快的100強企業排名。用于證明2010年卡比斯特公司排名第31位，獲得巨大商業成功。

補充證據4：（2012）京中信內經證字13686號公證書。內容為卡比斯特公司2011年年度報告。用于證明卡比斯特公司最近5年的公司財務收入以及“克必信”藥品的收入。

補充證據5：（2012）京中信內經證字13688號公證書。內容為《藥物快報》2009年2月9日有關卡比斯特公司的報道。用于證明卡比斯特公司在2008年全年收入同比增長47%，是由于“克必信”藥品的銷售而帶動的。

補充證據6：（2012）京中信內經證字14396號公證書。內容為美國聯合通訊社2010年1月11日有關卡比斯特公司銷售業績的評論報道。用于證明卡比斯特公司2008年、2009年收入及其增長主要來自“克必信”藥品的商業成功。

補充證據7：（2012）京中信內經證字13684號公證書。內容為路透通訊社2011年4月14日有關卡比斯特公司的報道。用于證明“克必信”藥品的銷售收入占據卡比斯特公司年收入的90%以上，在國際上的銷售收入增長了30%。

補充證據8：（2012）京中信內經證字13683號公證書。內容為ZACKS證劵投資分析2012年1月11日有關卡比斯特公司銷售業績的評論報道。用于證明卡比斯特公司2011年收入繼續增長，主要來自“克必信”藥品的商業成功。

補充證據9：（2012）京中信內經證字15180號公證書。內容為《美國醫學新聞》2007年6月有關生物科技公司的百強榜，其中記載卡比斯特公司2004～2006年的年收入以及年凈收益、每股收益。用于證明“克必信”藥品的商業成功。

補充證據10：（2012）京中信內經證字15178號公證書。內容為道瓊斯新聞通訊社2008年5月7日有關卡比斯特公司“克必信”藥品銷售情況的分析報道。用于證明“克必信”藥品的商業成功。

補充證據11：（2012）京中信內經證字15177號公證書。內容為《今日生物世界》于2007年3月23日有關卡比斯特公司對“克必信”藥品在日本的市場開發和商業運作簽訂許可協議的報道。用于證明卡比斯特公司的商業成功。

補充證據12：（2012）京中信內經證字15179號公證書。內容為《美國商業資訊》2006年12月4日關于卡比斯特公司授權阿斯利康制藥有限公司對“克必信”藥品在中國進行開發和營銷許可的報道。用于證明卡比斯特公司的商業成功。

……

卡比斯特公司申請再審時稱：第13188號決定和一、二審判決在評價本專利的創造性時，均未考慮采用該專利的技術方案制成的藥品“克必信”已取得商業成功的事實，該專利權利要求1具備《專利法》第22條第3款規定的創造性。

最高人民法院認為，卡比斯特制藥公司提交補充證據2～12用于證明該專利取得了商業上的成功。由于卡比斯特公司提交的補充證據2～12僅能證明“克必信”藥品已取得商業成功，但不能證明這種成功是由于發明的技術特征，即對權利要求有具體限定作用的、使其區別于現有技術的技術特征直接導致的。

與美國和歐洲的審查實踐不同，在中國，給藥方案對于制藥用途并不起限定作用，不是具有限定作用的技術特征。因此，不能證明該專利相對于現有技術具備創造性。

最終，最高人民法院駁回卡比斯特公司的再審申請。

（三）其他案例④ 崔國斌.專利法原理與案例［M］.第2版.北京：北京大學出版社.2016：304-305.

胡穎訴專利復審委員會（最高人民法院（2012）行提字第8號）案：

專利權人在二審階段提交證據證明其專利產品獲得了商業成功。新證據2是湖北、河南、黑龍江人口與計劃生育委員會分別就Belson-700A、Belson-700D、Belson-700C 產品與無錫貝爾森影響技術有限公司簽訂的政府采購合同。但是，上述證據中載明湖北、河南、黑龍江人口與計劃生育委員會采購了116臺本專利產品，從產品的銷售量來看，尚不足以證明本專利產品達到商業上成功的標準。因此，二審判決基于該新證據2得出“本專利已經取得商業上的成功”，證據不足，本院不予支持。

韋國舉訴專利復審委員會（北京市一中院（2006）一中行初字第653號）案：

對于原告所主張的本專利在商業上獲得成功因而具有創造性的觀點，本院認為商業上的成功僅是進行創造性審查時考慮的因素，在本案中，原告既沒有舉證證明其商業上的業績，也沒有證明該業績是由于本專利的技術特征直接導致的，因此對于原告該主張本院不予支持。

東莞清溪三中萬寶表業廠訴專利復審委員會（北京市一中院（2004）一中行初字第951號）案：

萬表表業廠主張本專利獲得了商業上的成功，但萬寶表業廠提交的有關媒體報道的內容的真實性和客觀性難以確定，且即使上述報道的內容是客觀、真實的，也不能證明這種市場業績是唯一地由本專利的技術方案帶來的。因此，萬表表業廠主張本專利獲得了商業上的成功的證據不足，本院不予采信。

三、美國關于“商業成功”的案例

與基本沒有以“商業成功”作為證據支持發明具備創造性的中國專利實踐相比，在美國專利實踐中則有不少成功的案例。

在1944年，美國最高法院在一個關于防泄漏的干電池專利案中認為，在過去50年里手電筒的電池都沒有這種防漏設計，而當該專利的方法被應用后馬上就被廣泛運用并取得了商業上的成功，因此該專利這種商業上的成功有資格幫助判斷這種進步所達到的發明的程度，最終支持了該專利，從而開創了因主張商業成功而獲得對專利創造性支持的先河。⑤唐宇，耿苗，仇穎，喻倩萍，曹斌宏，王俊.怎樣的商業成功是有創造性的？［G］//中華全國專利代理人協會.提升知識產權服務能力促進創新驅動發展戰略：2014年中華全國專利代理人協會年會第五屆知識產權論壇優秀論文集.北京：知識產權出版社，2014（3）：1-7.

在1966年的Graham v. John Deere Co.，383 U.S.1，148 USPQ 459一案（2014版美國專利審查程序手冊2141.II中提及此案）中，不僅明確了Graham案要素，還強調了輔助判斷因素。Graham案是美國專利創造性制度司法變遷的里程碑，其判決書中列舉了判斷顯而易見性時應當依據的事實要件：現有技術的范圍和內容應當被認定；現有技術與爭議權利要求之間的區別應當確定；相關領域的普通技術人員的水平應當明確。在這些前提下，再來確定技術方案是否顯而易見，這就是所謂的Graham要素。Graham案還強調輔助判斷因素，例如商業上的成功、長期存在但未滿足的需求、他人的失敗等，可能被用于幫助認定發明技術方案的最初技術背景，作為顯而易見或非顯而易見的標志，這些標準都具有關聯性，可以用于幫助認定發明的最初技術背景。

在1973年，美國關稅與專利上訴法院（CCPA）受理的費爾頓案是一件因商業成功而認可發明創造性的案例。該案所涉及的是一種新式滴管，費爾頓在其宣誓書中指出該新式滴管在1年內售出1 100萬支，取得了商業上的巨大成功。美國關稅與專利上訴法院認為：對于創造性判斷涉及商業成功方面的，重要的問題在于發明的商業成功是否利用了該發明本身所具備的優點而產生，而這種使用上的優點在發明完成前用戶是不能享受到的；另一方面，如果這種商業上的成功與發明本身并無內在聯系，例如只是通過廣告宣傳而導致的，那么這種成功不能作為發明“非顯而易見”的證據。對于該案，從發明的技術內容來看，新式滴管的滴量比先前技術中的各種滴管都要準確并且滴速快，這意味著可以大大節省勞動成本；從用戶的角度來講，用戶購買這種滴管的意愿完全是出于其專利技術的優點，而不是由于其他非專利技術特征方面的因素。可見該發明的商業成功是利用了該發明本身所具備的優點而產生，而這種專利技術上的優點在發明完成前用戶是不能享受到的。⑥羅勝強，趙海燕.商業成功標準在商業方法專利創造性判斷中適用性評析［J］.情報雜志.2010，29（2）：34-37.

在1999年，美國著名電子商務網站亞馬遜（Amazon.com）獲得了名為“通過通訊網絡處置購買指令的方法和系統”的專利，這種被稱為“一次點擊訂購”的專利技術允許在線用戶僅通過一次點擊便完成整個購買過程。當亞馬遜發現另一商務網站（Barnesandnoble.com）也在采用相似的技術“快速通道”時，它于同年10月21日向地區法院遞交訴狀請求法庭判決對方承擔侵犯專利權的責任。該訴狀不僅從其專利的進步性和非顯而易見性方面進行了論證，還從該專利的實際價值方面提交了證明，即其銷售額因使用了“一次點擊訂購”技術而大為提高，且該專利被很多網站模仿，即專利權人主動舉證證明了商業成功與該發明之間的關聯，并且所獲得的商業成功是利用了該發明本身具備的優點而產生。地區法院進行審理后，認定被控侵權人提交的現有技術均不足以證明上述專利不具備新穎性和創造性，同時，還在客觀因素的一項認定中認定亞馬遜公司的“一次點擊訂購”技術具有商業成功的特點，據此頒布了責令被控侵權人停止侵權行為的臨時禁令。在該案中，真正影響到法官作出原告專利有效判決的是原告提出的該專利具有重大商業利益、具有重大實用價值的主張。在認定創造性時，實用價值的大小可以作為一個輔助標準，但在該案中，該輔助標準卻起到了決定性作用。⑦陶冠東.論“商業成功”的創造性認定標準［J］.電子知識產權，2016（11）：60-65.

但同時，也有部分人士對于商業成功的創造性問題持相對保守的立場，例如Adelman教授在Case and Materials on Patent Law一文中指出：“商業上的成功可能源于大眾的一種廣泛需求，那么無須專利的保護就能夠保證權利人從中獲利，這時如果賦予其壟斷地位的專利優勢，將進一步擴大這一差距。因此，法院應當謹慎判斷這種專利的效力。”而 Robert P.Merges 在《商業成功與專利標準：創新的經濟視角》一文中，則直率地認為商業成功對于證明創造性的幫助非常有限。⑧陶冠東.論“商業成功”的創造性認定標準［J］.電子知識產權，2016（11）：60-65.

四、商業成功標準在我國的可操作性探討

關于涉案專利產品是否獲得商業上的成功，最高人民法院認為，當采取“三步法”難以判斷技術方案的創造性或者得出技術方案無創造性的評價時，從社會經濟的激勵作用角度出發，商業上的成功被納入創造性判斷的考量因素。當申請人或專利權人主張其發明或者實用新型獲得了商業上的成功時，應當審查：①發明或者實用新型的技術方案是否真正獲得了商業上的成功；②該商業上的成功是否源于發明或者實用新型的技術方案相比現有技術作出改進的具有限定作用的技術特征，而非該技術特征以外的其他因素所導致的。

在筆者看來，雖然《專利審查指南》（2010版）對于商業成功的表述比較簡略，但是根據最高人民法院的上述表述，關于專利產品是否獲得商業上的成功，中美兩國在審查的標準及具體實踐上基本無實質上區別。本文第二部分所列舉的5個案例“通過商業成功來表明發明具備創造性”無法獲得支持，主要是由于：①未提供在商業上獲得成功的充足證據；②未證明商業上獲得成功是由于發明區別于現有技術的具有限定作用的區別技術特征所直接導致的。

盡管通過商業成功來表明發明具備創造性存在較大的難度，在實際操作中也存在諸多困難，但隨著國內經濟的發展和全球一體化趨勢，今后以商業成功爭辯發明具備創造性的案例很可能會不斷增多。

對于專利申請人或專利權人而言，其需要進行主動舉證，即從“足以證明獲得了商業上的成功”和“商業成功是由于發明區別于現有技術的具有限定作用的區別技術特征所直接導致的”兩點出發。一是提供充分的經過公證認證的證據證明“商業上獲得了成功”，例如銷售類證據材料（包括銷售總額數據、產品銷售合同、發票、提貨單和進出口憑證等）、宣傳類證據材料（包括關于產品的媒體廣告、媒體評論，參加展覽會和博覽會的記錄等）、使用與保護類證據材料（包括該產品的最早使用時間和持續使用情況以及該產品涉及被侵權情況的相關資料等），從而盡可能地證明該產品所具有的市場份額、產品銷售地區和時間跨度，或市場通常預期的銷售結果；二是提供表明“商業成功”與具有限定作用的“區別技術特征”相關聯的證據材料，即提供證據以表明該發明具備專利法意義上的“商業成功”，例如提供相關的比較數據：現有技術產品與該發明所涉及的產品的銷量比較，現有技術產品的銷量在該發明所涉及的產品上市前后的變化等。

對于無效請求人等相對人而言，若要反駁上述論證，則應證明發明人獲得了商業上的成功是由于外部因素例如廣告宣傳、高超的銷售技術或是由于現有技術產品與該發明所涉及的產品的共同技術特征而非區別技術特征所造成的或是由于對該發明的權利要求不起限定作用的其他技術特征所造成的。