淺談單一性審查中的幾種常見誤區(qū)

吳配全

一、引 言

《專利法》第21條第1款規(guī)定：“國務(wù)院專利行政部門及其專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)按照客觀、公正、準(zhǔn)確、及時的要求，依法處理有關(guān)專利的申請和請求?！睋?jù)此，審查員在對專利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時，也應(yīng)做到客觀、公正、準(zhǔn)確、及時。我們常說要提高審查效能，其中的“效”即效率，對應(yīng)《專利法》第21條第1款的“及時”，“能”則對應(yīng)其中的“客觀、公正、準(zhǔn)確”。

準(zhǔn)確地適用單一性法條可提高審查效能。然而，部分審查員并未從本質(zhì)上理解單一性法條，并片面地將“提高審查效能”理解為“簡化審查過程”。因此，在面臨存在多組權(quán)利要求的情況下，常簡單機(jī)械地使用單一性法條去簡化審查意見通知書，這樣做可能會延長審批過程或損害申請人的合法利益，最終的結(jié)果自然是降低了審查效能。究其原因，主要是因?yàn)閷我恍苑l的立法宗旨和應(yīng)用條件理解不夠，其次則是將“效能”一詞本末倒置，片面地追求效率，而忽視了法律工作更重要的特性，即“能”一詞代表的客觀、公正和準(zhǔn)確。

本文先簡單闡述單一性法條的立法宗旨和審查目的，之后結(jié)合相關(guān)案例羅列幾種單一性審查的常見誤區(qū)，剖析其中法律適用不當(dāng)?shù)脑?，并給出個人粗淺的建議。

二、單一性法條的立法宗旨及判斷方法

我國《專利法》第31條第1款規(guī)定：“一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請?zhí)岢??！薄秾＠▽?shí)施細(xì)則》第34條規(guī)定：“依照專利法第三十一條第一款規(guī)定，可以作為一件專利申請?zhí)岢龅膶儆谝粋€總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)，包含一個或者多個相同或者相應(yīng)的特定技術(shù)特征，其中特定技術(shù)特征是指每一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型作為整體，對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。”此外，《專利審查指南》（2010版）第二部分第六章至第八章分別從單一性和分案申請、申請缺乏單一性時的檢索、對缺乏單一性申請的處理這三個方面對單一性的審查標(biāo)準(zhǔn)作了詳細(xì)的規(guī)定和解釋。

縱觀國家知識產(chǎn)權(quán)局（Article 31.1、Rule34）、世界知識產(chǎn)權(quán)組織（PCT Article 17 3（a）、Rule 13.1、Rule 13.2）、美國專利商標(biāo)局（35 U.S.C 121）、歐洲專利局（Article 82、Rule44.1）、日本特許廳（Article 25、Article 37）和韓國知識產(chǎn)權(quán)局（Article 6、Article 45）有關(guān)單一性的法條及審查標(biāo)準(zhǔn)可看出，各局在單一性法條的立法宗旨上大致相同，均主要從經(jīng)濟(jì)和技術(shù)兩個角度進(jìn)行考慮，防止申請人只支付一件專利的費(fèi)用而獲得幾項(xiàng)不同發(fā)明的專利保護(hù)，便于專利的審查、分類和檢索，并且利于專利權(quán)的確定、使用和轉(zhuǎn)讓，從而平衡各方的利益。

基于單一性的上述立法宗旨可以看出，單一性法條并非從技術(shù)的角度判斷一件專利申請是否具備可專利性的“實(shí)質(zhì)性法條”，而是一個平衡社會資源和各方利益的法律手段，這一點(diǎn)從單一性法條是駁回條款，卻不是無效條款便可窺見一斑。因此，從這一層面來看，單一性的審查并不是實(shí)質(zhì)審查的主線，其因歸屬于我們常說的“形式缺陷”的審查中。

從單一性實(shí)質(zhì)審查的判定標(biāo)準(zhǔn)來看，各局也大體一致，均是通過“特定技術(shù)特征”來判斷申請的多組權(quán)利要求之間是否屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思。《專利審查指南》（2010）第二部分第六章第2.2.2節(jié)對單一性的審查方法作了規(guī)定和舉例?？偟膩碚f，單一性的判斷大致可分為兩類：一是明顯缺乏單一性的情形，二是不明顯缺乏單一性的情形（即需要通過檢索之后才能判斷單一性的情形）。明顯缺乏單一性的情形比較簡單，即幾項(xiàng)發(fā)明沒有包含相同或相應(yīng)的技術(shù)特征，或所包含的相同或相應(yīng)的技術(shù)特征均屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。對于不明顯缺乏單一性的兩項(xiàng)以上發(fā)明的單一性判斷，《專利審查指南》（2010版）給出了采用“特定技術(shù)特征”進(jìn)行判斷的具體方法。

然而，在實(shí)質(zhì)審查中，針對檢索后才能判斷單一性的情形，審查員往往容易機(jī)械地套用《專利審查指南》（2010版）給出的上述判斷方法給出一些不恰當(dāng)?shù)膯我恍詫彶橐庖姡旅鎸⒔Y(jié)合案例進(jìn)行說明。

三、案例分析

筆者針對幾種常見的單一性審查誤區(qū)，結(jié)合案例分門別類進(jìn)行分析，理清其中出錯的原因并給出相關(guān)建議。

1.常見誤區(qū)一：將不具備新穎性或創(chuàng)造性的權(quán)利要求用于比較單一性

【案例1】

該案權(quán)利要求書具備兩組權(quán)利要求，權(quán)利要求1～12及權(quán)利要求13～20，“第四次審查意見通知書”采用對比文件1評述了權(quán)利要求1～8的創(chuàng)造性，認(rèn)定權(quán)利要求9具備創(chuàng)造性，緊接著以權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，因此其包含的所有的技術(shù)特征均不是特定技術(shù)特征為依據(jù)，得出獨(dú)立權(quán)利要求1與獨(dú)立權(quán)利要求13不可能具備相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，因此二者不具備單一性的結(jié)論。

經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，該案第一組權(quán)利要求中具備授權(quán)前景的從屬權(quán)利要求9的附加技術(shù)特征同樣記載于第二組權(quán)利要求的獨(dú)立權(quán)利要求13中，且第一組權(quán)利要求中的權(quán)利要求10～12均引用了權(quán)利要求9。由于該案第一組權(quán)利要求中具備授權(quán)前景的從屬權(quán)利要求9與第二組權(quán)利要求中的獨(dú)立權(quán)利要求13之間具備共同的特定技術(shù)特征，若后續(xù)申請人依據(jù)“第四次審查意見通知書”中有關(guān)創(chuàng)造性的審查意見修改申請文件，刪除權(quán)利要求1～8后，權(quán)利要求9將上升為新的獨(dú)立權(quán)利要求1，屆時，新的獨(dú)立權(quán)利要求1與原權(quán)利要求13之間因已經(jīng)具備共同的特定技術(shù)特征而不會存在單一性問題。如此，該案申請人若根據(jù)審查意見先刪除權(quán)利要求1～8以克服創(chuàng)造性缺陷后，為了克服單一性缺陷再進(jìn)一步刪除本不存在單一性問題的第二組權(quán)利要求13～20，則申請人的合法利益將因?qū)彶橐庖姷牟磺‘?dāng)而受到損害。

由此可見，該案“第四次審查意見通知書”給出的單一性審查意見不當(dāng)。

【案例2】

該 案 權(quán) 利 要 求 書 具 備 1～7、8～17、18～ 23、24～30、31～40共五組權(quán)利要求，第一次審查意見通知書指出權(quán)利要求1～7不具備創(chuàng)造性，緊接著指出剩下的四組權(quán)利要求與第一組權(quán)利要求不具備單一性。

經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，剩下的四組權(quán)利要求兩兩之間所共有的技術(shù)特征均存在于第一組權(quán)利要求中，由于第一組權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，因此，其所包含的所有技術(shù)特征均不是特定技術(shù)特征，也即剩下四組權(quán)利要求兩兩之間不具備相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，因此它們兩兩之間均不具備單一性。然而，根據(jù)該案“第一次審查意見通知書”的審查意見，申請人只需刪除第一組權(quán)利要求后便同時克服了通知書指出的創(chuàng)造性缺陷和剩下的四組權(quán)利要求與第一組權(quán)利要求之間單一性的缺陷。事實(shí)上，以上述方式修改的權(quán)利要求書中剩余的四組權(quán)利要求之間才真正不具備單一性，后續(xù)通知書還得繼續(xù)指出該缺陷，從而無形間延長了審查過程，不利于節(jié)約程序。

由此可見，該案正確的做法應(yīng)該是在檢索并評價了第一組權(quán)利要求的創(chuàng)造性后，考慮剩下的四組權(quán)利要求兩兩之間是否具備單一性，而非采用不具備授權(quán)前景的獨(dú)權(quán)與剩下的獨(dú)權(quán)去判斷單一性。

上述兩個案例均采用了不具備創(chuàng)造性的權(quán)利要求去比較單一性，其結(jié)果一是可能導(dǎo)致申請人的合法利益受損，二是可能會導(dǎo)致審查程序不恰當(dāng)?shù)匮娱L，而這兩種結(jié)果顯然都會降低審查效能。究其原因，都是因?yàn)閷我恍苑l的理解過于淺顯，沒能把握單一性法條的立法宗旨并機(jī)械地適用了《專利審查指南》（2010版）給出的單一性判斷方法。

從節(jié)約審查資源的角度來說，就【案例1】而言，由于第一組權(quán)利要求中具備授權(quán)前景的從屬權(quán)利要求與第二組權(quán)利要求的獨(dú)立權(quán)利要求具備相同的特定技術(shù)特征，在審查第一組權(quán)利要求的創(chuàng)造性時已經(jīng)對該特定技術(shù)特征進(jìn)行過檢索和審查，因此，第二組權(quán)利要求已經(jīng)無需審查員付出額外的檢索勞動。而在【案例2】中，第一組權(quán)利要求已不具備授權(quán)前景，剩下的四組權(quán)利要求才需要審查員付出額外的檢索勞動，因此，此時單一性的判斷應(yīng)該是在剩下四組權(quán)利要求之間、而非第一組權(quán)利要求與別的權(quán)利要求之間進(jìn)行。

如上文所述，單一性的審查屬于“形式缺陷”的審查，因此，在檢索后再判斷單一性時，若相關(guān)權(quán)利要求因?yàn)槿狈π路f性或創(chuàng)造性而不具有被授予專利權(quán)的前景，那么這些權(quán)利要求理論上便不會出現(xiàn)在授權(quán)文本中，此時再指出其不具備單一性這一“形式缺陷”已然沒有意義。

基于上述分析可以看出，不宜采用不具備授權(quán)前景的權(quán)利要求去比較單一性，單一性的比較應(yīng)在具備授權(quán)前景的權(quán)利要求之間進(jìn)行。對于不明顯缺乏單一性的情形，檢索后發(fā)現(xiàn)部分權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性時，單一性的比較應(yīng)該在具備授權(quán)前景的權(quán)利要求之間進(jìn)行。

2.常見誤區(qū)二：判斷多組權(quán)利要求之間的單一性時未兩兩單獨(dú)比較

【案例3】

該案原始權(quán)利要求書具備多組（共10項(xiàng)）權(quán)利要求，其中，權(quán)利要求1～4為方法獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求5為引用權(quán)利要求1～4的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求6～9為裝置獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求10為權(quán)利要求6～9的從屬權(quán)利要求?！暗谝淮螌彶橐庖娡ㄖ獣蓖ㄟ^找出獨(dú)立權(quán)利要求1～4、6～9之間所共有的技術(shù)特征A，根據(jù)共有的技術(shù)特征A不是特定技術(shù)特征為依據(jù)，得出所有獨(dú)立權(quán)利要求兩兩之間均不具備單一性的審查結(jié)論。

經(jīng)核查，該案權(quán)利要求2、3、6和7之間除了共有的技術(shù)特征A之外，還存在另一個共有的技術(shù)特征B，而技術(shù)特征B是對現(xiàn)有技術(shù)作出了貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征，即權(quán)利要求2、3、6和7兩兩之間具備單一性。

該案單一性審查結(jié)論錯誤的根源在于其判斷單一性的方法就是錯誤的。找出三項(xiàng)以上的權(quán)利要求共有的技術(shù)特征A，如果該技術(shù)特征A是特定技術(shù)特征，那么可以確定所有權(quán)利要求兩兩之間均具備單一性，如果不是，則不能表明它們兩兩之間均不具備單一性，因?yàn)榭赡艹霈F(xiàn)其中兩項(xiàng)權(quán)利要求之間還存在其他相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征（B）。在極端情況下，例如權(quán)利要求1～3均為獨(dú)立權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1由技術(shù)特征A和B組成，權(quán)利要求2由技術(shù)特征A和C組成，權(quán)利要求3由技術(shù)特征B和C組成，而技術(shù)特征A、B、C均為特定技術(shù)特征，此時，若采用該案上述判斷方法，權(quán)利要求1～3沒有三者均具備的共同技術(shù)特征，據(jù)此便會得出權(quán)利要求1～3兩兩之間不具備單一性的結(jié)論，而事實(shí)上，權(quán)利要求1和2、1和3、2和3兩兩之間分別具備共同的特定技術(shù)特征A、B和C，因此，權(quán)利要求1～3兩兩之間均具備單一性。

在判斷單一性時，應(yīng)該將兩項(xiàng)發(fā)明單獨(dú)比較以確定二者之間是否具備相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。在比較三組以上權(quán)利要求之間的單一性時，只有在將多項(xiàng)發(fā)明兩兩單獨(dú)比較后，在任意兩項(xiàng)發(fā)明之間均不存在相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征時，才能得到“它們（多項(xiàng)發(fā)明）不符合《專利法》第31條第1款關(guān)于單一性的規(guī)定”的審查結(jié)論?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第六章第2.2.2節(jié)給出的單一性分析的通常方法也是先找出第一項(xiàng)發(fā)明的特定技術(shù)特征，然后再看其他項(xiàng)發(fā)明中是否存在一個或者多個相同或者相應(yīng)的特定技術(shù)特征，從而確定這兩項(xiàng)發(fā)明是否在技術(shù)上相關(guān)聯(lián)，而非一開始就找出所有發(fā)明是否均存在一個或多個相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。

由此可見，在對多組（三組以上）權(quán)利要求的單一性進(jìn)行判斷時，應(yīng)兩兩單獨(dú)比較以確定是否具備相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。

3.常見誤區(qū)三：在判斷單一性時，未把握總的發(fā)明構(gòu)思，機(jī)械地拆解和比較解權(quán)利要求中的技術(shù)特征

【案例4】

該案涉及一種二次電池控制裝置，其基于二次電池的老化狀態(tài)診斷情況限制或禁止二次電池的使用，從而避免二次電池在老化的狀態(tài)下繼續(xù)使用而發(fā)生故障。

“第三次審查意見通知書”認(rèn)定權(quán)利要求1的特定技術(shù)特征為“所述變更部在所述診斷的結(jié)果表示能夠繼續(xù)使用所述二次電池時，使達(dá)到了所述上限年齡的所述電池年齡返回至比所述上限年齡低的規(guī)定年齡”，獨(dú)立權(quán)利要求3特定技術(shù)特征為“所述變更部在所述診斷的結(jié)果表示能夠繼續(xù)使用所述二次電池的情況下，在多個所述電池年齡的至少1個高于比所述上限年齡低的規(guī)定年齡時，將多個所述電池年齡設(shè)定為所述規(guī)定年齡，并且在多個所述電池年齡均低于所述規(guī)定年齡時，不進(jìn)行多個所述電池年齡的變更”，獨(dú)立權(quán)利要求4的特定技術(shù)特征為“所述變更部在所述診斷的結(jié)果表示不能繼續(xù)使用所述二次電池時，將多個所述電池年齡設(shè)定為所述上限年齡”?；诖?，通知書認(rèn)為權(quán)利要求3、4的特定技術(shù)特征與權(quán)利要求1的特定技術(shù)特征均不相同，因此作出權(quán)利要求3、4與權(quán)利要求1之間不具備單一性的審查意見。申請人答復(fù)“第三次審查意見通知書”時刪除了權(quán)利要求3和4。

然而，權(quán)利要求1、3、4的技術(shù)方案均是讓“變更部”根據(jù)不同的“診斷結(jié)果”以“上限年齡”為基準(zhǔn)作出相應(yīng)的電池年齡變更操作，三者雖然在具體的操作細(xì)節(jié)上不同，但發(fā)明構(gòu)思相同，均是與相應(yīng)的判定部、警告部、限制部相互配合使用，用于推定電池的壽命，對使用者進(jìn)行警告，避免二次電池在老化的狀態(tài)下繼續(xù)使用而發(fā)生故障。根據(jù)說明書的描述，上述三種操作方式相互配合，共同完成了二次電池年齡的變更。因此，權(quán)利要求的1、3、4的上述技術(shù)特征屬于相應(yīng)的特定技術(shù)特征，三者請求保護(hù)的方案在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)，屬于總的發(fā)明構(gòu)思、具備單一性。

從【案例4】可以看出，在評價單一性時，應(yīng)將每一項(xiàng)發(fā)明作為一個整體看待，繼而在確定特定技術(shù)特征時，不僅要考慮技術(shù)方案本身，還要考慮技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和產(chǎn)生的技術(shù)效果。具體而言，應(yīng)當(dāng)將構(gòu)成該技術(shù)方案的各個技術(shù)特征，包括技術(shù)特征之間的關(guān)系作為技術(shù)方案整體的組成部分來看待，而不能機(jī)械地拆解并比較技術(shù)特征，從而根據(jù)技術(shù)特征不同便得出權(quán)利要求之間不具備單一性的結(jié)論，而應(yīng)在整體考慮技術(shù)方案的基礎(chǔ)上認(rèn)定權(quán)利要求之間是否還存在相應(yīng)的特定技術(shù)特征。要從整體考慮技術(shù)方案，也即要“把握發(fā)明構(gòu)思”，如此，才能不落入機(jī)械地比較特定技術(shù)特征的誤區(qū)中，從而避免遺漏“相應(yīng)的特定技術(shù)特征”。

4.其他誤區(qū)

除上述三種常見的審查誤區(qū)外，其他單一性法條適用的誤區(qū)還包括：（1）未考慮一個權(quán)利要求中各技術(shù)方案之間的單一性問題；（2）比較了獨(dú)立權(quán)利要求與其從屬權(quán)利要求的單一性問題。

出現(xiàn)上述第一種單一性判斷錯誤的原因在于沒能理解單一性法條中指出的“屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明”一句中，“一項(xiàng)發(fā)明”指代的是“一個技術(shù)方案”，而非“一組權(quán)利要求”或“一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求”?！秾＠ā分械陌l(fā)明都是以技術(shù)方案的形式呈現(xiàn)的，因此，單一性的比較也是在技術(shù)方案之間進(jìn)行的?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第六章第2.2.1節(jié)部分給出的單一性審查原則的第（4）條即明確了，評定兩項(xiàng)以上發(fā)明是否屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思，無需考慮這些發(fā)明是分別在各自的獨(dú)立權(quán)利要求中要求保護(hù)，還是在同一項(xiàng)權(quán)利要求中作為并列選擇的技術(shù)方案要求保護(hù)。

針對上述第二種錯誤，《專利審查指南》（2010版）第二部分第六章第2.2.1節(jié)部分給出的單一性審查原則的第（5）條指出，一般情況下，審查員只需要考慮獨(dú)立權(quán)利要求之間的單一性，從屬權(quán)利要求與其所從屬的獨(dú)立權(quán)利要求之間不存在單一性問題。獨(dú)立權(quán)利要求與其從屬權(quán)利要求之所以不用考慮單一性問題，是因?yàn)閺膶贆?quán)利要求引用獨(dú)立權(quán)利要求時已經(jīng)包含了獨(dú)立權(quán)利要求的所有技術(shù)特征，也因此，當(dāng)獨(dú)立權(quán)利要求中具備特定技術(shù)特征時，從屬權(quán)利要求中一定同樣存在相同的特定技術(shù)特征，那么它們之間就具備單一性。而當(dāng)獨(dú)立權(quán)利要求中不存在特定技術(shù)特征時，獨(dú)立權(quán)利要求也就不可能具備新穎性或創(chuàng)造性，而此時也就屬于【案例1】和【案例2】所述的情形，不應(yīng)再用該不具備新穎性或創(chuàng)造性的權(quán)利要求去比較單一性。

四、結(jié) 語

本文結(jié)合具體案例展示了實(shí)質(zhì)審查中單一性判斷的一些常見誤區(qū)，包括采用不具備授權(quán)前景的權(quán)利要求進(jìn)行單一性比較、判斷多組權(quán)利要求之間的單一性時未兩兩單獨(dú)比較、機(jī)械地拆解權(quán)利要求的技術(shù)特征進(jìn)行特定技術(shù)特征的認(rèn)定等，之后結(jié)合單一性法條的立法宗旨及《專利審查指南》（2010版）給出的單一性判斷方法分析犯錯的原因并給出相應(yīng)建議，淺析了單一性審查在實(shí)質(zhì)審查中的合理定位，并強(qiáng)調(diào)了在把握發(fā)明整體構(gòu)思的情況下兩兩單獨(dú)比較以判斷單一性的重要性。了解單一性法條的立法宗旨并準(zhǔn)確掌握單一性的判斷方法能在實(shí)質(zhì)審查中有效地提高審查效能。

參考文獻(xiàn)

［1］ 尹新天. 中國專利法詳解［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

［2］ 王博. 淺談單一性的判斷［J］. 審查業(yè)務(wù)通訊，2015，20（10）：11-16.

［3］ 李熙，郭亮. 關(guān)于不同類獨(dú)立權(quán)利要求之間單一性的思考［J］. 電視技術(shù)，2012，36（S2）：185-187.

［4］ 朱峰. 我國專利分案申請制度研究［D］.上海：華東政法大學(xué)，2012.

［5］ 王啟北，等. 生物序列發(fā)明單一性審查的研究［Z］. 北京：國家知識產(chǎn)權(quán)局學(xué)術(shù)委員會課題Y140509，2014：1-46.