創造性分析“三步法”之我見
——從本領域普通技術人員的視角

劉 倜 金光華 陳華成

一、引 子

關于創造性（非顯而易見性）的判斷，《專利審查指南》（2010版）中規定“三步法”，指出：要從最接近的現有技術和發明實際解決的問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的（普通）技術人員來說是否顯而易見。

在一種解讀中，建議在判斷中從本領域技術人員的視角來還原發明創造的產生過程，并在考慮發明創造的產生過程的基礎上，建議從整體上認識和把握現有技術。①熊婷.創造性技術啟示判斷中技術方案的整體考量［N］.中國知識產權報，2013-12-27（011）.

然而，在這樣的解讀中，這里的“本領域技術人員”其實是發明人，而并非是專利法意義上的本領域技術人員。因此，其看待發明創造的角度，可能會有別于所謂“本領域普通技術人員”看待發明創造的角度。

《專利審查指南》（2010版）中規定：“所屬技術領域的技術人員，也可稱為本領域的技術人員，是指一種假設的‘人’，假定他知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力，但他不具有創造能力。”②參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第2.4節，第171頁。一般地，這里的“本領域技術人員”更通常地被稱作“本領域普通技術人員”。如《專利審查指南》（2010版）中所進一步指出的“設定這一概念的目的，在于統一審查標準，盡量避免審查員主觀因素的影響”。

然而，《專利法》《專利法實施細則》《專利審查指南》（2010版）中似乎并未明確什么是創造能力。那么，什么是創造能力呢？

一般地說，創造能力或者說創造力可以被認為是一種主觀能動性，是主動去認識問題、分析問題和解決問題的能力。認識、分析和解決新問題，以新的方法論去分析問題，以新的方案來解決問題等。從某種意義上，后兩者也可以被看作是新的問題。創造力是智慧生命區別于其他生命的本質特征，也是本領域的真實血肉的技術人員區別于本領域普通技術人員這種假想的、沒有能動性的機械化的生命的本質特征。

因此，就這點而言，有必要考慮一下本領域普通技術人員這種沒有深度學習能力的人工生命，將會如何來實現進行“創造”（這里，姑且將其所實現的技術方案也稱作發明創造）。

二、“創造”

首先，作為本領域普通技術人員，“他”需要一份對比文件來作為“最接近”的對比文件。現在，沒有任何的啟示，也沒有后知后覺（hindsight）。于是，“他”隨意地選擇了一份對比文件——D1（假設其方案包括特征：字母A和字母B）——來作為“最接近”的對比文件，以對其進行修改。“他”想道：“這個對比文件D1一定存在某種問題（姑且稱之為謎之問題‘?’），但我尚不知道。解決了這個問題，我就能實現一個效果（姑且稱之為謎之效果‘X’）。效果是什么我也不知道。如何解決我也不知道。”

在現在的情況下，一般地，對比文件D1自身不會自揭其短，而本領域普通技術人員“他”又沒有認識D1所可能存在的、但D1自身又沒有教導的問題的能力。“他”也不能以新的方法論去分析問題，以新的方案來解決問題。所以現在，“他”既不知道為何修改該對比文件D1，也不知道如何修改該對比文件D1。“他”又得不到“神啟”來給“他”以創造的智慧，又不能如審查員那樣得到“hindsight”來看到某些通往作為最終目的的該技術方案的捷徑甚至該最終目標本身。“他”一籌莫展……等等，“他”突然想到，“我可是‘具有從該技術領域或者其他技術領域中獲知……之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力’的”……于是，“他”動用“他”的這個能力，去檢索海量的資料來試圖得到某種“啟示”。

（1）可能“他”會發現有些資料（例如，對比文件D2）公開了能夠與該對比文件D1結合的方案，其能夠實現某種技術效果Y。但這個效果不是“他”想要的。

（2）也可能“他”會發現有些資料（例如，對比文件D3）提及了對比文件D1的某種存在的問題“ü”，但沒有給出解決方案。然而，一方面這個效果也不是他想要的，另一方面，就算是他想要的，他也不知道怎么來分析這個問題“ü”來創造出解決方案，“他”只能去檢索之前的技術中有沒有公開如何解決這個問題。

（3）還可能“他”會發現有些資料（例如，對比文件D4）教導了一種針對與該對比文件D1互斥的方案中類似問題“?”的解決方案。

（4）還可能“他”會發現有些資料（例如，對比文件D5或者公知常識）教導了特征：數字“1”。但根據對比文件D1和該資料（D5或者公知常識），“他”不知道為什么要把數字“1”與對比文件1結合，也不知道結合了用來做什么或者實現什么。

假設“他”窮盡所能找到的資料，只發現了這幾份相關聯的資料。“他”閱讀并嘗試組合這些資料，然而依然得不到他想要的謎之問題“?”和謎之效果“X”。“他”不由哀嘆，上帝果然是公平的，在給予他“獲知……之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力”的同時，并沒有給予他創造力這種東西。于是，“他”確定，解決這個謎之問題“?”并實現謎之效果“X”的謎之方案是需要創造力的，在“他”的能力范圍之外。

那么，本領域普通技術人員構思“發明創造”的過程，對于我們有什么啟示呢？

三、啟示I——有關本領域的普通技術人員

首先，對于本領域普通技術人員進行“發明創造”的過程，最艱難的地方在哪里？在于發現（新）問題！更不用提以新的方法論去分析問題，以新的方案來解決問題了。

本領域普通技術人員“他”不能從現有技術的方案發現該方案的問題；或者說，“他”不能從現有技術的方案預期如何對其改進以及帶來什么效果。問題和效果，是一體的兩面，但各有側重，下文將會進一步說明。

“他”只能在黑暗中摸索（也許檢索），來看現有技術中有沒有公開過該方案有什么問題，或者有沒有什么別的公開的方案來和該方案結合以實現某種效果。所以“他”能得到的方案才都屬于現有技術（當然，也可能包括“他”從這些公開能顯而易見地得到的內容），不能被授予專利。

其次，如果這時有個全知的生物告訴“他”，當你從該對比文件出發你會面對這種“要實際解決的技術問題”，于是會怎樣？“他”將會被“啟示”，“他”會去檢索現有技術來看有沒有公開過這樣的或類似這樣的問題及其解決方案，從而得到一個解決該“要實際解決的技術問題”的方案。當然，也有可能“他”最終也沒找到這樣的公開。

基于上面的這些考慮，我們回到《專利審查指南》（2010版）中的相關規定。

四、啟示II ——有關《專利審查指南》（2010版）

《專利審查指南》（2010版）中關于創造性的“三步法”的第三步（判斷顯而易見性）有這樣的規定：“判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示……這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，改進該最接近現有技術并獲得要求保護的發明。”③參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節，第173頁。

在這里，先天性地存在這樣的疑問：在待審的發明之前，在完全沒有該發明公開的情況下，本領域普通技術人員從最接近的對比文件出發能否面對所述技術問題？因為只有認識到了問題，才可能去分析問題，進而去解決問題。在很多時候，認識到問題是個艱難的研發和積累的過程；而一旦認識到了問題，分析和解決可能就迎刃而解。

因此，筆者以為，實際上，“發明實際解決的技術問題”或者所謂的“會使本領域的技術人員改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明”的啟示，首先要解決的是“為什么”的問題，即在待審的發明之前，本領域普通技術人員為什么要去修改最接近的對比文件。

一般地，現有技術的文獻不太可能公開自己潛在有什么問題。而“本領域普通技術人員”又沒有認識問題和分析問題的能力。在沒有待審的發明的啟示的情況下，“他”依靠什么才能認識（或者用《專利審查指南》（2010版）的話是“面對”）這個“所實際解決的技術問題”？所以，“他”才需要啟示，才需要一篇文獻恰好公開或者使“他”能夠顯而易見地認識到“現有技術的該文獻存在‘所實際解決的技術問題’”這個事實。注意，需要被公開的不是“所實際解決的技術問題”這個問題本身，而是“現有技術的該文獻存在‘所實際解決的技術問題’”這個事實。

換而言之，發明相對于最接近的現有技術所要“實際解決的技術問題”，并非是本領域普通技術人員在發明之前所能知曉的，也不是發明之前的現有技術中的認知，它不屬于現有技術。“實際解決的技術問題”這一概念本身就意味著后知后覺。

因此，從某種意義上來說，上面所引述的《專利審查指南》（2010版）中有關啟示的規定或許被如下解釋可能更適合：在沒有啟示的情況下，本領域普通技術人員不“會”（would）去修改對比文件。不是本領域普通技術人員不“能”（could）去修改，而是“他”沒有能動性因此沒有動機去修改。

五、啟示III ——同樣有關《專利審查指南》（2010版）

在《專利審查指南》（2010版）關于創造性的“三步法”的第二步（確定發明的區別技術特征和發明實際解決的問題）中規定：“審查過程中……基于最接近的現有技術重新確定的該發明實際解決的技術問題，可能不同于說明書中所描述的‘技術問題’；這種情況下，應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定其實際解決的‘技術問題’。”④參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節，第172頁

雖然上述的規定給予了審查員以重新確定其實際解決的技術問題的靈活性，然而卻無可避免地引入主觀性。下面從幾個方面來說明。

首先，按照《專利審查指南》（2010版）現在的規定，在“三步法”的第二步，審查員代替了本領域普通技術人員分析了發明相對于最接近的現有技術的區別以及所實現的技術效果（或者所實際解決的技術問題），之后在第三步，才又把任務交還給本領域普通技術人員：你（本領域普通技術人員）現在假定回到申請日之前怎么解決這個技術問題。而如前面所分析的，在從本領域普通技術人員的視角來看發明的情況下，這基本是最艱難的一步，卻被直接賦予了。

就這點而言，需要強調的是，發明所“實際解決的技術問題”并非是發明之前的現有技術中的認知。在發明之前，本領域普通技術人員除了現有技術中已知的（包括可以從已知資料中顯而易見地獲得的）改進最接近的現有技術的方式之外，“他”并不知曉當時未知的改進方式。因此，發明所“實際解決的技術問題”它也不應當成為指引本領域普通技術人員去現有技術中尋找改進現有技術的啟示或者動機的方向的因素（實際上卻是最主要的因素）。審查員可以以此為指引幫助檢索過程，但在判斷創造性的過程中，本領域技術人員改進現有技術的啟示或者動機應當來源于現有技術本身。因此，發明所“實際解決的技術問題”這一概念相當于實質性地教導了本領域普通技術人員“后知后覺”的知識。

其次，在實踐中，常常發現有審查員將由發明的區別技術特征推斷來的“發明實際解決的技術問題”描述為提供對應的區別技術特征，或者描述為從該區別技術特征可以直接顯而易見地上推得到的問題或者下推得到效果，從而低估發明的創造性。盡管在《專利審查指南》（2010版）中補充說明了：“發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎”，然而“任何技術效果”，不恰恰暗示了任何“實際解決的技術問題”么？

最后，在實踐中，“發明實際解決的技術問題”與發明自己所聲稱的技術效果往往相去甚遠，甚至可謂風馬牛不相及。其與所謂的“會使本領域的技術人員改進該最接近現有技術并獲得要求保護的發明”的啟示往往邏輯上并不緊密關聯，雖然在頁面上二者往往印刷在一起。

另外，審查員作為鮮活的人，盡管他在審查過程中有意識地減少主觀因素的影響，但卻不可避免地帶著他的主觀能動性，使得他所假想的“本領域普通技術人員”原生地帶著某種程度的創造力。實際上，審查員在特定技術領域的水準越高，他所假想的“本領域普通技術人員”對創造性的判斷標準往往越高。

綜上所述，可以看出在從發明所要實際解決的技術問題的角度出發來分析創造性的時候，很可能增強了而不是降低了審查員原本就天然帶有的主觀性，從而降低了客觀性。反而是從發明的技術效果角度出發，可能會比技術問題的角度更客觀一些。

這里還需要說明的是，不管是從發明所實際解決的技術問題的角度，還是從發明的技術效果的角度，兩條路徑的目的，都是去分析是否給出啟示，使得本領域的技術人員有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。由于本領域技術人員沒有主觀能動性，因此即使面對所述技術問題，在沒有這種啟示的情況下，本領域的技術人員也沒有動機去改進現有技術。

六、結 論

因此，筆者竊以為，《專利審查指南》（2010版）現在的規定默許了機械化的本領域普通技術人員的主觀能動性，實際上暗含地賦予了機械化的人以創造能力，至少是一定程度上的創造能力（認識甚至分析“發明實際解決的技術問題”），從而有可能導致審查過程中的主觀因素的增加。另外，《專利審查指南》（2010版）中的這種暗含的賦予，無形之中降低了從現有技術到發明申請的從無到有的創造過程中最重要的一環——對問題的認知——的難度，從而可能導致低估發明的創造性。

筆者竊以為，或許規定成如下會更客觀一些：“在該步驟中，要從最接近的現有技術和發明的技術效果或由發明的技術效果所確定的實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以實現基本相同或相似的技術效果的啟示。”

如此，使審查員的審查過程側重于在待審的發明之前，在完全不考慮待審發明的教導的情況下，對比文件是否給出啟示來修改最接近的現有技術。這啟示可以是基于發明的技術效果，或者可以基于由發明的技術效果而分析得到發明所實際解決的技術問題。但是，或許還應當明確：有啟示才有動機，無啟示則一般無動機。