淺論發明專利審查意見通知書的答復

呂青林+金善科

發明實質審查過程中，申請人須在規定的時間內對審查意見通知書進行答復，提交意見陳述書。在意見陳述書中，申請人可以對不認同的審查意見進行爭辯，指出審查意見的欠妥之處，陳述自己的意見。可以說，意見陳述書是申請人向審查員除專利申請說明書之外又一揭示專利申請的技術背景、技術內涵和技術價值的重要途徑。

一、答復審查意見通知書常見問題

1.文本提交錯誤

例如，將某些專利申請的意見陳述書和修改替換頁交錯交混。

2.無意見陳述書或無實質性內容

例如，無意見陳述書，或雖提交意見陳述書，但在意見陳述書中僅僅陳述了修改方式或修改位置。

3.答非所問

例如，針對權利要求保護范圍不清楚的審查意見，給出了權利要求具備創造性的意見陳述。

4.“無的放矢”，重點不突出

有些申請人不對審查意見通知書進行認真閱讀分析，雖然陳述了很多意見，但始終沒有抓住問題的本質，沒有對核心問題提出自己的意見。還有的申請人，能抓住問題的本質，也對核心問題陳述了自己的意見，但其有一個錯誤的思想，認為陳述的內容越多越有說服力，越能被審查員接受。在這種錯誤思想的影響下，不管是主要問題還是次要問題，申請人都面面俱到，平均發力，一一陳述意見進行爭辯，沒有突出重點，沖淡了申請人對主要問題的意見陳述在審查員心中的分量。

二、答復審查意見陳述書技巧淺析

對于權利要求的保護范圍不清楚，或沒以說明書為依據，及獨立權利要求缺少解決技術問題的必要技術特征等，這些審查意見比較容易答復。申請人站在本領域技術人員的角度，如果認為審查員的審查意見正確，就作出相應修改以克服相應缺陷，若申請人不接受審查意見，應陳述有關意見，給出不接受的理由。對于權利要求不具備新穎性的審查意見，申請人首先確定審查員在評述時是否采用了“單獨對比”的原則，事實認定是否正確，現有技術與發明專利申請的技術領域，所解決的技術問題、技術方案和預期效果等方面是否實質相同。只要上述條件任意一個不成立，申請人應就該不成立的條件質疑審查員的審查意見，進行權利要求具備新穎性的意見答復。對于權利要求和說明書的修改超出了原權利要求和說明書的記載范圍的審查意見，申請人應站在本領域技術人員的角度，核查修改的內容是否記載在原權利要求書和說明書中，或者是否能由原權利要求書和說明書所記載的內容直接地、毫無疑義地得到。如果有記載或者能直接、毫無疑義地得到，那么所作的修改沒有超出原權利要求和說明書的記載范圍，申請人在意見陳述書中應指出修改內容的出處或陳述為什么能直接地、毫無疑義地得到。對于說明書沒有對發明作出清楚、完整的說明，以致所屬技術領域的技術人員不能實現的審查意見，申請人首先應清楚審查員認為說明書沒有對發明作出清楚、完整的說明具體指的是哪方面的內容，然后從該內容是否清楚、完整，該內容是否是解決技術問題的必要技術手段，該內容是否為現有技術等方面進行分析、核實。如果申請人認為該內容清楚完整，不為必要技術手段和為現有技術，那么，申請人應基于這些方面進行詳細說理，給出說明書對發明作出清楚、完整的說明，所屬技術領域的技術人員能夠實現的意見陳述。

相對其他形式審查意見通知書的答復，創造性審查意見通知書的答復在整個專利審查過程中所起的作用最為重要，其經常左右著專利審查的走向。因此，創造性審查意見通知書的答復是個重點，同時也是個難點。下面著重對創造性審查意見通知書的答復技巧進行粗淺的討論。

（1）仔細閱讀審查意見通知書，檢查審查意見通知書中所涉及的事實、證據是否存在錯誤。審查員作為所屬技術領域的技術人員，對專利申請技術方案的理解可能沒有申請人透徹、清楚，也就是說，審查員對專利申請技術方案的理解可能存在偏差或錯誤，這可能直接導致審查員事實認定錯誤。如果審查意見通知書中存在事實認定錯誤，申請人針對此進行意見陳述，會收到事半功倍的效果。當然，除上述情況外，事實認定錯誤可能也存在于證據當中。比如，對比文件中沒有公開的事實，審查員認為公開了，或者由于審查員的疏忽，對比文件的公開日期晚于專利申請的申請日或優先權日，不能構成專利申請的現有技術。

（2）判斷要求保護的發明是否具有創造性，就是要判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，通常按照三個步驟進行：①確定最接近的現有技術；②確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；③判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。其中第三步是評判一個發明是否具備創造性的關鍵一步，也是申請人爭論的重點。首先，針對審查員給出的審查意見，申請人應從技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果等方面認真對專利申請和現有技術進行比對，看現有技術的技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果是否與專利申請存在差異。如果存在差異，要著重研究這種差異是否導致專利申請相對于現有技術是否是顯而易見的。其次，針對審查員給出的審查意見，申請人應仔細研讀權利要求相對于最接近現有技術的區別特征，查看審查員在評述區別特征時，是否割裂了區別特征之間的聯系，孤立地考慮各個特征所起的作用，而忽略了區別特征作為整體所起的作用。如果是，申請人應著力陳述區別特征整體所起的作用，所解決的技術問題以及達到的技術效果。最后，針對審查員給出的審查意見，著重查看區別特征是否被其他現有技術公開，是部分公開還是全部公開。如果公開了，要著重查看區別特征在其他現有技術中所起的作用，是否與其在本專利申請中所起的作用相同。如果不相同，要著重陳述所起的作用不同，導致本領域技術人員沒有動機將其他現有技術中公開的技術特征，應用于最接近現有技術中以解決其存在的技術問題。對于沒被其他現有技術公開而被審查員認定為公知常識的技術特征，申請人應仔細核實該沒被公開的技術特征是否為公知常識。技術特征是否為公知常識與該技術特征的應用領域直接相關，有些特征在某些領域為公知常識，但在某些領域的應用卻不是公知常識。另外，多個公知常識的結合可能會帶來新的技術效果，解決了新的技術問題，也就是說，多個公知常識的結合不一定還是公知常識。對于這些，申請人在答復審查意見通知書時都應該注意。

一份質量上乘的意見陳述書是審查員對發明專利申請作出客觀、公正審查的一個有力保證。申請人應站在所屬技術領域的技術人員的角度，基于客觀事實，結合文中所提及的答復技巧認真分析審查意見通知書，依法作出有理有據的意見陳述，為自己的權益進行合理爭辯。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2010.

[2]薛晨光.答復發明專利審查意見通知書有門道[J].中國發明與專利，2007（8）.endprint