發明專利的繼續審查

張一文

摘 要：發明專利的繼續審查，需要考慮申請人的意見陳述和/或對申請文件作出的修改，與申請人進行有效溝通。本文結合審查實踐，從如何有效溝通的角度出發對如何做好繼續審查，以促進審查質量提升作出探討。

關鍵詞：繼續審查；意見陳述；有效溝通

一、引言

發明專利的繼續審查中，審查員需要在考慮申請人的意見陳述和/或對申請文件作出的修改[1]。由于審查主要采取書面溝通的形式，容易出現溝通不暢的問題，如果不能與申請人進行有效溝通，將會導致審查周期延長，甚至影響最終的審查結論。

二、正確理解是溝通的基礎

對于申請人的意見陳述和/或對申請文件作出的修改，需要站位本領域技術人員，準確把握。具體地，需要明確申請和對比文件的技術方案是什么，意見陳述中對哪些方面進行了質疑等，對于申請人的意見陳述，還要具備較強的語言文字理解能力。

以某案為例，申請人在答復審查意見通知書時，在權利要求1中增加了“芯片適用于直接焊接至該第一導體柱”，并認為“申請中第一導體柱直接與芯片連接，導體柱上再配置其它構件，將失去通過凹陷暴露出導體柱的頂部與側部增加三維焊接面積的目的”，“對比文件1中需要通過olderbumps才可與ICchip100連接”，對比文件2中“需要通過焊料10f才可與電路基板18連接”，從而權利要求1具備創造性。審查員認為權利要求1中的“直接焊接”就是通過焊料凸塊焊接，同時認為對比文件2中的芯片需要通過中間板18實現基板的連接，中間板18即相當于申請人所述的“其它構件”，由于權利要求1中是“直接焊接”，而對比文件2中需要“其它構件”，修改后的權利要求具備創造性，在此基礎上擬進行授權。然而本領域中“直接焊接”與“通過焊料凸塊焊接”二者并不能等同，進一步分析發現，發明中芯片是通過焊料凸塊57與導電柱連接，并不是直接焊接至第一導體柱，修改存在超范圍的問題。同時申請人認為申請的導體柱上不需要“其它構件”，而“對比文件1中需要通過olderbumps才可與ICchip100連接”，對比文件2中“需要通過焊料10f才可與電路基板18連接”，可知，申請人的本意是將對比文件1和對比文件2中的“olderbumps”、“焊料10f”與“其它構件”相對應，審查員將“中間板18”與“其它構件”對應是不正確的。產生上述問題的原因在于，審查員沒有站位本領域技術人員，對技術方案理解有誤，同時在語言文字的理解上也存在偏差。

三、溝通方式決定有效性

繼續審查中，通常需要發出駁回決定或發出再次審查意見通知書，其中既涉及到審查意見的撰寫，也需要對申請人的意見陳述進行回復，應注意采取恰當的溝通方式，以實現審查員與申請人之間的有效溝通。

1.目的明確

撰寫審查意見時要做到目的明確，以正確引導申請人。例如，審查中可能涉及到假設評述，但假設評述的目的是節約程序，脫離了該目的進行假設評述是沒有意義的，同時假設評述的前提應該是假設后的技術方案不超范圍，如果超范圍，假設評述不僅沒有意義，還可能誤導申請人朝著錯誤的方向修改申請文件。

2.針對性地回復申請人的意見

由于案情的不同，申請人意見陳述的關注點也會不同，因此對意見陳述的回復需要根據實際情況，針對性地進行回復。

針對性地進行回復需要充分說理，以回應申請人的質疑。例如申請人質疑某特征在對比文件中未公開，回復時不能僅僅重復審查意見，也不能僅僅給出某特征已經被公開的結論，而是應詳細對比文件分析為什么公開了該特征。

一種情況是申請人對專利法規缺乏了解，在意見陳述中僅重復說明書中的內容或者僅強調申請人發明創造的艱苦程度、獲獎情況等，這樣的意見陳述脫離了專利審查的標準，如果在回復時首先向申請人說明創造性的定義和評價標準，然后向申請人解釋清楚發明為什么不具備創造性，則有利于申請人理解和接受。

另一種情況是申請人的意見陳述段落較多，篇幅較長，各個段落之間往往存在聯系，這時需要對意見陳述從整體上把握，明確申請人的意見陳述主要分哪幾個方面，具體到每一個方面，明確申請人要表達的中心思想是什么，圍繞中心思想如何論述以及論述時給出的具體理由。

四、案例分析

以某案為例，其包括第一組權利要求1-3和第二組權利要求4-7。第一次審查意見通知書中指出：權利要求1得不到說明書的支持；權利要求4相對于對比文件1和公知常識的結合不具備創造性。申請人答復時，未修改權利要求1，在權利要求4中補入了新的技術特征，申請人認為修改后的權利要求4-7具備創造性，權利要求1能得到說明書的支持并陳述了意見。具體地，申請人認為權利要求4與對比文件1存在區別特征（1）、（2）、（3），對比文件2也未公開該區別特征，也未給出結合啟示。

分析后可知，權利要求1仍然得不到說明書的支持，對比文件1公開了申請人所述的區別特征（2），申請人所述的區別特征（3）在權利要求4中未體現，因此權利要求4與對比文件1僅存在區別特征（1），目前的證據不能評述權利要求4的創造性。審查員補充檢索得到對比文件2，其公開了區別特征（1）并給出了與對比文件1結合的啟示，同時公開了區別特征（3），即使將特征（3）補入權利要求4，對比文件2也給出了與對比文件1結合的啟示。

基于以上分析，應發出第二次審查意見通知書，指出：權利要求1得不到支持；權利要求4相對于對比文件1和對比文件2的結合不具備創造性。而意見陳述包括兩個方面，即1.權利要求1能得到說明書支持；2.權利要求4具備創造性。因此需要從這兩個方面進行回復。具體到第2點，應從整體上論述權利要求4為何不具備創造性，其中應詳細分析對比文件1為何公開了所述的區別特征（2），同時說明申請人所述的區別（3）在權利要求4中未體現，最終給出權利要求4不具備創造性的結論。為了節約程序，對于特征（3），可考慮其補入權利要求4中是否導致超范圍，如果超范圍，則一并指出，如果不存在超范圍的，則進行假設評述。以上繼續審查的過程，體現了與申請人的有效溝通。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南.北京：知識產權出版社，2010.