企業破產中的知識產權許可合同處理方法研究

徐家力

摘要：平衡各方利益為解決企業破產中的知識產權許可合同問題提供了理論支點。實踐中，傳統的待履行合同方法因未能顧及知識產權的特性而難以有效解決這一問題。美國允許被許可人在許可人破產、破產管理人拒絕履行合同時繼續使用知識產權，而對被許可人破產時破產管理人能否承擔知識產權許可合同義務有“假設性測試”“真實性測試”“字面含義測試”三種解決方法的爭議。借鑒國外經驗，結合我國實際情況，我國應在破產法司法解釋或相關法規中構建企業破產中的知識產權許可合同法律制度。

關鍵詞：企業破產；知識產權許可合同；法律制度

中圖分類號：D923.4文獻標識碼：A文章編號：1003-0751（2017）05-0048-09

知識產權許可的重要性與日俱增。宏觀上，法律為了推動科技創新而賦予權利人對智力成果的專屬壟斷權，也為了促進技術資訊流通而對權利人施以公開權利的壓力，知識產權許可制度因此備受關注。微觀上，知識產權許可制度在許可人與被許可人之間架起一座橋梁，使被許可人可以選擇合適的智力成果，也使不擅長商業運作的發明人、創造人可以成功地推銷自己的創新成果，將知識產權轉化為生產力。當事人簽訂知識產權許可合同面臨諸多風險，其中之一是一方當事人破產會直接影響雙方的權利義務。妥善處理作為高新技術產業重要發展工具的知識產權許可合同，對產業主體及產業鏈上下游的發展都意義深遠。本文直面企業破產中的知識產權許可合同處理問題，通過剖析合同性質、檢討傳統待履行合同解決方法、揚棄美國相關法律制度，為完善我國知識產權許可合同法律制度提供建議。

一、知識產權法與破產法關于知識產權許可的

相容與沖突知識產權法與破產法氣質與精神的貫通，使得二者之間矛盾的解決有了理論支撐和基本抓手。平衡各方利益是知識產權法和破產法都欲實現的目標，社會整體利益憑借各方權益的協調得以最終實現。正如博登海默所言：“法學家所必須干的是認識這樣一個問題，并意識到這個問題是以這樣一種形式向他提出的，即盡可能保護所有的社會利益，并維持這些利益之間的、與保護所有利益相一致的某種平衡或協調。”①

1.知識產權法與破產法的相容

保護創新和維護市場活力處于知識產權法律版圖的兩端。正是由于智力成果的創造者與運用者之間、個人與公眾之間存在利益博弈，需要利益平衡，才產生了知識產權法律制度。自知識產權法律制度建立以來，利益平衡一直是其追求的價值目標，知識產權法的諸多原則和具體規則都體現出協調和解決知識產權人與社會公眾之間利益沖突的思路。各國知識產權法一般都明確規定權利人可以排他性地實現精神利益和財產利益，這種合法壟斷“為權利人提供了最經濟、最有效和最持久的創新激勵動力，保證了科技創新活動在新的高度上不斷向前發展”②。

但是，法律不會允許某項知識產權永續存在，也不會對公眾獲得已經公開的知識產權設置障礙。為了實現兼顧保障知識創造者權益與推動社會文明進步的目標，就要對知識產權人的權利進行一定限制。比如，我國《著作權法》第16條、第22條關于合理使用的規定使得符合條件的學校、檔案館、美術館等機構，可以不經著作權人許可、不向其支付報酬而使用其作品，使用時只需標明作者姓名、作品名稱等。

破產程序中多方利益主體的參與決定了必然出現利益分歧，破產法的使命便是找到各方都能同意的利益平衡點。比如，美國1978年修訂的破產法典就是“通過平衡股東在陷入困境企業重整中的經濟利益，為債務人和債權人提供博弈的平臺。它的通過得到了幾乎各方——金融界、無擔保債權人協會、股東會、破產法官們——一致的積極擁護”③。從歷史視角觀察，早期的破產法一直以保護債權人利益為中心，使企業破產不僅不能免責，還如盜竊一樣可恥，破產刑事化的傾向明顯。只是到了近代，由于信用制度的建立、公眾的破產恥辱觀淡化等影響，破產法才有了兼顧債權人利益與債務人利益的轉變，如允許債務人通過重整程序恢復經營能力等。現代破產法秉承目標多元化的發展理念，在協調債權人之間、債權人與債務人之間利益的同時兼顧企業職工和社會利益維護。從經濟學視角看，“債權人可得到的財產越多，企業家活動的風險就越大；債權人可得到的財產越少，其利息率就越高”④。破產法的出現正是為了平衡當事人的交易成本，在當事人之間建立一種合理分配收益與風險的機制。

2.知識產權法與破產法的沖突

知識產權法與破產法沖突的焦點是對契約自由的態度不同。“契約的設立是為了追求權利的實現，是人類欲望的物化狀態和證明工具。”⑤為了使市場主體充分發揮主觀能動性，使其正當訴求得以實現，契約自由原則應運而生。⑥近代以來，隨著周期性經濟危機導致的資源分配不公平等社會問題不斷發生，各國法律紛紛對契約自由原則進行修正。進入新世紀以來，契約自由原則在公平交易法、侵權法、財產法等領域得到改進。⑦但是，對契約自由的反思并未在知識產權法領域引起大變化。知識產權法主要通過權利期限、權利用盡等制度限縮權利，這些制度與契約自由的關系不大。在知識產權許可合同方面，法定許可（強制許可）制度干預了知識產權許可人的自由意志，但該制度的適用條件受到嚴格限制。如我國《專利法》只規定了一般強制許可、公益強制許可和關聯強制許可三種許可措施，美國立法例中甚至沒有強制許可措施。總體而言，知識產權法以鼓勵契約自由為主，允許當事人依照合同約定自由行使權利、獲取利益。

破產法應以強行性規范為主還是以任意性規范為主的爭論到今天仍沒有定論。應當看到，破產法是以任意性規范為根基的：破產法律關系的客體是債務人的私有財產，內容是債權人和債務人的實體權利與義務；破產法的目標是保護民事主體的私有權利。但是，強行性規范在破產法中也有較大存在空間。有學者就認為：“民事訴訟法、強制執行法及破產法，即是此種通過‘公力救濟以確定私權及實現私權之一系列程序的法律。”⑧破產法的強行性色彩表現在破產機構的組織設置和權力配置、破產財產分配順序設置以及對破產和解表決程序的限制等方面，在對締約自由、合同內容、合同履行的限制等方面也有所體現。破產程序中債務人的行為能力受到限制，只能由破產管理人代其與相對方締結合約。如我國《企業破產法》第42條規定，清算程序中新締結合同只能是為了債務人繼續營業而支付勞動報酬和社會保險費用以及由此產生的其他債務。破產程序開始后，“債權人向債務人提出的任何形式的請求清償債務的行為都必須自動歸于停止”⑨，債務人不能再對個別債權人偏頗清償，當事人變更合同內容的行為也被法律禁止。我國《企業破產法》還剝奪了債權人對合同的履行抗辯權和解除權，債權人只能申報債權，等待最后的財產分配。

二、企業破產中的知識產權許可合同

處理實踐及其評價在企業破產中的知識產權許可合同處理實踐中，破產法與知識產權法的沖突表現得愈發明顯。如果依據知識產權法對合同當事人的意志不予干涉，會導致債權人爭先恐后地實現合同目的，出現類似于銀行擠兌的現象，這對進入破產程序的債務人而言無異于雪上加霜。如果按照破產法對知識產權許可合同當事人施加過多影響，又與知識產權法鼓勵創新、促進智力成果傳播的精神相悖。為了解決企業破產中的知識產權許可合同處理難題，待履行合同方法應運而生。

1.企業破產中的知識產權許可合同的性質

知識產權許可合同在美國破產法上屬于待履行合同，適用待履行合同的相關規定。⑩美國自1938年《錢德勒法案》（Chandler Act）至1978年《破產法》（Bankruptcy Act，即美國現行破產法典），經過近半個世紀的發展，待履行合同制度從兩段文字發展為長達幾頁的詳盡描述。目前，國際上雖然還沒有法典明文定義待履行合同，但大體而言，待履行合同可以界定為一種合同雙方的義務均未完全履行完畢的合同。實踐中一般援引康特里曼測試（Countryman Test，又稱實質性違約測試）來判定待履行合同。根據康特里曼教授的解釋：當合同雙方尚未履行或尚未完全履行合同義務且一方尚未履行或尚未完全履行的義務會對他方造成重大實質性損害時，該合同為待履行合同。反之，如果一個合同的次要義務沒有被履行，則當事人的違約并不構成實質性違約，該合同不屬于待履行合同。

那么，知識產權許可合同是否屬于待履行合同呢？讓我們套用康特里曼測試來判定。實踐中，知識產權許可合同雙方經常都有一些尚未履行完畢的義務，這些義務是否屬于實質性義務有待商榷。比如，不能僅僅因為一方沒有支付知識產權許可費用，就判定其行為屬于實質性違反合同，從而判定該許可合同構成待履行合同。應當看到，待履行合同的著重點不是已經確定的義務的履行，而是持續性義務的存續。換句話說，如果許可人不去起訴被許可人違反的合同義務是一項獨立的義務，被許可人違反該義務就構成實質性違約。因此，含有許可人不得起訴被許可人違約的條款的合同當屬待履行合同。與此類似，含有許可人允許被許可人在破產后繼續使用知識產權條款的合同，保護被許可人的知識產權免受他人損害的合同，都屬于待履行合同。

2.企業破產中的知識產權許可合同處理實踐

從實踐來看，知識產權許可方和被許可方無論哪方進入破產程序，都必然對雙方依據合同所建立的雙務契約關系帶來變化。破產管理人對于待履行合同有兩種選擇：承擔合同，拒絕履行合同。破產管理人若選擇承擔合同，必須首先對違約部分進行賠償或者提供充分擔保。破產管理人還需要考慮合同之外第三方的利益，需要補償因債務人先前違約所導致的第三方的金錢利益損失，需要為將來可以實現合同目的提供保證。破產管理人承擔合同須采取“全有或全無”的形式，即其僅能對全部合同概括承受，而不能僅享有部分合同權利或承擔部分合同義務。破產管理人一旦決定承擔待履行合同，破產程序開始前就已存續的合同便由債務人繼續履行，債權人的債權不再與其他債權按比例分配，而是作為共益債務由債務人財產隨時優先清償。待履行合同如果被破產管理人拒絕，債務人便被視為在破產程序開始前就已違反合同義務，債權人的債權隨即變為無擔保債權，進入由無擔保債權組成的“債權池”而依比例受償。不過，合同被拒絕履行并不影響債權人依據合同享有其他權利，仲裁條款的執行權、抗辯權、債權人依據合同享有的債權數額等并不隨著合同被拒絕而喪失。需要明確的是，合同的拒絕并不等于合同的終止，次級租賃人、次級被許可人等第三方主張權利和義務不因合同被拒絕而受到影響。

各國法律一般都賦予破產管理人極大的自由選擇權，其選擇繼續履行合同還是拒絕履行合同完全憑其意志，法院甚少干涉。通常情況下，只要破產管理人滿足商業判斷規則（business judgment rule），其作出的判斷便會被法院認可。商業判斷規則是存在于普通法系國家的一項基本商事規則，其核心內容是法院不會揣測由獨立的、利益不相關的董事作出的善意抉擇。換句話說，只要董事會作出的決定符合一個理性人在當時情境下的合理考慮，法院就不應干涉董事會的正常商業活動。處理待履行合同時，商業判斷規則涉及的關鍵因素有：債務人財產的成本與效益分析，破產管理人拒絕履行合同所導致的債權增加對其他普通債權的稀釋，破產管理人承擔合同后又違約所導致的潛在風險等。

3.待履行合同處理方法的評價

將企業破產中的知識產權許可合同視為待履行合同的做法較好地調和了破產法與知識產權法的矛盾。這種處理方法遵循利益平衡原則，充分考慮到了債權人與債務人的利益，在適度限制合同相對方意志的同時對債務人課以必要的義務，對契約自由作了另外一種意義上的修正。具體而言，破產管理人可以比較自由地選擇通過承擔合同來實現破產程序的目的，而不受債權人行使不安抗辯權和先履行抗辯權的干擾。同時，破產管理人的這項權利只有在補救已經存在的違約行為并提供充分擔保后才能行使，而且，其一旦決定繼續履行合同，債權人的請求權即被識別為共益債權而處于優先清償的地位。此外，破產管理人繼續履行合同的決定要受商業判斷規則約束，可以被法院推翻。由于知識產權法律關系客體的特殊性，新問題隨之產生。

一個問題是：在債務人是知識產權許可人的情形下，如果允許許可人任意解除許可合同，那么，由于知識產權一般無法在短時間內被取代，即使找到替代方法也會面臨復雜的爭論，這有可能極大地打擊被許可人利用智力成果進行事業投資的積極性，甚至使被許可人經過艱辛努力發展起來的產業付之一炬。被許可人不能合法使用知識產權的損失是金錢難以補償的，即使破產程序中有對被許可人進行補償的安排，被許可人所得到的也不過是一種無擔保債權，該債權的實現劣后于優先債權，被許可人需要與其他同等級的債權人分享債務人財產。1985年路博潤公司訴里士滿修整器公司一案將待履行合同方法的缺陷體現得淋漓盡致。該案中，里士滿修整器公司在破產前曾許可路博潤公司一項非排他性的金屬涂層專利使用權，里士滿修整器公司進入重整程序后擬在重整計劃中寫入拒絕履行專利許可合同的條款，以便可以將金融涂層專利再次出售獲得更好收益，法院雖意識到里士滿修整器公司拒絕履行合同會給相對方帶來巨大負擔，但里士滿修整器公司的重整計劃因符合商業判斷規則且沒有證據顯示該公司濫用自由裁量權而得以順利通過。

另一個問題是：在債務人是知識產權被許可人的情形下，對于被許可人已經付清全部許可費的獨占許可，許可人一般無權禁止破產管理人轉讓許可合同項下的權利和義務；但對于非獨占許可，當事人預先在許可合同中達成的禁止或限制合同在企業破產時被轉讓的條款并不能得到強制執行，破產管理人提供履約擔保后擁有移轉許可合同的權利；于是，債務人便可以在破產管理人承擔許可合同后，將知識產權移轉至第三方以換取高額利益。更大的問題是，如果第三方恰巧與原許可人有競爭關系，則許可人的利益實現將會非常困難。比如，一項允許債務人獨家制造原許可人產品的專利權如果落到其產品與原許可人產品具有替代關系的廠家手中，該廠家就可以選擇停止生產原許可人的產品，通過減小商品彈性的方法使自身產品銷量和收入增加，從而達到打擊競爭者的目的。

三、國外處理企業破產中知識產權許可合同的經驗

將企業破產中的知識產權許可合同作為待履行合同予以處理會引發諸多問題。我們需要結合企業破產中知識產權許可合同的特性，重新思考處理方法。下文以美國法院的處理態度為例，分別對許可人、被許可人破產情形下的知識產權許可合同處理方法進行分析。

1.許可人破產時的知識產權許可合同處理方法

在破產法規制下，債務人為了盡可能減少負債而與貸款人、原材料供應商、企業工會等主體之間存在非常大的矛盾。在債務人擁有知識產權的情況下，這種矛盾尤其復雜——被許可人不僅被迫接受遠低于債權數額的清償，而且可能面臨路博潤公司訴里士滿修整器公司案中被許可人所面臨的投資蕩然無存的風險，甚至遭遇緊隨許可人進入破產程序、陷入破產泥沼的厄運。考慮到這一點，美國法院縝密考量知識產權的特性并考慮各方利益后探索到的處理方法值得我們借鑒。

在相關利益團體的推動下，美國早在1988年就制定了《知識產權破產保護法》（Intellectual Property Bankruptcy Protection Act），該法后來被納入美國《破產法》第365（n）條，作為破產法處理待履行合同的例外方法，旨在通過限制知識產權許可人的權利，達到鼓勵知識產權投資，保護投入研發資本、貢獻市場營銷技能的被許可人的目的。根據美國《破產法》，當知識產權許可人進入破產程序、破產管理人選擇繼續履行許可合同時，被許可人有兩種方法可資應對：一是接受破產管理人拒絕履行合同的決定；二是在授權期內繼續使用破產案件開始前就已存在的知識產權，并負擔相應的義務。換句話說：被許可人可以選擇接受債務人不再履行知識產權許可合同的決定，此時許可合同視為終止，被許可人不再擁有繼續使用知識產權的權利，但可以與普通無擔保債權人一樣對債務人享有損害賠償請求權等其他權利；被許可人也可以選擇保留知識產權，此時破產管理人即使拒絕履行合同也無濟于事，被許可人仍然有權繼續合法使用該知識產權。允許被許可人在許可人破產時否定債務人拒絕履行知識產權許可合同的意志顯然是對被許可人權利的傾斜保護，這種保護也體現在細微的層次上。比如，債務人雖然拒絕履行知識產權許可合同，但其始終受到合同中保密條款的約束，在獨占許可的情況下不能再將知識產權許可他人，以便被許可人不受打擾地繼續使用知識產權獲益。被許可人選擇繼續承擔合同的范圍及于任何附屬合同，如源代碼托管合同。

為了不加重債務人的負擔，美國《破產法》還框定了知識產權許可合同中被許可人的權利邊界，施以時間、對價、權利等方面的多重限制。第一重限制是時間要求。被許可人只能在原許可合同設立的許可期限內繼續使用知識產權。第二重限制是給付對價的要求。被許可人應當按照原合同要求繼續支付知識產權許可費。不管如何稱謂，只要是為了使用知識產權而支付的費用都應屬于許可費的范疇。比如，普萊斯·弗萊斯一案中，一項生產專利許可合同區分了使用知識產權的獨占許可使用費與按照銷售額支付給許可人的提成，被許可人在債務人破產并拒絕履行合同后選擇繼續履行合同，并主張其僅需再支付債務人提成費而不再支付固定數額的許可費，法院審理后認為債務人應當得到包括被許可人為保留知識產權而支付的費用在內的所有費用，并因此駁回了被許可人的訴求。第三重限制是放棄權利的要求。被許可人需要放棄抵銷權和對債務人共益債務的訴求權。一般情況下，債權人可以向破產管理人主張其在破產申請被受理前對債務人所欠的債務予以抵銷，但在存在知識產權許可合同的情形下不得主張抵銷權，以免引發被許可人為了獲得實質上的更多清償而要求債權人繼續履行合同的道德風險，造成類似于個別清償的結果，進而減少其他債權人獲得清償的比例。與此類似的是被許可人對共益債務的訴求。相較于因拒絕履行合同而獲得的普通無擔保債權人地位，被許可人在繼續履行合同的過程中處于可以隨時清償共益債務的優先地位。只有在抽離抵銷權和共益債務的誘惑之后，才能看出被許可人的真實意圖。如果被許可人選擇履行合同，說明被許可人的確是為了實現合同的經濟效益與社會效益，這正是美國《破產法》設置被許可人權利邊界的本意與初衷。

具有爭議的是，美國《破產法》規定被許可人只能保有破產程序開始前存在于知識產權許可合同中的知識產權。在美國，知識產權許可合同中寫入“未來改進”條款的現象非常普遍，如果限制被許可人獲得更新后的知識產權，則潛在的被許可人很可能不愿獲得某項知識產權許可，該知識產權許可人也會在與眾多提供相似智力成果的許可人的競爭中落敗。鑒于此，在知識產權許可人進入破產程序的情形下，美國《破產法》第365條排除了知識產權許可合同中“未來改進”條款的效力。從立法背景看，限制被許可人獲得更新權利的理由有兩個。其一，為了鼓勵債務人繼續研發知識產權而不為破產申請前所擬訂的合同條款所累。通過赦免破產程序之前的債務，為債務人提供重新發展的機會。其二，為了保證債務人不會有積極履行合同的行為。待履行合同的設計是為了體現“除非破產管理人同意，不能要求債務人有履行合同的積極行為”的思想。即使法律允許被許可人繼續享有知識產權，債務人也只是被動地接受金錢給付，消極地同意知識產權暫時歸屬被許可人。正因為此，立法才將被許可人可以繼續使用的知識產權局限在債務人破產申請前合同列明的范疇，無須債務人再主動提供技術更新。迄今為止，美國只有一個案例涉及“未來改進”條款在破產程序中的效力問題，該案中法院判決“未來改進”條款在破產程序中不具有強制執行力。

但是，將“未來改進”條款排除在債務人的義務范圍之外會引發新的不公平。當今世界，科技飛速發展，如軟件領域就不斷更新已有版本以增加用戶體驗，也會陸續發出補丁以解決技術漏洞問題。從這個角度看，無法獲得知識產權修改或改進技術的被許可人所掌控的知識產權將大幅度貶值。尤其是當一項知識產權的開發接近尾聲，如軟件處于后期調試、電影正在包裝剪輯、小說連載至最終的高潮部分時，如果知識產權許可人此時進入破產程序，那么缺少關鍵部分的知識產權對被許可人來講只是“雞肋”，被許可人繼續承擔合同不會獲得完全的經濟利益，其放棄合同又會使前期投資和期待利益落空。有學者就尖銳地指出：“被許可人無法獲得技術更新，使得通過艱苦談判得來的被許可人繼續享有知識產權既得利益的勝利變得華而不實。”

一刀切式地禁止知識產權許可合同中寫入“未來改進”的剛性條款顯得過于絕對，至少在企業重整程序中，要求債務人向被許可人提供其自愿改進的知識產權，這不會對債務人的資金和產業造成實質性的、無法估量的負擔。畢竟，與清算程序中債務人（即發明者）面臨財產待分配的命運相比，重整程序中債務人的各組成部門相對完整，其改進知識產權不會耗費過多精力卻可能對被許可人帶來直接經濟利益，債務人與被許可人維持更加緊密的關系也有利于企業重新發展。如果債務人不提供力所能及的幫助，知識產權的利用將不再具有效率，最終受害的將是整個社會。因此，應當準許法院對重整程序中的債務人逐案進行成本與效益分析，在債務人幾乎不花費成本或僅履行最低限度的義務便可最大程度地惠及知識產權被許可人的情況下，要求債務人提供知識產權更新或升級。

2.被許可人破產時的知識產權許可合同處理

被許可人破產給許可人的競爭者以可乘之機。競爭者可以不經許可人同意便向亟待出售資產的債務人購買許可人知識產權項下的權利，從而使用其平時無法接觸的專利及其他知識產權；許可人將因被許可人破產而喪失對知識產權許可的控制。為了防止債務人將承擔許可合同后獲得的知識產權移轉給第三人，美國司法實務部門走向另一個極端，傾向于適用美國《破產法》第365（c）條，不僅否認債務人有移轉許可合同的權利，而且不允許其承擔許可合同，無論合同雙方此前是否達成了禁止或限制權利義務轉讓的條款。美國《破產法》第365（c）條排除了第365（f）條中禁止反轉讓條款的適用，使債務人不再有繼續履行或移轉知識產權許可合同的可能。

對于知識產權許可合同的移轉，美國學者、實務界與立法者的態度一致，即未經許可人同意，債務人不得自行移轉合同。根據美國《破產法》第365（c）條，“其他可適用的法律”是指破產法之外的法律，包括版權法、專利法、商標法以及合同法等。美國知識產權法一直傾向于保護知識產權所有者的控制力，強調不征得許可人同意，被許可人無權處置知識產權許可合同。在契約自由原則的指引下，合同法本是允許權利義務自由移轉的，但對于涉及特殊技能的個人服務合同，合同法一概采取禁止自由移轉的態度。實踐中，債務人喪失知識產權許可合同選擇權在非獨占許可的情形下最容易發生。

對于知識產權許可合同的承擔，美國《破產法》剝奪債務人繼續承擔合同權利的規定頗為人詬病。畢竟，知識產權許可合同帶來的收益可能為陷入困境的被許可人帶來復蘇的希望，債務人繼續使用許可合同也可能使債權人分配到更多債務人的財產。為了盡可能減少禁止承擔的規定對債務人造成的不利影響，美國立法者、學者與實務界圍繞《破產法》第365（c）條展開了爭論，產生了“假設性測試”“真實性測試”“字面含義測試”三種解釋方法。“假設性測試”方法不考慮債務人的真實意思，而是創造了一個期待接受知識產權許可合同移轉的假想第三方，假想債務人在承擔許可合同后存在將許可合同移轉給該第三方的機會，為了防止債務人違犯禁止向第三方移轉許可合同的法律規定而直接禁止債務人承擔合同。美國第三、第四、第九、第十一聯邦巡回區上訴法院都采用此種方法。“真實性測試”方法立足于美國破產法的立法歷史及其體系，認為是否允許債務人承擔知識產權許可合同應該征求其本意，如果債務人沒有轉讓合同的意圖，就應該允許其承擔合同。美國第一、第五聯邦巡回區上訴法院和多數地方法院采用這一方法。“字面含義測試”方法將焦點集中于對破產管理人的表述，認為一般情況下破產管理人享有的權利同時為“占有中的債務人”所享有，但在承擔知識產權許可合同的情形下，破產管理人并不包括“占有中的債務人”，因此，美國《破產法》第365（c）條所禁止的只是破產管理人對合同的承擔或轉讓，“占有中的債務人”仍然享有承擔合同的權利。“字面含義測試”方法在2005年首先由美國紐約南區破產法院采用。

“假設性測試”方法是一種文本解釋方法，簡便易行，無須追問當事人的心理狀態使得適用效果具有可預期性。這一方法對債務人的不利之處在一定程度上也可以理解，畢竟知識產權許可人卷入破產程序并非其本意，不利后果不應由其承擔。“假設性測試”方法的缺陷也很明顯。美國最高法院大法官肯尼迪就指出：“‘假設性測試方法不惜犧牲破產法的基本精神，以換取對破產法典文本的忠誠。”具體而言，“假設性測試”方法的缺陷有三點：其一，“假設性測試”方法容易被債務人規避。在有的案件中，債務人將自己的股份出售給第三方，達到向第三方間接移轉知識產權許可合同的目的。其二，“假設性測試”方法剝奪了債務人繼續使用知識產權許可合同的權利，對根本無法移轉的知識產權許可合同也是如此。許可人不僅對被許可人移轉知識產權許可合同有決定權，還對知識產權許可合同的承擔起到至關重要的作用，這將使許可人變得強勢，利益均衡局面被打破。其三，“假設性測試”方法給予知識產權許可人的保護超出其實際需要。在破產程序之外，知識產權許可人不能無端解除許可合同，一旦被許可人破產，許可人可以采取“假設性測試”方法解除許可合同，收回潛在的高價值知識產權并再次出售獲得更高利潤。法律保護知識產權許可人本無可厚非，但絕不能容忍許可人利用破產程序不當得利。近年來，“假設性測試”方法的弊端被越來越多的人認識到，相應的對策紛紛涌現。比如，美國采用“假設性測試”方法的某些地區法院允許債務人采用“無影響通過”的方法規避美國《破產法》第365（c）條的適用，使債務人對于待履行許可合同可以既不明確承擔也不明確拒絕，從而不受影響地經過破產程序。在這類案件中，不會產生繼續履行合同或解除合同等后續問題。

“真實性測試”方法與“字面含義測試”方法試圖體現破產法意旨的努力值得肯定。“真實性測試”方法較好地平衡了被許可人與許可人的利益。這一方法允許債務人使用知識產權許可合同，保護了債務人的重整利益；許可人的各項利益繼續得到維護，許可人與被許可人之間的權利義務關系與被許可人進入破產程序之前的一樣，債務人仍然要按照許可合同履行各項義務。“字面含義測試”方法代表了法院對長期以來限制沒有轉讓意圖的債務人承擔知識產權許可合同的態度過于嚴厲的反思，是法院在綜合考慮美國《破產法》第365（c）條及其宗旨后作出的選擇。不過，“真實性測試”方法與“字面含義測試”方法都偏離了法條原意，試圖對法條表述進行其他方向的解讀。由于歷史解釋、體系解釋和目的解釋的效力均低于文義解釋得出的事實，所以這兩種方法的合理性受到質疑。

四、我國知識產權許可合同法律制度完善

1.現行法律規定的缺陷

我國《著作權法》第3章、《商標法》第43條、國務院2001年頒布實施的《集成電路布圖設計保護條例》第22條規定的著作權許可合同、商標權許可合同、布圖設計專有權許可合同都屬于《合同法》規定的無名合同，在適用《合同法》總則的同時，可以參照適用《合同法》分則中的類似規定，即關于專利實施許可合同的規定（《合同法》第124條、第342條）。根據2001年《全國法院知識產權審判工作會議關于審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要》第52條第4款的規定，專利實施許可合同作為技術合同的一種，是指專利權人或者其授權的人作為讓與人許可受讓人在約定的范圍內使用專利，受讓人支付使用費所訂立的合同，具有雙務性、有償性等屬性。我國知識產權各單行立法和《合同法》對許可合同的規制集中于協議內容、存續期限、使用報酬等事項，無暇關注破產程序中許可人與被許可人的權利義務。我國《企業破產法》中沒有任何涉及知識產權的條款，實踐中需要推演和論證企業破產中知識產權許可合同的處理方法。知識產權許可合同屬于破產申請被受理前成立而債務人和對方當事人均未履行完畢的合同，可以適用《企業破產法》關于待履行合同的規定。根據我國《企業破產法》第18條的規定，破產管理人有權決定解除或者繼續履行破產申請被受理前成立而債務人和對方當事人均未履行完畢的合同，如果破產管理人選擇繼續履行合同，對方當事人可以要求破產管理人提供擔保。由此，無論是作為許可人還是作為被許可人，破產管理人對承擔知識產權許可合同都享有完全的主導權，甚至不受商業判斷規則的約束；除了要求提供擔保，對方當事人對破產管理人決定繼續履行知識產權許可合同的決定只能服從。根據我國《企業破產法》第42條、第43條、第113條的規定，因破產管理人請求對方當事人履行知識產權許可合同而產生的債務屬于共益債務，由債務人財產隨時清償，其他情形下對方當事人的損失應列入普通破產債權，劣后于勞動債權和稅收債權而得以清償。

我國對企業破產中的知識產權許可合同沒有特殊規制，面臨前述待履行合同解決方法產生的問題。一旦許可人破產，破產管理人就可能選擇終止知識產權許可合同，這種選擇使得為實施知識產權許可合同作了充分準備的被許可人所投入的必要生產設備、原材料、人力等成本因在直接損失之外而無法列入破產債權的范圍。另外，一旦被許可人破產，債務人就可能將知識產權轉讓給未經許可人同意的第三方。比如，根據2001年《全國法院知識產權審判工作會議關于審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要》第65條的規定，債務人可以通過股權出售、融資等方法間接地使第三方獲得知識產權許可合同中的權利。許可人擔憂的將不再是破產管理人拒絕履行合同后債權變為普通破產債權，而是債務人在破產管理人選擇承擔合同后可能移轉合同而導致許可人不想與之交涉的第三方獲得知識產權使用權。我國現有立法中沒有類似于美國《破產法》第365（f）條關于知識產權許可合同中禁止或限制權利義務轉讓的條款無效的規定，難以應對上述問題。

2.制度完善思路

待履行合同方法無法妥善處理企業破產中的知識產權許可合同問題，蓋因其未能結合高新產業發展的實際需求，未能把握智力成果的特性。我們需要平衡知識產權許可人和被許可人的利益，切實從二者的訴求出發，從維護社會利益的大局出發，構建我國破產程序中的知識產權許可合同法律制度。

對于許可人破產的情形，應該在待履行合同的相關法律條文下增加一個例外條款，規定當待履行合同為知識產權許可合同時，被許可人有權選擇是否繼續履行許可合同。如此，既使破產管理人可以基于許可人的利益而選擇是否繼續履行許可合同，又能保障被許可人持續擁有實施該許可合同的權利，在維護破產法為債務人提供轉機的意圖的同時，使得具有公共利益屬性的知識產權得以為社會有效利用。另外，賦予知識產權被許可人選擇權對債務人而言是法律創設的一種額外負擔，應該設法降低其對債務人造成的不利影響，約束被許可人繼續持有知識產權的權利。具體而言，被許可人只能在許可合同約定的剩余時間內，繼續保有原許可合同中約定的權利，持續給付許可合同約定的費用，不得主張抵銷權。當然，破產管理人除了要求被許可人繼續給付，不能要求其他損害賠償。至于“未來改進”條款，應該允許法院在重整程序中綜合考慮相關因素之后，要求債務人適度提供對被許可人至關重要的技術改進。首先，債務人需要向被許可人提供一定的技術更新。更新后的知識產權可能使被許可人持有的許可合同變成一紙空文，被許可人的獲利空間迅速縮小，知識的有效傳播受到阻礙。在此情形下，有必要要求債務人利用其技術和人力優勢，向被許可人提供一定的幫助。其次，要求債務人提供技術更新要權衡各種因素。法院應該考察債務人提供技術更新的成本以及技術更新是否對被許可人有重要意義等情況，在不會對債務人造成難以預期的負擔的前提下，要求債務人提供關鍵更新。最后，對被許可人的特殊對待應局限在重整程序中，不應擴散。和解程序只是為了快速了結債權債務關系，清算程序的焦點是分配債務人財產，在債務人即將破產的情形下讓其再提供改進的知識產權也不現實。

對于被許可人破產的情形，有必要強調破產管理人承擔知識產權許可合同后不得再行移轉。破產法之外的法律法規中的相關制度也可以適用于破產管理人，破產管理人可以通過股權轉讓等方法將知識產權許可合同間接移轉至第三人，從而使許可人喪失對知識產權的控制。實踐中，對于知識產權獨占許可合同在債務人一次性支付許可費后是否可以轉讓存在爭議，這加劇了權利歸屬的不穩定性，使許可人在簽訂合同時慎之又慎，從而加大了交易成本。鑒于此，我國《企業破產法》除了規定一般情況下破產管理人不得擅自移轉知識產權許可合同，還應專辟一條，規定未經許可人同意，破產管理人繼續履行許可合同后不得再行轉讓。為了避免出現美國“假設性測試”“真實性測試”“字面含義測試”三種方法的爭議，我國《企業破產法》不應限制破產管理人對知識產權許可合同的承擔。

3.具體制度設計

考慮到我國并沒有以一般知識產權關系為調整對象的“知識產權基本法”，為了兼顧各項知識產權的特性，需要通過立法明確知識產權許可合同的范圍，作為規制知識產權許可合同的前提條件。對此，修訂我國《企業破產法》，在其中增加知識產權許可合同的相關條款是最佳方法，但我國用了近20年才以《企業破產法》取代《企業破產法（試行）》，修法歷程艱難，修訂后的《企業破產法》僅施行6年有余，再行修改不切實際，納入“十二屆全國人大常委會立法規劃”的68件立法草案和立法項目中也沒有《企業破產法》。對我國《著作權法》《商標法》《專利法》等法律進行修改或許是可行路徑，但《商標法》的修改已經完成，專利實施許可的相關內容又主要在《合同法》中，因此這種設想顯然難以實施。可以考慮的路徑有兩條：一是由最高人民法院出臺司法解釋，明確破產程序中的知識產權許可合同處理方法。目前，破產法司法解釋采取對重要問題逐一發布解釋的方式，等到時機成熟時，可以考慮專門制定相關司法解釋。二是由國務院知識產權主管部門制定“知識產權許可條例”，對所有涉及知識產權許可合同的法律問題進行特別立法。

注釋

①[美]E·博登海默：《法理學：法律哲學與法律方法》，鄧正來譯，中國政法大學出版社，1999年，第148頁。②馮小青：《知識產權法前沿問題研究》，法律出版社，2004年，第46頁。③[美]哈維·米勒：《破產重整五十年（1960～2010）回溯》，張欽昱譯，《公司重整法律評論》第1卷，法律出版社，2011年，第412頁。④[美]理查德·A·波斯納：《法律的經濟分析》，蔣兆康等譯，中國大百科全書出版社，1997年，第523頁。⑤劉云山：《傳統中國契約權利形態三論》，《西南民族大學學報》2006年第7期。⑥參見李永軍：《合同法》，法律出版社，2004年，“序言”第1頁。⑦參見蘇永欽：《走入新世紀的私法自治》，中國政法大學出版社，2002年，“自序”第3頁。⑧李顯鋒、彭夫：《論專利普通許可權的法律性質》，《廣西大學學報》（哲學社會科學版）2016年第3期。⑨付翠英：《破產法比較研究》，中國人民公安大學出版社，2004年，第303頁。⑩Executory Contract有多種中文譯名，如“有效合同”“尚待執行的合同”“進行中雙務契約”等（參見蘭曉為：《破產法上的待履行合同研究》，人民法院出版社，2012年，第2—3頁），本文將其譯為“待履行合同”。參見[美]大衛·G·愛潑斯坦等：《美國破產法》，韓長印等譯，中國政法大學出版社，2003年，第227頁。另有一些判例采用“功能性測試”方法判斷合同的性質：當一項合同被破產管理人拒絕履行是由于該合同對債務人構成負擔時，該合同即為待履行合同。需要說明的是，“功能性測試”方法比較靈活，需要結合個案情況具體裁斷。In re La Electronica， Inc.， 995 F.2d 320， 322 n. 3 （1st Cir. 1993）； In re Jolly， 574 F. 2d 349 （6th Cir. 1978）.See Vern Countryman， Executory Contracts in Bankruptcy： Part I， 57 ， Minn. Law Rev. 439， 460 （1973）.See S. Samuel Arsht， The Business Judgment Rule Revisited， 8 Hofstra L. Rev. 93 （1979）.See Lubrizol Enterprises， Inc. v. Richmond Metal Finishers， Inc.， 756 F.2d 1043 （4th Cir. 1985）.參見董濤：《破產程序中知識產權許可協議“法律待遇”問題研究——美國的經驗及對中國的啟示》，《政治與法律》2008年第10期。美國《破產法》第365（f）條以及聯合國國際貿易法委員會制定的《破產立法指南》第二部分第139條中都有類似規定。See Intellectual Property Licenses and Bankruptcy—Has the IPLBA Thawed the "Chilling Effect" of Librizol v. Richmond Metal Finishers？， Patrick Law， 99 COM. L. J. 261 （1994）.源代碼托管合同通常出現在簽訂有關電腦軟件的契約時。See Encino Bus. Mgmt.， Inc. v. Prize Frize， Inc. （In re Prize Frize， Inc.）， 150 B.R. 456， 459-60 （B.A.P. 9th Cir. 1993）， affd， 32 F.3d 426 （9th Cir. 1994）.See Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson， Cases， Problems and Materials on Bankruptcy， 244-245 Little， Brown （2d ed. 1990）.In re Szombathy， 1996 WL 417121， at *9 （Bankr. N.D. Ill. 1996）.Kenneth N. Klee， Isaac M. Pachulski & David Fuller， The Effect of Bankruptcy on Intellectual Property Rights， SD24 ALI-ABA 69， 74 （1998）.See e.g.， Breeden v. Catron， 158 B.R. 624， 627 （Bank. E.D. Va. 1992）； In re Taylor， 103 B.R. 511， 516 （D.N.J. 1989）.這是因為與獨占許可合同中的被許可人視許可合同為一項可以轉讓的物權相比，非獨占許可合同中的被許可人更多地視許可合同為一項債權。各界對獨占許可合同的處理存在分歧，如美國1976年《著作權法》明確規定獨占許可合同可以轉讓，但美國第九聯邦巡回區上訴法院持相反觀點。See Gardner v. Nike， Inc.， 279 F. 3d 774 （9th Cir. 2002）.In re W. Elec.， Inc.， 852 F.2d 79 （3rd Cir. 1988）； In re Sunterra， 361 F. 3d at 262 n.9； In re Catapult Entmt， 165 F.3d at 747； City of Jamestown v. James Cable Partners， L.P.， 27 F.3d 534， 537， rehg dened， 38 F.3d 575 （11th Cor. 1994）.相關立法歷史參見H.R. REP. No. 96-1195， §27（b） （1980）。采用體系解釋的方法對美國《破產法》第363（c）條、第363（f）條進行比較分析后可以發現，第363（f）條要求破產管理人承擔待履行合同后才能予以轉讓，第363（c）條則將承擔、轉讓待履行合同并列，顯然，這兩個法條之間的矛盾需要調和。See Bonneville Power Admin. v. Mirant Corp. （In re Mirant Corp.）， 440 F.3d 238 （5th Cir. 2006）.占有中的債務人（debtor in possession），指經過法院的審查和許可，法院可以省卻任命破產管理人的程序而將破產企業的財產及企業經營權直接交其占有、經營的原債務人。參見李曙光：《關于新〈破產法〉起草中的幾個重要問題》，《政法論壇》2002年第3期。Statement of Kennedy， J.， N.C.P. Mktg. Group， Inc. v. BG Star Prods.， Inc.， 129 S. Ct. 1577， 1578 （2009）； On Petition for Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit， No. 08-463， decided March 23， 2009.有些法院認為股份出售或公司出售本身已達到了移轉許可合同的效果，因而判決破產管理人的此種設計無法達到規避“假設性測試”的目的。See PPG Indus.， Inc. v. Guardian Industries Corp. 597 F. 2d 1090， 1095 （6th Cir. 1979）.In re Hernandez， 287 B.R. 795 （Bankr. D. Ariz. 2002）.但是，破產管理人仍然需要概括承受知識產權許可合同的所有權利義務，債務人不履行義務構成違約。In re Aerobox Composite Structures， LLC， 373 B.R. 135 （Bank. D.N. M. 2007）； In re Adelphia Communications Corp.， 359 B.R. 65， 72 （Bank. S.D.N.Y. 2007）.參見梁慧星：《論法律解釋方法》，《比較法研究》1993年第1期。參見[日]中村真帆：《企業破產重組中的知識產權處置——以專利實施許可合同處理為例》，載錢衛清：《國有企業改革法律報告》第1卷，中信出版社，2004年，第326頁。美國《破產法》將商標權排除在知識產權范疇之外，招致眾多學者批評。限于篇幅，本文不探討破產法對商標權的特殊對待。比如，最高人民法院關于適用《中華人民共和國企業破產法》若干問題的兩個司法解釋分別是關于破產案件受理、債務人財產認定的規定。

責任編輯：鄧林

Abstract：Balancing the interests of all parties is a theoretical fulcrum to solve the conflict between the intellectual property law and the bankruptcy law. In practice， the traditional way to deal with the performance of the contract is failure to take into account the characteristics of intellectual property rights. The United States allows the licensee to use the intellectual property rights when the licensor goes bankrupt or the bankruptcy administrator refuses to perform the contract， and three being three methods of "hypothesis test"， "authenticity test" and "literal meaning test" to balance whether the bankruptcy administrator can undertake the license contract. China needs to build up the legal system of intellectual property license contract in bankruptcy law， including judicial interpretation or other regulations.

Key words：enterprise bankruptcy； license contract of intellectual property； legal system