商標先用權制度法律適用研究

薛 芳

華東政法大學，上海 200042

商標先用權制度法律適用研究

薛 芳*

華東政法大學，上海 200042

商標先用權中的“使用”只要求商標通過在先使用產生一定利益則可以獲得保護?！耙欢ㄓ绊憽钡牡赜蚍秶且欢▍^域，而不要求全國范圍內，應綜合考慮相關公眾對該商標的知曉情況、商標使用的持續時間和地理范圍等因素。應將使用范圍限制在“原使用之商品或服務”，即其繼續使用不得延伸到類似商品或服務上，但可以允許先使用人在原有地域范圍內擴大生產規模。

商標法；未注冊商標；商標先用權

新《商標法》59條第3款對商標先用權制度作出了規定。行使商標先用權有限制條件，即“有一定影響”和“在原使用范圍內繼續使用”。對于“有一定影響”要件的必要性學界中存在爭議。商標法并未對“使用”、“有一定影響”和“原使用范圍”的具體意義做出解釋，在商標先用權制度的適用中難免出現適用標準不統一的問題。

一、商標先用權制度中“使用”的含義

《商標法》第59條第3款將“在先使用”作為商標先用權構成要件之一已無爭議，但對于“使用”應如何理解仍然值得研究?！渡虡朔ā返?8條對“商標意義上的使用”作出了規定。不僅需要滿足在商品或服務上起到標識作用，更要滿足識別商品來源的目的。僅僅作為標識，但不具備識別商品或服務來源的目的的使用不構成商標法意義上的使用。由于新商標法重視“商標使用”的意義，“商標使用”的概念貫穿于商標法始終，如《商標法》第32條、49條、57條。值得研究的是第32條、49條和47條中，“使用”的意義是否需要在適用48條的基礎上進行擴張或限縮，進而為解釋商標先用權制度中的“使用”提供借鑒意義。

對此問題，司法實踐中有兩種不同的觀點。一種觀點認為，《商標法》32條規定的“惡意搶注”中的“使用”、49條第二項所指的“三年不使用”中的“使用”和57條第一項和第二項中“侵權使用”中的“使用”具有同樣的含義，都可以適用《商標法》第48條的解釋，并不需要進行擴張或限縮解釋?！渡虡朔ā返?2條禁止以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”根據《商標法》第33條和第45條的規定，在先權利人和利害關系人可以以此理由在商標審核階段提出異議或申請宣告商標無效。所以《商標法》第32條的法律效果是從根本上阻卻權利的存在，禁止他人注冊并使用惡意搶注的商標。《商標法》第49條第2款對無正當理由連續三年不使用的注冊商標，允許任何單位或者個人向商標局申請撤銷。設立此制度的目的是清除閑置商標，激活商標資源，其法律效果是商標權人自公告之日起并不溯及地喪失權利?！渡虡朔ā返?7條規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆均構成對商標專用權的侵犯，法律效果是侵權人需要承擔停止侵權、賠償損失、消除影響等法律責任。從法律效果來看，《商標法》第32條最為嚴重，本應對“使用”做較為嚴格的解釋。但由于我國實行商標注冊取得制度，在先使用人行使請求權時仍需證明“有一定影響”和他人的主觀惡意，所以為保護在先使用人和消費者，對于本條中“使用”的解釋不宜過窄，采用《商標法》48條的解釋是合理的。

另一種觀點認為，因法律效果不同，“使用”的含義在不同條文中不同。例如有學者認為，第32條規定未注冊商標的在先使用人可以通過在先使用并達到一定影響來制止他人商標搶注行為，第59條第三款商標先用權的規定類似于第32條，都為商標權人的“使用”創設了權利。而第49條的“使用”并非創設權利，而是鼓勵商標權人使用商標，激活原有商標，維持權利的原有狀態。[1]因此前者對于“使用”的標準應比后者更高，后者包括所有滿足商標權人識別商品來源的使用意圖的行為，并不局限于具體的形式，前者由于創設權利的法律效果應具備不同的構成要件。而第57條中侵犯商標權的“使用”行為既非創設權利，也非維持權利，應以妨害商標功能的正常發揮為要件。

由此可見，兩種觀點皆從法律效果和立法目的的角度對“在先使用”的含義進行解釋。筆者的觀點是，構建商標先用權制度的立法目的在于保護商標在先使用人的利益，著眼點并非在先使用的行為本身，而是強調保護基于在先使用而產生的利益。商標在使用過程中逐漸體現了區別商品和服務來源的功能，承載了一定的商譽。商標的價值本質上源于生產經營中的實際使用，商標的識別功能也僅在實際使用、商品流通環節得到體現。雖然未經過注冊程序使商標權產生絕對效力，但合法地使用后商標已經成為商譽的載體，并給產品或服務提供者帶來商業利益。此種商譽和商業利益應當被保護，不能被注冊商標專有權人剝奪。若過分強調商標注冊原則，在先使用人由于在先使用的商標與在后注冊的商標相同或者近似而喪失正常使用的權利，失去經過合法使用而積累的利益，這對其是極為不公平的。[2]因為在先使用人使用商標的時間優先于注冊時間，存在持續使用的事實狀態，而商標的基本作用只有通過使用才能實現，發揮商品和服務的識別功能，并為生產者和服務提供者累積商譽和知名度。只要商標通過在先使用產生一定利益，則在先使用人的利益可以通過先用權制度獲得保護?！笆褂谩币欢ㄊ巧虡朔ㄒ饬x上的，需要符合《商標法》第48條的規定。并且由于此條相對于原《商標法實施條例》增加了“用于識別商品來源的行為”，強調商標使用的目的性，因此需要排除非基于此目的的行為，例如品牌宣傳等行為。

二、商標先用權制度中“有一定影響”的含義

商標先用權制度中的未注冊商標在先使用的事實之外是否需要達到“有一定影響”的標準？司法實務界和理論界對這一問題仍有爭議。在《商標法》修訂前，許多法院在判決理由中持不同觀點。新《商標法》于59條第3款增加“有一定影響”作為商標先用權制度的構成要件，但對此理論界仍有分歧。

有學者認為，這一要件過度保護了注冊商標權，與設立商標先用權的立法目的背道而馳。[2]法律要尊重先使用人的勞動成果。在堅持注冊原則的情況下，也應注意到商標在先使用人和在后注冊人的利益平衡，不能對先用權人過于苛求，要求其使用的商標必須有知名度。不能以申請注冊的時間在先，對抗他人在先使用商標的事實，從而禁止該使用人在原有范圍內繼續使用該商標，侵犯在先使用人的利益。并且在司法實踐中判斷“有一定影響”的標準不清晰，是否以構成著名商標來認定“有一定影響”不無疑問。

筆者認為，規定“有一定影響”的要件不利于保護在先使用人的利益，在司法實踐中不宜嚴格解釋。首先，依據文義解釋，《商標法》59條第3款中“產生一定影響”的要求應低于13條馳名商標所要求的“為相關公眾所熟知”的要求。如果未注冊的商標影響程度已經達到馳名商標的標準，則應適用未注冊馳名商標的規定。其次，法院在認定商標是否具有“一定影響”時，可參考《商標審理標準》對原《商標法》第31條規定的解釋。當由法官依據案情綜合分析下列各項因素：相關公眾對該商標的知曉情況；商標使用的持續時間和地理范圍；該商標的任何宣傳工作的時間、方式、程度、地理范圍；其他使該商標產生一定影響的因素。有一定影響的商標是指在中國已經使用并為一定地域范圍內相關公眾所知曉的未注冊商標。產生影響的地域范圍在一定區域之內即可，而不要求全國范圍內。[3]浙江省溫州市中院在上海凱保電器有限公司等訴浙江中凱科技股份有限公司等侵害商標權糾紛案中將“有一定影響”的商標認定為在注冊前持續使用了一定時間，存在銷售和廣告宣傳的事實，而在一定范圍的相關公眾中具有知名度，可以區分商品和服務來源的商業標識。

三、商標先用權制度中“原有范圍”的含義

如何界定“原有范圍”是商標先用權制度中的核心要件。有學者提出“原有范圍”需要注意的幾個原則。一是只能在原來已經使用的商品或服務上繼續使用，不得擴大使用的類別和范圍，[3]比如，將使用范圍擴大至原先未曾使用的類似的商品和服務上。二是不得改變已經使用的商標的內容，比如構成要素中的圖形、文字、結構、顏色、書寫方式等，但以與他人注冊商標相區分為目的而進行的改動除外。三是借鑒專利法中先用權限制的規定，商標先用人只能在原有生產規模和銷售區域內使用，不可進一步拓展市場規模和使用地域，過分侵占商標權人的市場利益。

筆者認為，商標先用權制度有利于先使用人基于正當競爭而取得商業利益，但應對此進行限制，否則將過分影響注冊商標權人的權利?！霸褂梅秶钡南拗浦饕w現在地域范圍、商標標識的特定商品或服務以及生產規模。

首先，商標僅能在“原使用之商品或服務”上繼續使用，即其繼續使用不得延伸到類似商品或服務上。但對于是否應禁止在原有地域范圍之外的繼續使用，實踐中有不同的觀點。筆者認為，先用權制度是只在平衡注冊商標權人與先使用人的利益，當商標先使用人基于在先使用的事實日益擴大其使用商標的地域范圍時，消費者將產生混淆，這對注冊商標權人極為不公平。商標法保障消費者利益之立法目的將因此而受到損害。所以，原使用范圍應被限制在一定地域范圍之內。況且，商標經過使用在市場中產生“一定影響”，這種影響受到地域性的局限。因此商標先使用人有權利在該地域范圍內繼續使用原商標。

其次，筆者認為在一定地域范圍內擴大生產規模不會影響商標注冊人的權益?！秾＠ā返?9條第2項“原有范圍”包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。但是，商標權與專利權的性質不同，不同商品之間不具有直接的技術替代性，商品來源的不同僅僅是消費者考慮的因素之一，產品的質量、規格、價格、樣式等因素也決定了消費者是否會購買。所以，即使商標先用權人在原有地域范圍內擴大生產規模，并不影響注冊商標權人商品的銷售和市場份額，消費者仍有選擇權。并且，商標權人可以要求先使用人附加適當區別標識以區分不同商品，防止消費者產生混淆。若將先用權人的生產規模限制在原有規模內，則剝奪了先用權人根據市場狀況繼續發展的可能，實質上限制了正當競爭，不利于消費者根據自己的意愿選擇不同來源的商品。

[1]曹佳音.我國商標法中“商標使用”概念辨析[J].北方法學，2016(2).

[2]王蓮峰.商標先用權規則的法律適用——兼評新商標法第59條第3款[J].法治研究，2014(3).

[3]杜穎.商標先使用權解讀——《商標法》第59條第3款的理解與適用[J].中外法學，2014(5).

薛芳(1990-)，女，山東青島人，華東政法大學，2014級民商法專業碩士研究生，研究方向：民商法。

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