外觀設計專利侵權訴訟中的近似性判斷

吳曉曼

浙江工商大學法學院，浙江 杭州 310016

外觀設計專利侵權訴訟中的近似性判斷

吳曉曼

浙江工商大學法學院，浙江 杭州 310016

法院在判斷外觀設計專利近似性時，現有審理思路主要是，以一般消費者的知識水平和認知能力，根據授權外觀設計與被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷，此種判斷標準在判斷授權外觀設計的設計特征對整體視覺效果的影響時，仍然存在一定的主觀空間。可以引入現有設計與設計空間等客觀因素，剔除授權外觀設計的現有設計特征，并在考慮產品設計空間大小的基礎上，對外觀設計近似性加以客觀判斷。

外觀設計；現有設計；設計空間；近似性判斷

一、問題的提出

近年來，外觀設計專利侵權糾紛案件常被選定為典型知識產權案件，例如2013年中國法院50件典型知識產權案例中馬培德公司與陽江市邦立貿易有限公司等侵害外觀設計專利權糾紛申請再審案、2015年中國法院十大典型知識產權案件中高儀股份公司與浙江健龍衛浴有限公司侵害外觀設計專利權糾紛再審案以及2016年中國法院十大典型知識產權案件中上海晨光文具股份有限公司與得力集團有限公司等侵害外觀設計專利權糾紛案。①其中在馬培德公司與陽江市邦立貿易有限公司等侵害外觀設計專利權糾紛案中，一審與二審法院認為剪刀上的彩色圖案區別在產品正常使用時容易被普通消費者直接觀察到，對外觀設計整體視覺效果更具有影響力，剪刀上的柳釘區別屬細微差異，在正常使用時不容易被直接觀察到。而再審法院持相反觀點，認為在整體視覺效果上構成實質性差異的系剪刀上的柳釘區別，彩色圖案系額外增加的設計要素，不應對外觀設計專利侵權判斷產生實質性影響。雖然一審、二審與再審法院均根據現有法律與司法解釋規定的相同審理原則進行判斷，最終審判結果也相同，即認定被訴侵權設計不構成外觀設計專利侵權，但審判理由不同，在外觀設計的差異對于整體視覺效果影響的判斷上存在較大的主觀空間。究竟何種設計區別對外觀設計整體視覺效果更具有影響？其判斷依據是什么？如何才能對外觀設計專利近似性進行客觀合理的判斷？本文主要討論現有法院判斷外觀設計近似性的審理思路以及如何較為客觀的判斷外觀設計專利的近似性。

二、我國外觀設計專利近似性判斷的法律淵源

現有法律行政法規以及相關司法解釋對外觀設計專利近似性判斷作了有關規定，主要體現在《中華人民共和國專利法》(以下簡稱“《專利法》”)、《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱“《專利法實施細則》”)、法釋【2009】21號、法釋【2016】1號、以及國家知識產權局頒布的《專利審查指南》(2010年版)中。

(一)外觀設計專利權的保護范圍

認定被訴侵權行為人的行為是否構成侵權行為，首先應當確定外觀設計專利權的保護范圍，關于外觀設計專利權的保護范圍，應當以“表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準”，并以簡要說明加以解釋。其中簡要說明主要是外觀設計專利申請人在專利申請時寫明的產品設計要點，專利行政部門并不進行實質審查，只是經初步審查沒有發現駁回理由的，則授予外觀設計專利權。落入外觀設計專利權的保護范圍的產品，未經外觀設計專利權利人的許可，被訴侵權行為人對該產品實施受外觀設計專利權人控制的行為，包括制造、許諾銷售、銷售、進口等行為，除具備法定許可或者法定不視為外觀設計專利侵權的情形外，構成外觀設計專利侵權。

(二)外觀設計專利權近似性判斷原則

認定是否落入專利權保護范圍，需要判斷被訴侵權設計是否與授權外觀設計相同或者近似，這是審理此類案件的關鍵也是難點。《專利法》并未明確具體判斷標準，司法實踐不斷努力為外觀設計近似性判斷提供審理思路，并歸納在審理侵犯專利權糾紛案件的兩部司法解釋中，分別是法釋【2009】21號與法釋【2016】1號，形成現有的審理思路，即以一般消費者的知識水平和認知能力，“根據授權外觀設計與被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷”，這一審理思路可以概括為“整體比對、綜合判斷”原則。[1]這一審理思路是司法實踐的結果，以一般消費者的視角進行判斷，正是為了避免判斷主體受主觀因素的影響，不同于以本領域普通技術人員的視角對發明和實用新型進行判斷，因為外觀設計專利產品的主要作用在于對消費者產生視覺上的吸引力。[2]但在判斷授權外觀設計的設計特征對整體視覺效果的影響時，仍然存在一定的主觀空間，受主觀因素的影響。

三、美國外觀設計專利近似性判斷標準的新變化

他山之石，可以攻玉。美國早期法院在判斷外觀設計專利近似性時，確立的判斷標準是同時滿足普通觀察者檢測與新穎點檢測。[3]首先根據在Gorham案中確立的普通觀察者檢測，判斷是否構成實質性相似，再根據在Litton案中確立的新穎點檢測，判斷被訴侵權設計是否包含授權外觀設計的全部新穎點。同時滿足兩項檢測時，則構成近似。其中普通觀察者檢測的具體內容是，在普通觀察者看來被訴侵權設計與授權外觀設計相似到能夠欺騙觀察者，誘導他以為是授權外觀設計而購買了被訴侵權設計的程度。但單一的普通觀察者檢測并未考慮到授權外觀設計與現有設計的區別，因此應當同時符合新穎點檢測，即無論在普通觀察者看來兩者是如何的相似，被訴侵權設計應當包含授權外觀設計的全部新穎點。

但對于越新穎的外觀設計，其新穎點越多，被訴侵權設計必須包含所有的授權外觀設計的新穎點才能認定侵權，這會使擁有較多新穎點、與現有設計區別較大的外觀設計專利權難以得到有效保護，這也與專利法鼓勵與刺激人們投身于發明創造活動的立法目的不符。[4]因此，美國聯邦巡回上訴法院在Egyptian案中調整了判斷標準，認為被訴侵權設計與授權外觀設計之間相近似的程度必須依據現有設計的情況來進行判斷。②因此，現有的美國外觀設計專利近似性的判斷標準是引入現有設計的修正的普通觀察者檢測。[5]

四、影響外觀設計專利近似性判斷的客觀因素

根據現有法律與司法解釋的規定，我國外觀設計近似性判斷主觀隨意性較大。分析我國現有對外觀設計近似性“整體比對，綜合判斷”的審理思路，導致主觀判斷的原因之一是在判斷時僅局限于相同點與不同點對整體視覺效果的影響大小，而忽視了外部環境的影響?？梢砸氍F有設計與設計空間等客觀因素，以減少主觀因素的影響。

(一)現有設計對外觀設計專利近似性判斷的影響

現有設計是外觀設計專利近似性判斷首要考慮因素，否則將會擴大外觀設計專利的權利保護范圍，導致本不屬于侵權設計產品的外觀設計被認定為構成專利侵權，這與專利法鼓勵與刺激創新的立法目的不符。所以在判斷外觀設計專利近似性時首先應當引入現有設計特征，即使被訴侵權行為人未提出現有設計抗辯，法院也可以主動要求專利權人出具專利行政部門對授權外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為證據使用。因為我國對外觀設計專利的審查不同于發明專利，在授予外觀設計專利時進行形式審查即可，導致實務中存在不少原本不具備授權條件的外觀設計專利。專利評價報告實質上就是在專利侵權糾紛發生之后，由專利行政部門對授權外觀設計進行的實質性審查，用以判斷其區別于現有設計的新穎點。在進行比對時，首先應當剔除授權外觀設計的慣常設計。

(二)設計空間對外觀設計專利近似性判斷的影響

設計空間是指外觀設計者在設計產品時的自由度。設計空間的大小將會影響一般消費者對于外觀設計近似性的判斷。在國家知識產權局專利復審委員會與浙江萬豐摩輪有限公司摩托車車輪外觀設計專利無效行政糾紛案中，一審、二審與再審法院在有關外觀設計近似性判斷時，均引入了設計空間因素。③但對于產品設計空間大小的判斷存在偏差，一審與二審法院均認為摩托車車輪的外觀設計空間較小，在產品正常使用時被訴侵權設計較小的差異容易引起一般消費者的注意，對整體視覺效果產生顯著影響，不同于現有設計特征。而再審法院認為在保持摩托車車輪功能性設計不變的前提下，仍然可以對其形狀設計出區別較大的各種設計，存在較大的設計空間，因此，在產品正常使用時被訴侵權設計細微的差異不容易引起一般消費者的注意，與現有設計特征構成近似。對此，在判斷設計空間大小時，應當考慮現有設計、技術、法律、觀念等多種因素對設計空間的制約和影響。[6]設計空間的引入有助于在判斷外觀設計近似性時較為客觀的判斷授權外觀設計與被訴侵權設計的差異對產品整體視覺效果的影響。

五、結論

正如前文所訴，現有審理思路易受主觀因素的影響。筆者認為，在外觀設計專利侵權糾紛訴訟中，外觀設計專利近似性的客觀判斷方法可以分為三步，首先，通過引入現有設計，判斷授權外觀設計的新穎點；其次，根據授權外觀設計的新穎點，找出被訴侵權設計與特有設計點的相同設計特征與差異性，排除主要由設計功能決定的設計要點。最后，根據設計空間大小，以一般消費者的知識水平和認知能力比較相同點與不同點分別對外觀設計的整體視覺效果的影響大小。如果外觀設計產品設計空間較小，授權外觀設計包含較多的慣常設計，其新穎點較少時，被訴侵權設計較小的區別則對外觀設計整體視覺效果產生較大的影響，普通消費者在產品正常使用時能夠注意到該區別特征，那么被訴侵權設計與授權外觀設計不構成近似。相反，如果設計空間較小，被訴侵權設計細微的區別不足以使其產生整體視覺效果的影響，構成授權外觀設計的近似設計。

[注釋]

①最高人民法院(2013)民申字第29號民事裁定書，最高人民法院(2015)民提字第23號民事判決書，上海知識產權法院(2016)滬73民初113號民事判決書.

②See Egyptian Goddess Inc.v.Swisa，Inc.543 F.3d665(2008).

③最高人民法院(2010)行提字第5號行政判決書.

[1]張曉陽.外觀設計專利侵權判斷中的現有設計考量[N].中國知識產權報，2017-3-1.

[2]王遷.知識產權法教程[M].北京：中國人民大學出版社，2016：328.

[3]張曉都.美國外觀設計專利侵權判定標準的新變化[J].中國發明與專利，2009(4).

[4]馬云鵬.外觀設計專利侵權判斷模式的比較與選擇[J].電子知識產權，2014(3).

[5]李秀娟.外觀設計侵權判斷中的新穎點分析——以美國外觀設計新穎點測試為中心[J].電子知識產權，2014(6).

[6]梅遠.以設計空間為視角對外觀設計相近似性判斷的在思考[J].中國發明與專利，2017(1).

D923.42

：A

：2095-4379-(2017)28-0099-02

吳曉曼(1992-)，女，漢族，江西上饒人，浙江工商大學法學院，研究生在讀，研究方向：民商法學。