熟悉美國知識產權訴訟程序

李前+黃帥

在美國，原告舉證責任較小，很容易提起訴訟

從市場反饋來看，現在中國企業在美國遭遇知識產權訴訟案越來越多，并且未來這一趨勢將更加明顯。那么，了解美國知識產權訴訟體系和法律、法規顯得尤為重要。當然，這需要專業律師的指導，特別是熟悉美國市場規則的律師。飛翰律師事務所是美國最大的、專門從事知識產權的事務所，近些年幫助不少中國企業在美國進行知識產權維權。在此，本刊專訪了美國飛翰律師事務所上海代表處管理合伙人王寧玲律師，由她為中國企業提出專業意見。

專利訴訟機構有哪些？

據王寧玲介紹，在美國有3個地方可進行無效專利訴訟，分別是美國聯邦地區法院、美國國際貿易委員會（ITC）和美國專利審理與上訴委員會（PTAB）。當然，知識產權還包括商標、版權和商業機密等，其中商業機密審理一般在美國州法院，與專利訴訟受理有所不同。

在中國進行專利訴訟，專利權人的舉證責任是非常大的。也就是說，專利權人基本上要在交訴訟狀之前，就把所有的證據都拿到，同時還要把所有的賠償都弄清楚。

而在美國，啟動訴訟程序相對來說比較容易。因為在美國訴訟中有一個非常重要的證據搜集程序，進入這個程序后，法院要求雙方就相關的問題提交證據。所以，其實有很多案子在證據收集過程中，雙方對事實的了解才能夠達到一個比較詳細的地步。可以說，在美國，原告只要是盡了自己最大努力，拿到一些證據之后就可以交訴訟申請，舉證責任在最開始的時候要比在國內小很多。

現在，知識產權是很多企業用來打擊競爭對手的一個非常強有力的武器。王寧玲認為，對于那些已經進入或正準備美國市場的中國企業來說，知識產權風險控制非常關鍵。“中國企業越出色，在國際市場遭遇知識產權被告的可能性就越大。”她說。

王寧玲建議企業首先去做檢索和分析，確定自己的產品或技術在美國是否侵犯第三方專利權，特別是競爭對手的專利權。如果發現可能存在侵權，企業就要考慮提前進行規避設計。對中國企業來說還有一個利好，那就是2013年《美國發明法案》實施后，企業可以在美國專利商標局的PTAB向競爭對手的專利發起挑戰，最終可能無效掉對方專利。

知識產權法規最新趨勢如何？

隨著市場的推進，現在美國知識產權法規出現一些新趨勢。對此，王寧玲律師做了一些解釋。

第一，對于權力要求的解釋有所變化。在PTAB無效專利，用的是最寬的合理的解釋。在美國聯邦地區法院對權力要求的解釋，是根據2005年“Philips起訴AWH Corp.”案來進行的。該案對美國專利權利要求解釋的方法進行了總結，是一件具有重大影響的判決。

第二，現在有很多商業方法的專利被無效。商業方法涉及銀行、投資公司等，它們希望軟件操作方面獲得專利，目前在美國很難實現。

第三，關于可專利主題的問題。在美國，如果專利主題跟自然產物相關，比如DNA，那么很難得到授權。之前在美國最高法院有過此種案例，判定的結果是與自然產物相關專利主題無法獲得保護。這些案例直接影響了審查員的審查，因此相關專利很難在美國專利局獲得授權。

第四，美國對“專利蟑螂”（Patent Troll）開始有所限制，這對訴訟產生了很大的影響。所謂“專利蟑螂”，是指那些本身并不制造專利產品或者提供專利服務，而是從其他公司、研究機構或個體發明人手中購買專利的所有權或使用權，然后專門通過專利訴訟賺取巨額利潤的公司或團體。現在企業遇到“專利蟑螂”，可通過在PTAB無效其專利的方式對它造成打擊。

遭起訴第一反應是什么？

如果中國企業在美國遭遇知識產權起訴，第一時間該作何反應？“我認為，企業應考慮如何有效地去應訴。”王寧玲告訴記者，如果企業選擇不應訴，那么，應有非常明顯的原因，比如選擇退出美國市場。對于那些看重美國市場的企業來說，應訴是第一正確反應。“知己知彼，百戰不殆”。企業可通過熟知美國市場的專業律師來分析自身和對方的優劣勢，然后看勝算有多大。

“贏”的標準并不是將訴訟進行到底，最后非要分出勝負，而是用盡可能少的花費，獲得對企業未來商業運作影響最小的一個結果。“如果企業能夠在早期就和對方達成和解，那么，可能就是最大的贏家。因為這樣可以避免很多訴訟費用，同時也能夠保證商業運作正常進行。”王寧玲表示。

當然，和對方談判并最終勝利和解，企業必然要有能拿出手的“籌碼”。這些“籌碼”包括對自身知識產權的積累及對其強有力的保護。一些中國企業遇到訴訟時，手中缺少有效“籌碼”，唯一的“籌碼”可能是與對方談判賠償費用。“不過，當企業只有金錢上的‘籌碼時，往往就會處于比較被動的狀態。”王寧玲說。

那些專利保護做得比較到位的被訴企業，如果發現對方確實侵權，則可以在中國或美國提交反訴的訴訟。據王寧玲介紹，這種反訴對對方來說是非常有威懾力的。這其實就是一個與對方談和解非常有效的“籌碼”。

除此之外，王寧玲建議中國企業重視專利組合。企業知識產權團隊人員要與技術團隊人員，甚至市場團隊人員，一起來做專利組合規劃。專利組合最好能覆蓋競爭對手的產品，對其形成制衡作用，從而避免被起訴。

目前，在美國應訴的中國企業多是大企業，但也不是說小企業就要被動挨打。根據美國飛翰律師事務所的經驗，王寧玲認為，如果小企業擁有抗衡對方的專利，或者之前做了規避設計，其實還是有希望獲勝的。“關鍵是自己的技術或產品有核心競爭力，并且對知識產權進行高質量的保護。”她說。