境外商標(biāo)“保衛(wèi)戰(zhàn)”

文/杭東霞 編輯/丁小珊

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境外商標(biāo)“保衛(wèi)戰(zhàn)”

文/杭東霞 編輯/丁小珊

如果商標(biāo)被境外機(jī)構(gòu)搶注，企業(yè)很可能要面對(duì)巨大的經(jīng)濟(jì)損失和商譽(yù)減值。因此，“出海”企業(yè)要制定并實(shí)施完整的境外商標(biāo)注冊(cè)、維護(hù)制度，并及時(shí)、有策略地回應(yīng)商標(biāo)訴訟。

近年來(lái)，商標(biāo)搶注事件常常成為公眾關(guān)注的焦點(diǎn)，如“致中和”、“同仁堂”商標(biāo)在日本被搶注，“六必居”在加拿大被搶注，“五糧液”在韓國(guó)被搶注，“紅塔山”在菲律賓被搶注，“紅星二鍋頭”在瑞士被搶注，“大白兔”在日本、美國(guó)、菲律賓等多國(guó)被搶注，海信的英語(yǔ)商標(biāo)在德國(guó)被搶注。商標(biāo)被搶注后，我國(guó)企業(yè)無(wú)法在銷(xiāo)售國(guó)申請(qǐng)、使用自己的商標(biāo)，必須改用其他商標(biāo)。這使依靠原商標(biāo)積累的市場(chǎng)信息、客戶認(rèn)可度都無(wú)法再延續(xù)，對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)售和企業(yè)形象的損害巨大。而已在主要銷(xiāo)售國(guó)申請(qǐng)了商標(biāo)的我國(guó)企業(yè)，由于未做好日常的商標(biāo)維護(hù)工作，也越來(lái)越頻繁地遭受到銷(xiāo)售國(guó)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的商標(biāo)侵權(quán)，如“江動(dòng)”集團(tuán)商標(biāo)在馬來(lái)西亞被侵權(quán)。

這些問(wèn)題頻頻出現(xiàn)的背后，是中國(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)工作的不重視，對(duì)國(guó)際商標(biāo)法律的不熟悉。一般而言，商標(biāo)授權(quán)以注冊(cè)在先為主要原則，即在一個(gè)特定的地域內(nèi)（如一個(gè)國(guó)家），誰(shuí)先注冊(cè)誰(shuí)先享有商標(biāo)權(quán)利；與此同時(shí)，商標(biāo)的地域性保護(hù)特征又很明顯，中國(guó)企業(yè)在中國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)所獲得權(quán)利和保護(hù)并不能延展到其他國(guó)家。所以我國(guó)企業(yè)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，長(zhǎng)期持有某一商標(biāo)并不意味著可以自動(dòng)獲得出口銷(xiāo)售地的商標(biāo)保護(hù)。如果不及時(shí)在銷(xiāo)售地進(jìn)行注冊(cè)，而產(chǎn)品本身又很有競(jìng)爭(zhēng)力，部分國(guó)外機(jī)構(gòu)很可能會(huì)搶注該產(chǎn)品商標(biāo)，甚至進(jìn)一步對(duì)我國(guó)企業(yè)提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。在這種情況下，我國(guó)企業(yè)可能要花不菲的資金購(gòu)買(mǎi)原本屬于自己的資產(chǎn)，帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失和商譽(yù)減值是顯而易見(jiàn)的。

案例背景

A公司是一家從事新能源光伏組件生產(chǎn)的小型企業(yè)，德國(guó)是其主要的出口銷(xiāo)售地。A公司在銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)中經(jīng)歷了被搶注、協(xié)商談判、取回商標(biāo)權(quán)利和最終建立境外長(zhǎng)期商標(biāo)維護(hù)制度的過(guò)程，其案例十分具有借鑒意義。本文將通過(guò)對(duì)這一案例關(guān)鍵點(diǎn)的介紹，介紹如何有效的建立企業(yè)境外商標(biāo)注冊(cè)和維護(hù)制度。

A公司起家組件代加工，在組件技術(shù)和質(zhì)量雙突破后，創(chuàng)建了自主品牌，并在國(guó)內(nèi)注冊(cè)了商標(biāo)，為第九類(lèi)光伏組件。之后，隨著德國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展，A公司開(kāi)始拓展這一海外市場(chǎng)。通過(guò)幾年的努力，A公司在德國(guó)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，發(fā)展了眾多的經(jīng)銷(xiāo)商，其商標(biāo)也獲得了較高的知名度。就在一切順風(fēng)順?biāo)臅r(shí)候，A公司收到了當(dāng)?shù)胤ㄔ旱膫髌保ㄖ湟蛏嫦由虡?biāo)侵權(quán)被當(dāng)?shù)谺公司起訴，并要求A公司按照銷(xiāo)售額承擔(dān)大額賠償金。A公司開(kāi)展調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，B公司實(shí)際為A公司在當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商（C公司）的關(guān)聯(lián)企業(yè)，因此深知A公司產(chǎn)品的市場(chǎng)美譽(yù)度以及該品牌的價(jià)值。B公司搶先在當(dāng)?shù)刈?cè)的商標(biāo)，類(lèi)別完全覆蓋了A公司的銷(xiāo)售產(chǎn)品。A公司認(rèn)為，B公司的行為明顯是在惡意搶注，不符合商業(yè)慣例和公平原則，同時(shí)A公司考慮到其與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商的合作關(guān)系，故打算先與B公司協(xié)商，以說(shuō)服其撤回訴訟。

在C公司的安排下，A公司與B公司進(jìn)行了會(huì)談。談判持續(xù)了三天，但是B公司始終不同意撤訴，除非A公司與B公司簽訂商標(biāo)使用許可合同并支付商標(biāo)使用費(fèi)，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為A公司每年銷(xiāo)售額的30%。雖然A公司在談判前已經(jīng)做好了要支付一部分費(fèi)用的心理準(zhǔn)備，但是如此高額的費(fèi)用要求，將極大增加其銷(xiāo)售成本，而如果相應(yīng)提高銷(xiāo)售價(jià)格，那么A公司的產(chǎn)品將失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

A公司就商標(biāo)使用費(fèi)的比例與B公司進(jìn)行了多輪磋商，最終還是無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，談判無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行。A公司只能選擇應(yīng)訴，通過(guò)訴訟最大程度地保護(hù)自己的權(quán)利。

應(yīng)訴策略剖析

A公司首先通過(guò)訴訟技巧，爭(zhēng)取到了更長(zhǎng)的開(kāi)庭前準(zhǔn)備時(shí)間。利用這段時(shí)間，公司聘請(qǐng)了德國(guó)律師，并組織了專門(mén)的工作小組應(yīng)對(duì)該案件。

之后，A公司需要確定的是采用何種應(yīng)訴思路及目標(biāo)。根據(jù)當(dāng)時(shí)的環(huán)境判斷，A公司可以采取以下應(yīng)訴措施：最佳應(yīng)訴思路和目標(biāo)為不承認(rèn)B公司的商標(biāo)權(quán)利，并申請(qǐng)法院判定B公司的行為是不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)判定注銷(xiāo)B公司已注冊(cè)的商標(biāo)；次佳目標(biāo)為承認(rèn)B公司的商標(biāo)權(quán)利，但申請(qǐng)法院判定A公司對(duì)B公司的注冊(cè)商標(biāo)有在先使用的權(quán)利。通過(guò)談判，A公司判定B公司對(duì)于費(fèi)用的訴求非常堅(jiān)定，雙方很難通過(guò)協(xié)商達(dá)成都能接受的價(jià)格。最終，A公司決定選擇不承認(rèn)B公司商標(biāo)權(quán)利的應(yīng)訴思路。

在確定了應(yīng)訴路徑后，A公司做了大量的證據(jù)收集工作，力圖證明B公司申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的行為屬于法律禁止的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。具體而言，A公司需要用各類(lèi)材料向法官證明以下內(nèi)容：B公司申請(qǐng)注冊(cè)涉案商標(biāo)的目的是為了壟斷市場(chǎng)，并有計(jì)劃地阻礙A公司在德國(guó)的市場(chǎng)銷(xiāo)售；B公司十分了解A公司在德國(guó)使用涉案商標(biāo)的情況，同時(shí)也十分了解A公司商標(biāo)在中國(guó)及其他國(guó)家已經(jīng)獲得了注冊(cè)；B公司的注冊(cè)商標(biāo)與A公司的注冊(cè)商標(biāo)完全相同；A公司的注冊(cè)商標(biāo)在德國(guó)光伏市場(chǎng)具有較高知名度；B公司可以利用注冊(cè)商標(biāo)剝奪A公司與其他公司銷(xiāo)售合作或直銷(xiāo)的權(quán)利，從而達(dá)到B公司之關(guān)聯(lián)公司C獨(dú)家代理A公司產(chǎn)品的效果。

與此同時(shí)，A公司需要從商業(yè)和法律角度重新審視與C公司的銷(xiāo)售關(guān)系。雖然B公司與C公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)，股東也存在交叉，但是職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)并不完全相同。所以A公司無(wú)法判斷C公司在整個(gè)事件中扮演的角色。在雙方的需求強(qiáng)度方面，A公司與C公司之間的代理銷(xiāo)售合同對(duì)A公司的制約較少，A公司有較大自主權(quán)；C公司代理A公司產(chǎn)品所得的盈利基本占C公司總盈利的30%。所以A公司最后決定暫時(shí)停止向C公司供貨，但不發(fā)任何書(shū)面告知。A公司同時(shí)與C公司正面溝通，明確提出希望C公司與B公司溝通，盡量調(diào)和雙方矛盾，以實(shí)現(xiàn)雙贏的目的。

最后，A公司向中、德兩國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)正式通報(bào)該糾紛，并保持對(duì)案件進(jìn)展的持續(xù)更新。A公司向兩國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)了公平競(jìng)爭(zhēng)和有序市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的理念，特別向德國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)提出了請(qǐng)其對(duì)B公司開(kāi)展公平性調(diào)查，并對(duì)A、B公司之間的糾紛進(jìn)行協(xié)調(diào)的訴求，以期借助行業(yè)協(xié)會(huì)的力量助推庭外和解順利進(jìn)行。事實(shí)上，兩國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)，特別是德國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)確實(shí)在溝通、斡旋和推動(dòng)談判達(dá)成等方面起到了重要的作用。

該案件歷時(shí)兩年十個(gè)月，其間出現(xiàn)了交叉訴訟等過(guò)程，雙方都投入了大量的精力和時(shí)間。最終A公司和B公司達(dá)成了一系列庭外協(xié)議，約定B公司將商標(biāo)完整轉(zhuǎn)讓給A公司，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為B公司的商標(biāo)申請(qǐng)費(fèi)用和合理增值，同時(shí)雙方均撤銷(xiāo)在法院的訴訟。

境外商標(biāo)維護(hù)

案件結(jié)案后，A公司并沒(méi)有松懈，反而開(kāi)始更緊鑼密鼓地制定境外商標(biāo)戰(zhàn)略。這是因?yàn)椋挥兄贫ú?shí)施完整的商標(biāo)維護(hù)制度，公司才能保證自己在海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售權(quán)益，同時(shí)提高品牌知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。

經(jīng)過(guò)研究，A公司將其商標(biāo)戰(zhàn)略分解為商標(biāo)申請(qǐng)和日常維護(hù)兩個(gè)模塊，并做了相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算，力爭(zhēng)在成本可控的前提下做到商標(biāo)權(quán)利在銷(xiāo)售地全覆蓋，并在商標(biāo)申請(qǐng)成功后保證維護(hù)工作的有效性。

在商標(biāo)申請(qǐng)模塊，A公司首先按照銷(xiāo)售規(guī)模和未來(lái)銷(xiāo)售戰(zhàn)略梳理了商標(biāo)申請(qǐng)的重點(diǎn)區(qū)域，確定了分批商標(biāo)申請(qǐng)計(jì)劃。在歐洲各國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)，A公司主要按照馬德里國(guó)際注冊(cè)方式和歐盟注冊(cè)方式進(jìn)行；在公司的主要出口國(guó)（如美國(guó)、加拿大、東南亞等）的商標(biāo)申請(qǐng)，則采取單一國(guó)家注冊(cè)的方式進(jìn)行。

在商標(biāo)申請(qǐng)的工作節(jié)奏方面，A公司根據(jù)申請(qǐng)所需花費(fèi)時(shí)間的長(zhǎng)短，制定了申請(qǐng)啟動(dòng)表格，將商標(biāo)許可申請(qǐng)時(shí)間較長(zhǎng)的國(guó)家排在申請(qǐng)工作的前位。為了更好地避免商標(biāo)搶注案件的發(fā)生，對(duì)于不認(rèn)可商標(biāo)在先使用的國(guó)家，A公司立即開(kāi)始申請(qǐng)；對(duì)于認(rèn)可商標(biāo)在先使用的國(guó)家，先保留在先使用的證據(jù)，再逐步申請(qǐng)。

在商標(biāo)標(biāo)識(shí)方面，A公司充分研究了不同商標(biāo)申請(qǐng)?bào)w系的規(guī)定。例如馬德里國(guó)際商標(biāo)申請(qǐng)?bào)w系要求公司的境內(nèi)商標(biāo)要和境外商標(biāo)完全一致，在向此體系內(nèi)的國(guó)家申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)，A公司保證了境內(nèi)、外商標(biāo)圖形和文字組合的完全一致；對(duì)于不需要保持一致的申請(qǐng)?bào)w系，A公司則根據(jù)產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售情況和當(dāng)?shù)匾延械淖?cè)情況，重新設(shè)計(jì)了擬申請(qǐng)的圖形和文字組合，使商標(biāo)更貼合目標(biāo)市場(chǎng)的文化風(fēng)俗、市場(chǎng)習(xí)慣。

在申請(qǐng)類(lèi)別方面，A公司不但申請(qǐng)了目前生產(chǎn)的商品類(lèi)別，更預(yù)先申請(qǐng)了未來(lái)計(jì)劃生產(chǎn)的商品類(lèi)別，以及未來(lái)可能發(fā)生代工、設(shè)計(jì)、安裝等衍生商品類(lèi)別。

同時(shí)，A公司在關(guān)鍵銷(xiāo)售市場(chǎng)啟動(dòng)了防御商標(biāo)申請(qǐng)戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略主要包括兩個(gè)部分：一是將主商標(biāo)申請(qǐng)范圍擴(kuò)大，以覆蓋到近似的商品類(lèi)別和服務(wù)；二是在主商標(biāo)申請(qǐng)的同類(lèi)別中，又申請(qǐng)了與主商標(biāo)圖形和文字類(lèi)似的商標(biāo)。在申請(qǐng)過(guò)程中，部分地區(qū)的當(dāng)?shù)毓緦?duì)A公司的商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)岢隽水愖h。這種情況往往出現(xiàn)在A公司產(chǎn)品銷(xiāo)售較好的國(guó)家和地區(qū)，而異議者通常也是行業(yè)內(nèi)的企業(yè)或代理商。這些企業(yè)往往對(duì)A公司商標(biāo)的價(jià)值有著清楚的認(rèn)識(shí)，并擬搶注商標(biāo)，甚至有些企業(yè)已經(jīng)發(fā)起了同樣的商標(biāo)申請(qǐng)。A公司根據(jù)申請(qǐng)?bào)w系的規(guī)則對(duì)異議進(jìn)行答辯，成功地贏得了一些國(guó)家的商標(biāo)注冊(cè)權(quán)利，但是在有些國(guó)家也只能放棄申請(qǐng)或者變更商標(biāo)圖文樣式，并重新申請(qǐng)。

經(jīng)過(guò)一年的商標(biāo)申請(qǐng)工作，A公司基本完成了主要境外銷(xiāo)售市場(chǎng)商標(biāo)的整體布局，在海外市場(chǎng)上提升了公司的品牌形象，并擴(kuò)大了知名度。更重要的是，A公司的行動(dòng)基本杜絕了被搶注的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，降低了直接銷(xiāo)售的不確定性。

在商標(biāo)維護(hù)模塊，A公司也有了更具戰(zhàn)略性的布局。在商標(biāo)申請(qǐng)過(guò)程中，A公司了解到商標(biāo)成功注冊(cè)并不意味著萬(wàn)事大吉，這項(xiàng)工作需要企業(yè)長(zhǎng)期的關(guān)注和維護(hù)。例如，大多數(shù)國(guó)家的商標(biāo)法都規(guī)定，三到五年內(nèi)不被連續(xù)使用的注冊(cè)商標(biāo)，可能面臨被撤銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。所以，只有做到對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的長(zhǎng)期保護(hù)才能充分發(fā)揮商標(biāo)的應(yīng)有價(jià)值。為此，A公司建立了商標(biāo)的日常維護(hù)體系，即成立獨(dú)立的品牌部門(mén)來(lái)管理商標(biāo)。

品牌部門(mén)除了要保證原有的境內(nèi)商標(biāo)管理工作，還肩負(fù)著明確的境外商標(biāo)管理職責(zé)。第一，負(fù)責(zé)境外商標(biāo)的申請(qǐng)、續(xù)展和變更等工作。主要任務(wù)一是根據(jù)銷(xiāo)售戰(zhàn)略預(yù)先做好商標(biāo)申請(qǐng)工作；二是對(duì)于已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，做好續(xù)展工作；三是根據(jù)業(yè)務(wù)變化，及時(shí)做好調(diào)整商標(biāo)注冊(cè)類(lèi)別和其他變更工作。第二，負(fù)責(zé)境外商標(biāo)的監(jiān)控工作。具體而言，工作人員要持續(xù)關(guān)注A公司注冊(cè)商標(biāo)所在國(guó)家和地區(qū)的光伏行業(yè)、光伏上下游行業(yè)以及光伏配套行業(yè)等領(lǐng)域，是否有他人注冊(cè)與A公司類(lèi)似、近似或足以對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生誤導(dǎo)的商標(biāo)。如果發(fā)現(xiàn)，則需立即提出異議，防止其他企業(yè)申請(qǐng)成功，以避免由此帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局。第三，負(fù)責(zé)商標(biāo)糾紛。如果 A公司境外注冊(cè)商標(biāo)所在國(guó)家或地區(qū)的公司對(duì)其提起異議或者訴訟，該部門(mén)要迅速應(yīng)對(duì)。第四，負(fù)責(zé)商標(biāo)維護(hù)。一方面，要制止境外企業(yè)對(duì)A公司注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)行為，并追究其賠償責(zé)任；另一方面，要打擊假冒商品的流通。根據(jù)上述部門(mén)職責(zé)，A公司調(diào)配了人員配置，并安排專崗負(fù)責(zé)相關(guān)工作。通過(guò)公司內(nèi)部工作人員的工作，以及來(lái)自外部律師事務(wù)所的協(xié)同配合，目前A公司的商標(biāo)維護(hù)體系運(yùn)作良好。

我國(guó)企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中扮演的角色正在逐步發(fā)生變化，一部分企業(yè)已經(jīng)從純粹的OEM加工商，發(fā)展成為具有自主品牌的直接出口商。隨著企業(yè)自主品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售額的增加、銷(xiāo)售地的擴(kuò)張，將境外商標(biāo)的注冊(cè)與維護(hù)提到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面，是“出海”企業(yè)打贏海外商戰(zhàn)的堅(jiān)硬盾牌。

作者系均瑤集團(tuán)法務(wù)負(fù)責(zé)人