淺析專利獨占使用條款在合作開發合同中的問題

秦龍秋

摘要：合作開發是高校、科研機構普遍采取的合作方式。在高校和科研機構具有技術資源而缺乏技術成果轉化機會，而企業需要科技成果研發新產品、提高經濟效益的矛盾下，雙方采取合作方式是共贏的選擇。但是由于合作開發合同條款約定得不明確，在實踐中會出現問題，阻礙技術開發合作的進行。文章通過案例對“獨占使用”問題提出了改善建議。

關鍵詞：技術開發合同；專利獨占；獨占使用條款；利益補償；技術成果轉化 文獻標識碼：A

中圖分類號：D923 文章編號：1009-2374（2016）16-0190-02 DOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.16.093

“獨占使用”普遍存在專利許可合同之中，是專利被許可人與專利授權人協商之后確定的專利授權使用條款，目的在于使被許可人的利益達到最大化——被許可人在一定范圍內單獨使用該專利。這是專利權人運用專利權的方式之一，體現為專利權人轉讓專利財產權，獨家授權被許可人使用其專利。因為專利權等知識產權具有無形性，不像一般有形財產那樣，就單一物只能實現一個許可他人占有使用權。所以，被許可人為了避免這種情形，在簽訂專利許可合同時往往采用獨家許可的方式，有合同的約束力可以避免專利權人就一項專利許可多人使用。

與專利許可合同不同，在專利合作開發合同中，合同雙方關注得更多的是“開發”的權利義務分配問題，而對“開發”之后的權利義務規定不夠詳細，容易造成合同漏洞，使雙方的權利義務、利益分配出現不明確的現象。究其原因，主要有如下兩個方面：一方面是因為合作開發成果尚不確定，存在研發不成功的風險，所以合同雙方對尚未確定研究成果的利益分配不會過于具體約定；另一方面是合作強勢方有意為之，其在關鍵條款留下漏洞，如果遇到糾紛便利用其優勢地位迫使合同相對人妥協。對于第二種情形，經常出現在具有資金優勢的企業合作方與高校或科研單位的合作中。而對于“獨家使用”條款就屬于看似一般卻是非常重要的條款，不謹慎對待就可能發生合同風險，如下例：

某研究所與某公司2011年就研制一臺設備簽署合作開發合同。在雙方簽署合同的知識產權條款中，雙方約定所執行合同產生的知識產權歸雙方所有，雙方共同申請專利，其中專利所有權歸雙方共同共有，某公司擁有獨家使用權，但是沒有對專利實施、許可或轉讓所獲得的收益分配進行約定。2015年，研究所已交付原理性樣機，甲公司已支付部分合同款項，現雙方協商終止履行原合同。但是，雙方協商簽訂補充協議共同申請該合作開發技術的兩項發明專利，約定由研究所負責專利申請手續、文件撰寫和提交，某公司負責專利申請及維持費，原合作開發合同的知識產權條款繼續有效。

本案中，雙方簽訂的合同屬于合作開發合同，從合同的內容上看，沒有違反國家法律和法規的強制性規定。研究所實質上看似擁有專利所有權，但“獨家使用權”的規定，使研究所不能實施也不能許可該專利技術。因此，合同中關于技術成果歸屬和使用的規定，對于研究所是不公平的，同時這一約定也并不違反法律法規的規定，亦很難構成“顯失公平”或“重大誤解”，研究所沒有充分理由申請撤銷或變更合同。

根據《合同法》三百四十條規定：“合作開發完成的發明創造，除當事人另有約定以外，申請專利的權利屬于合作開發的當事人共有。當事人一方轉讓其共有的專利申請權的，其他各方享有以同等條件優先受讓的權利?！痹诒景钢校逞芯克湍彻炯s定，研究所的主要義務是負責樣機研發，其將樣機交付對方，某公司參與后續設計研發。對于成果歸屬，某研究所和某公司約定“因履行本合同所產生，并由雙方分別獨立完成的技術成果及其相關知識產權以及最終研究開發成果及其相關知識產權權利，雙方共同享有申請專利的權利”。因此，從雙方的約定來看，僅僅是對專利申請權的歸屬有約定，而沒有明確約定雙方對該成果在申請專利后的運用所獲得收益如何分配，這為合同的順利履行留下了隱患。

但是，某研究所和某公司對專利權取得后的使用方式卻是有約定的。雙方約定專利的所有權由某研究所和某公司共同擁有，某公司擁有獨家使用權。按照上述約定，如果雙方共同申請專利，其權利的分配和行使的主要法律依據是《專利法》第十五條規定：“專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的，從其約定。沒有約定的，共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。除前款規定的情形外，行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意”。根據該條規定，在專利共有的情況下：一種情況是，如沒有相反的約定，各共有人可以單獨實施共有的專利權。其使用該專利所取得的收益，不必向其他共有人分配；另一種情況是，如沒有相反的約定，共有人可以單獨以普通許可的方式許可他人實施該項專利，許可他人實施該項專利的，所獲得的利益應當在共有人之間分配。本案的合同中雖然約定某公司擁有獨家使用權，但是其中“獨家使用權”的說法是不規范的。而某公司可能會據此主張，研究所無權單獨以普遍許可的方式許可他人實施該專利。因為“獨家使用”的約定，就是排除其他人可以使用，包括許可他人使用。研究所如許可他人使用，可能會被認定無權許可，違反合同約定。對于某公司“獨家使用”后的收益，合同中并沒有約定由雙方分享，如前所述法律也沒有規定。因此如果研究所向某公司主張分配某公司的收益，是沒有法律和合同依據。這就造成研究所雖然是專利權人，但實際上卻沒有享受到專利權所帶來的收益。所以對于某研究所而言，為避免自身利益受損，可以與某公司協議做如下兩種方式的彌補：第一種方式是與某公司解除合同。《合同法》第九十一條規定：“有下列情形之一的，合同的權利義務終止：（二）合同解除?！钡诰攀龡l第一款規定：“當事人協商一致，可以解除合同?！钡诰攀邨l規定：“合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經履行的，根據履行情況和合同性質，當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施，并有權要求賠償損失?！币虼?，如果某研究所與某公司解除合同，就可以不按原先合同的規定將發明創造成果歸雙方共有。某研究所可以將自己完成的發明創造單獨申請專利而獲得專利所有權。但如果就已經交付的樣機申請專利，如果該樣機已經公開，會存在專利申請不符合新穎性的危險。第二種方式是雙方簽訂補充協議，就專利申請后事宜以及授權后的專利權權利和收益分配重新約定。

因此，為避免糾紛，在合作開發合同簽訂之時，雙方應該明確權利義務，特別是合作開發成果的歸屬與利益分配問題，避免權益分配不均衡而導致合作的不快。特別是對于“獨家使用”這樣不規范的條款，雙方應該本著誠實、公平的原則，在訂立的專利合作開發合同中不使用“獨家使用”這樣不規范的條款，如果協商之后“獨家使用”很有必要，可以在約定“獨家使用”后給對方予以補償，例如一次性支付補償金、按照收益比例補償。這時應該進一步明確約定收益的計算方式，同時約定查賬權，或者約定必要時由第三方核算收益數額?！蔼毤沂褂谩睏l款雖然只是合作開發合同中的一個條款，但卻會危及整個合同的履行，所以合同雙方應以審慎的態度對待合同的每一條款。總之，只有做到共同開發共享成果收益，科研合作開發才能保持蓬勃的生命力。