關于標準必要專利禁令問題的理解

成都武侯祠有一幅著名的對聯，是清末民初人趙藩所寫：

能攻心則反側自消，從古知兵非好戰；不審勢即寬嚴皆誤，后來治蜀要深思。

這幅對聯深刻總結了諸葛亮的治國和作戰思想，即使放在當今知識產權保護的語境下，也同樣詮釋了知識產權保護的精髓。上聯可以理解為企業更愿意通過談判而非訴訟的方式，解決知識產權糾紛，訴訟往往是最后的救濟手段，但必須有效，法律應該給人以穩定的預期，提供合理的保護。下聯可以理解為在立法方向和司法政策的選擇上要充分考慮知識產權保護的目的，鼓勵創新和提升法律保護的國際競爭力，如果我們不能審時度勢，在其他國家加強保護時弱化，則會給中國企業的國際競爭力和創新動力造成傷害。

標準必要專利禁令的國際形勢

由于產業、標準、政策、法律和國際競爭等多重因素的影響，標準必要專利的法律問題具有高度復雜性?，F實中，因為對標準產業不夠全面的理解和受一時一地的案例影響，我們有時會聽到不適當限制標準必要專利禁令的主張，而沒有正確承認標準必要專利的重要價值。但當我們把目光投向更遠更寬的時空范圍，我們看到對于這個問題應該把握一個平衡的原則，為標準必要專利的權利人和使用人提供平衡的保護，促進雙方通過善意談判達成許可協議。

隨著中國手機企業的崛起，越來越多的企業走向世界開拓海外市場，同時也面臨越來越多的知識產權訴訟和通信標準必要專利帶來的禁令威脅（如下表所示）。如果中國不能像其他國家一樣提供對等的法律保護，那么在海外面臨訴訟威脅的中國企業就無法通過中國的法律程序取得談判地位的平衡，換句話說，這些中國企業在中國申請的專利是沒有價值的。這就像足球比賽，中國企業終于有資格走上國際賽場，卻發現永遠只能遠赴重洋去踢客場，因為中國國內竟然沒有提供比賽場地。

歐盟關于標準必要專利禁令的發展演進

對于標準必要專利的禁令問題，考察主要法域的立場演進無疑對于我國具有很好的借鑒意義。而這其中以德國為代表的歐盟法域更具有參考意義，原因主要有如下三點：

第一，中國的專利保護制度更多學習自德國；

第二，歐盟在標準及標準必要專利的相關制度更加體系化及完善；

第三，歐盟在標準必要專利禁令問題的理解上經歷幾個典型的階段，在這個問題的思考上更加全面成熟，其所依托的以通信標準為代表的產業環境也與中國相似。

反觀美國，雖然法律發達，但其國內的兩大專利保護體系——聯邦法院和國際貿易委員會（ITC），對于標準必要專利禁令持不同態度，美國通信標準的產業環境也與歐洲、中國差別很大。

因此本文選取歐盟對于標準必要專利的立場演進作為考察對象，梳理其經歷了哪幾個階段，以及當前對這個問題的最新理解。

1.歐盟經歷的幾個階段

歐盟在對具有市場支配地位的專利頒發禁令問題的理解上經歷了三個階段（如下表所示），其核心都在于，認為獲得禁令救濟是專利的法定權利，標準必要專利也不例外，但具有市場支配地位的專利尋求禁令救濟，在某些條件下可能因為反壟斷法上的抗辯而影響禁令頒發。

歐盟經歷的三個階段的理解過程也就是尋找限定專利法定權利的邊界的過程。比如歐盟法院就標準必要專利禁令問題的C-170/13案所作裁決（以下簡稱ECJ裁決），第57-59段的翻譯如下：

第57段：因此，標準必要專利權利人受歐盟2004/48指令的保護，有權行使保護知識產權的權利?！稓W盟基本權利憲章》第17（2）條也規定了一系列法律補救措施，旨在高度保護國內市場上的知識產權。此外，憲章第47條也賦予了權利人尋求有效司法保護的權利，該權利由多個要素組成，包括起訴權。在本案中必須要考慮這些法律法規。（見Otis and Others判決書，C-199/11，EU：C：2012：684，第48段）。

第58段：高度保護知識產權的要求意味著，原則上，權利人不會被剝奪求助于法律程序以保障其專屬權利得到有效行使的權利，而且，必須要求該類產權使用者（若不是權利人）在使用前獲得許可。

第59段：因此，盡管標準必要專利權利人向標準組織作出的不可撤銷的按FRAND條件授予許可的承諾，不能否認憲章第17（2）條和第47條賦予權利人的對權利進行保護的實質，然而，這種承諾為權利人附加了某種義務，即權利人在提起訴訟尋求禁令或尋求召回侵權產品時必須遵守某些特定要求。

2.關于歐盟法院ECJ裁決的理解

該裁決是歐盟法院對于德國杜塞爾多夫地方法院咨詢問題的答復。德國杜塞爾多夫地方法院在審理標準必要專利侵權訴訟過程中，對標準必要專利頒發禁令的條件存在疑問，于是向歐盟法院提出問題咨詢。

杜塞爾多夫地方法院認為頒發禁令需要考慮權利人尋求禁令的行為是否可能構成濫用市場支配地位，即是否可能違反歐盟運作條約102條（TFEU102條）。標準必要專利的權利人尋求禁令，從而根據TFEU102條可能導致濫用市場支配地位有不同的標準來決定。

一種是德國現行的橙皮書標準（Orange Book Standard），權利人只有在特定情形下請求禁令才構成濫用市場支配地位；該種標準下，被告必須提供無條件的、有約束力的并且可以接受的要約，其次被告在權利人接受該要約之前使用該專利，必須履行適當義務，即在未來的許可協議下為過去的使用支付費用。

另一種標準是根據2012年12月21日歐盟委員會作出的針對三星公司反壟斷調查的媒體聲明，若權利人在標準組織作出FRAND承諾，侵權人僅僅有意愿協商相關許可的情況下，歐盟委員會認為權利人尋求禁令就是非法的，違反了TFEU102的規定。

根據這兩個標準判斷可否頒發禁令時會得出截然不同的結果，因此為解決法律適用沖突，德國杜塞爾多夫地方法院尋求歐盟法院給予指導。

2015年7月16日，歐盟法院就德國杜塞爾多夫地方法院咨詢的標準必要專利禁令問題作出裁決（ECJ裁決），該裁決在歐盟范圍內針對此問題提供了統一的司法標準。歐盟法院裁決認為：歐盟運作條約第102條必須做如下解釋，如果標準必要專利的權利人向標準組織作出了不可撤銷的按公平，合理和無歧視（FRAND）條件給予第三方許可的承諾，那么按照第102條，只要滿足如下條件，權利人提起侵權訴訟尋求禁令禁止專利侵權的行為或尋求召回侵權產品的行為就沒有濫用市場支配地位。

（1）在提起訴訟之前，權利人滿足如下行為：

第一，權利人對被訴侵權人提出警告，在警告中明確了被侵權的專利以及專利被侵權的方式；

第二，在被訴侵權人已經明確表示愿意簽訂FRAND條件的許可協議后，給予被訴侵權人一個具體明確的、書面的FRAND條件的許可要約，尤其在要約中要明確許可費及其計算方式。

（2）被訴侵權人繼續使用涉訴專利，卻沒有根據行業公認的商業慣例和誠信原則，勤勉地對要約作出回應。上述問題的考慮必須建立在客觀因素的基礎之上，尤其意味著被訴侵權人沒有采用拖延戰術。

我們看到，ECJ裁決在規定權利人義務的同時也規定了被訴侵權人的義務，具體體現為：

第一，若被訴侵權人不接受權利人提出的要約，要立即向標準必要專利權利人提出具體的，書面的符合FRAND條件的反要約。

第二，如被訴侵權人在標準必要專利授權許可協議達成之前使用標準必要專利，在反要約被權利人拒絕之時，被訴侵權人應根據行業公認的商業慣例提供適當的擔保，如提供銀行擔?；蝾A存所需金額。在計算保證金時必須考慮過去使用標準必要專利的費用，被訴侵權人必須能就其使用標準必要專利的行為提交相關賬目。

3.ECJ裁決之后的發展

ECJ裁決之后，德國法院根據該裁決對標準必要專利頒發了兩個禁令判決。2015年11月3日，德國杜賽爾多夫地方法院在Sisvel訴海爾一案中向海爾頒發禁令，理由是海爾沒有滿足ECJ裁決設定條件。2015年11月27日，德國曼海姆法院在Acacia訴HTC一案中向HTC頒發禁令。筆者注意到歐洲各國法院對于ECJ裁決仍處于理解過程中，比如關于Sisvel訴海爾一案中，上訴法院對于杜賽爾多夫地方法院頒發禁令的理由似乎持有不同意見，ECJ裁決設定的標準仍然需要通過這些具體判決來進一步澄清。

中國關于標準必要專利禁令的發展

1.張晶廷訴子牙河案

本案是最高人民法院提審的標準必要專利糾紛再審案件，在此之前經過了河北省石家莊市中級人民法院一審和河北省高級人民法院的二審。

2014年1月2日，最高人民法院判決被告構成專利侵權。關于停止侵權（即禁令）部分，最高人民法院認為標準必要專利應該可以判決停止侵權，但具體到該案，因為被訴侵權的工程已完工并交付使用，所以沒有判決被告承擔停止侵權的民事責任。相關判決內容如下：

“子牙河公司的被訴侵權施工方法落入涉案專利權的保護范圍，子牙河公司關于現有技術的抗辯不能成立，張晶廷關于請求判令子牙河公司停止侵權行為的訴訟請求，應當予以支持。

……

關于子牙河公司是否應當承擔停止侵權的民事責任的問題。一審審理期間，被訴侵權的工程尚未完工，子牙河公司的被訴施工行為處于侵權狀態，一審判決子牙河公司立即停止侵害涉案專利權的行為，并無不當。因被訴侵權的工程現已完工并交付使用，本院判決子牙河公司停止侵害涉案專利權的施工行為已無必要，故對張晶廷提出子牙河公司應承擔停止侵權的民事責任，作出相應調整。”

2.最高人民法院相關司法解釋

2014年7月31日，最高人民法院發布關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）（公開征求意見稿），其中涉及標準必要專利禁令的相關內容，在該司法解釋送審稿中相關條款規定如下：

推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準、無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持。

推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人與專利權人協商該專利的實施許可條件時，專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協商中無明顯過錯的，對于權利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持。

可見，最高人民法院對于標準必要專利禁令的理解與歐盟法院在理念上相近似，都注意專利權人和被訴侵權人權利義務的平衡，強調雙方都負有善意許可協商的義務。而在義務規定的詳細程度上，歐盟法院規定的更加詳細，值得中國法院借鑒。

當前中國正在大力加強知識產權保護，標準必要專利的重要價值決定了其是我國加強專利司法保護的重中之重。我們看到世界各主要法域對于標準必要專利頒發禁令均持肯定的態度，我們看到中國企業在開拓國際市場的過程中面臨越來越多的禁令風險而需要國內保護的平衡，我們也看到歐盟法院通過ECJ裁決修正了歐委會不適當限制標準必要專利禁令權利的傾向。我們相信堅定不移的加強而不是弱化標準必要專利司法保護，促進專利權人和使用人通過善意談判達成許可協議，是我國鼓勵創新和領先的關鍵途徑，是落實創新國策和提升我國全球競爭力的必由之路。

（本文所訴觀點僅代表個人觀點）