商標近似判斷中對商標顯著性和知名度的考量及相關啟示

關鍵詞商標近似顯著性知名度

2012年，因不服商標局（2011）商標異字第48245號關于第6337775號“”商標異議裁定，異議人向國家商標評審委員會（以下簡稱為“國家商評委”）提出異議復審申請，國家商評委作出裁決，駁回了前述商標在“養老院；日間托兒所；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿”等與引證商標指定服務不類似的項目上的申請。筆者認為，本案涉及到的商標近似判斷有以下特點值得我們注意。

引證商標的顯著性和知名度在商標近似判斷中會被適當考慮

在上述商標的異議復審案中，國家商評委經審查后認為：

“被異議商標（即：“”）完整包含了在先商標中的顯著識別文字“萬豪”。異議人提供的在案證據能夠表明其“萬豪”商標在酒店服務行業已具有較高知名度，被異議商標指定的養老院等服務與在先商標核定使用的餐館等服務在服務內容、服務目的、服務場所等方面相聚交叉或重合，相關公眾容易認為上述服務來源于同一市場主體。基于上述因素，被異議商標與在先商標共存易引起相關公眾混淆、誤認……”從該裁定內容可知：

⒈商標的固有顯著性是判定商標近似考慮的因素之一

我國《商標法》第九條規定：“申請注冊的商標，應當具有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。”《商標審查標準》亦規定：“兩商標或者其中之一由兩個或者兩個以上相對獨立的部分構成，其中顯著部分近似，易使相關公眾對商品或者服務的來源產生誤認的，判定為近似商標。”

在上述異議復審案中，異議人指出，引證商標 “萬豪”并非漢語中的詞匯，而是異議人為方便中國消費者認讀和識記而創意出的極為獨特和巧妙的臆造詞，具有極強的獨創性。而這種本身所具有的很強的顯著性顯然已使在其之后出現的包含“萬豪”的文字而辯稱基于獨創的可能性變得微乎其微。該論述得到了國家商評委的支持。

⒉判斷商標是否近似，還應當考慮所請求保護的商標知名度

《商標審查標準》規定：“商標完整地包含他人在先具有一定知名度或者顯著性較強的文字商標，易使相關公眾認為屬于系列商標而對商品或者服務的來源產生誤認的，判定為近似商標”。

依據此規定，在上述第6337775號商標異議復審案中，異議人提交了大量證據證明，多家全國性、地區性報刊雜志已對異議人所屬集團和“萬豪”品牌作出了相關報道，并突出報道了萬豪國際集團參加的各種社會活動、慈善活動、萬豪品牌在酒店領域內的經營情況和在相關公眾中的廣泛知曉度，以及萬豪在中國各城市所開辦的各萬豪品牌酒店所提供的優良服務。這些事實和證據應能證明異議人對“萬豪”商標在我國境內做出的推廣努力和宣傳力度，從而證明了異議人的“萬豪”商標已在相關公眾中具有了一定的知名度。國家商評委對該部分論述也予以了肯定。

綜上，上述復審案有力地證明了，在商標近似的判斷中，國家商評委是會考量引證商標的顯著性和知名度的。而其中的商標知名度，不僅是考慮公眾認知與混淆可能性的因素，而且還可以有效地提升商標的顯著性。例如，上世紀80年代，當提到“阿里巴巴”時，人們容易聯想到的是一個“快樂青年”的形象，而如今，該詞匯則會與一家著名的電商公司聯系起來，這種改變，正是因為該電商公司持續、長期地對“阿里巴巴”的使用，才使“阿里巴巴”作為商標的顯著性得以增強。因此，在商標審查實踐中，對高知名度的商標，一般是可以適當降低對其固有顯著性的要求的；而對固有顯著性強的商標，則可以適當降低其知名度的要求，這樣就可以做到寬嚴相濟。

而對于擬申請商標注冊的民事主體而言，為避免與他人在先注冊商標相沖突，其在選擇商標時，應合理避讓，盡量消除商業標志混淆的可能性，而商標注冊的公示性就為這種合理避讓提供了充分保障。此外，2013年，我國《商標法》首次明確了申請注冊商標應當遵循誠實信用原則。對有違誠實信用原則、直接損害特定民事主體權益的標志，一般會以維護誠實信用原則為指引，通過適用保護在先商標權或其它在先權利的具體法律條款予以有效制止，這無疑也為那些不當注冊的申請行為敲響了警鐘。

在進行商品類似的判定時，會適當突破區分表

在上述異議復審案中，針對非類似服務，例如“日間托兒所（看孩子）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿”等上的申請，異議人同時申請認定引證商標為中國馳名商標。從前述的復審裁定和其他近期收到的審查決定可推知，若訴爭商標與引證商標指定使用的商品間關聯性較強，且他人在先商標的知名度較高、兩商標高度近似、惡意攀附他人商標商譽的意圖明顯，是可以突破區分表，判定構成類似商品的。而對于那些商品客觀屬性差別較大，相關公眾不易產生混淆，但是在不同商品上使用可能會使馳名商標所有人長期建立起來的該商標與指定商品之間的聯系被弱化或丑化，或不當利用馳名商標聲譽的情況，還是應通過馳名商標條款給予跨類保護。

舉例而言，在2014年，卷煙商品上的馳名商標“萬寶路”，由法院認定跨類保護至服裝上；手提包上的“LV”，跨類保護至車輛輪胎、自行車上；咖啡店服務上的“星巴克”，跨類保護至動物用化妝品；汽車上的“法拉利”，則跨類保護至眼鏡商品等。

綜上可知，從《商標法》第十三條第三款的立法目的出發，對已注冊馳名商標進行保護時，不應僅僅局限于從訴爭商標與引證商標指定使用商品之間的關聯性出發確定馳名商標的跨類保護范圍，還應從防止減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽、或者不正當利用馳名商標市場聲譽的角度出發判定馳名商標的跨類保護范圍。對于那些知名度高、獨創性強、使用在日常消費品或服務上，相關公眾為普通大眾的馳名商標，在訴爭商標構成復制、模仿或翻譯的情況下，對其保護的范圍就應適當放寬。

本案的其他啟示

值得一提的是，像本案這樣，商標經模仿后又被搶先在其他關聯服務上申請的情況并不是絕無僅有，有很多企業還因此種原因蒙受了慘痛的損失，教訓是極為深刻的。在市場經濟蓬勃發展的今天，認真對待商標，提高商標法律意識，及時通過商標注冊取得商標專用權，是必須要建立和重視的。筆者認為，企業一般可以通過以下方式防止商標被搶注：

（1）強化企業商標先行意識，秉承“自愿注冊原則”和“申請在先原則”，企業應對即要打入市場的商標提前、及時注冊，即：“市場未動，商標先行”；

（2）適當構筑防御性注冊，將具有一定知名度的商標在與該商標類似或非類似商品上分別進行防御注冊，以免受職業商標炒家的侵害；

（3）加強市場監測，企業應密切關注國家工商總局頒布的《商標公告》，如發現相同或近似商標，應及時向國家工商總局提出異議，及時反饋侵權信息。

（4）對陷入爭議商標侵權案件中的被搶注人，在自己的商標被他人搶注反被控侵權時，一定要先根據我國《商標法》的有關規定，及時向國家商評委提出爭議申請，請求行政執法部門依據其爭議申請受理通知，暫停對案件的進一步查處，以求避免自己在經濟上遭受巨大損失。