域名與商標的合理使用問題研究
——以微信域名案為視角

阮開欣

(華東政法大學，上海 200042)

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域名與商標的合理使用問題研究
——以微信域名案為視角

阮開欣

(華東政法大學，上海 200042)

微信域名案涉及域名是否構成商標合理使用的問題。域名中存在商標的描述性使用和指示性使用。指示性使用規則適用于域名的關鍵在于是否導致網絡用戶的混淆。判斷域名是否構成指示性使用具有一定的特殊性。通常來說，域名中相同性使用商標難以構成指示性使用。指示性合理使用規則適用于域名時需較多地考慮網站是否具有非商業性或表達性。微信域名案中，不構成指示性使用。

域名；商標；合理使用；微信

一、問題的提出：爭議域名是否屬于商標的合理使用

近期，亞洲域名爭議解決中心香港秘書處行政專家組對于爭議域名的裁決(微信域名案)引起熱議[1]。在該案中，爭議域名的網站中主要提供與微信相關的使用信息和交流平臺，如微信公眾平臺的開發教程。而爭議域名的主體部分“weixin”是騰訊公司的“微信”商標的漢語拼音，其存在導致網絡用戶將被投訴人的網站誤認為騰訊公司官方網站的嫌疑。如果在后注冊的域名侵犯在先商標權，那么商標權人有權剝奪注冊者對爭議域名的歸屬，但如果爭議域名構成對在先商標的合理使用，則注冊者仍然有權使用爭議域名。筆者認為，微信域名案的爭議焦點關鍵在于被投訴的域名是否構成對商標的合理使用。

《ICANN統一域名爭議解決政策》(簡稱《政策》)第4(a)條規定，投訴人需證明：(i)域名與投訴人享有權利的商品商標或服務商標相同或混淆性相似；(ii)被投訴人對該域名并不享有權利或合法利益；(iii)被投訴人對該域名的注冊和使用具有惡意。《政策》第4c條還規定，被投訴人可根據以下三點舉證答辯證明擁有權利或合法利益：(i)在接到有關爭議通知之前，被投訴人在提供商品或服務的過程中已善意地使用或可證明準備善意地使用該域名或與該域名相對應的名稱者；(ii)被投訴人(作為個人、商業公司或其他組織)雖未獲得商品商標或有關服務商標，但因所持有的域名業已廣為人知者；(iii)被投訴人正非商業性地合法使用或合理地使用該域名，不存有為獲取商業利益而誤導消費者或玷污爭議商品商標或服務商標之意圖者。如果爭議域名屬于商標的合理使用，那么被投訴人對爭議域名享有合法使用的權利，投訴人則無法滿足4(a)條第二款。鑒于注冊人對于爭議域名出于合法的目的，不存在注冊和使用的惡意，4(a)條第三款也同時無法滿足。

在微信域名案中，專家組對于被投訴人對爭議域名不享有合法權益這一點上指出：被投訴人在知道投訴人的商標時注冊爭議域名構成“惡意”，而非“善意”地使用爭議域名/網站。專家組基于被投訴人對于商標的知曉而支持了投訴人對這一要件的證明，該說理顯然過于簡單和粗糙。在域名構成商標合理使用的情況下，被投訴人完全可能知曉在先商標的存在。可見，仲裁意見顯然欠缺合理使用的考慮。實際上，域名對商標合理使用的問題在實踐中并未得到充分的認識，筆者試圖對相關規則予以明晰。

二、域名中存在商標的合理使用

商標的合理使用可以分為描述性使用和指示性使用①描述性使用的英文為descriptive use，也稱為“典型合理使用”(Classic Fair Use)，指示性使用的英文為nominative fair use。。描述性使用是原始描述性(primary descriptive)、非商標含義上的使用，指行為人使用“商標”中的元素(如文字或圖形)本身描述其商品或服務的質量、原料、功能、用途等特點。而指示性使用是為了指示用途或特點等目的在必要范圍內使用他人的商標，如為了說明自己提供的商品或服務于該商標的商品或服務配套，并不導致消費者對商品或服務的來源或關聯關系產生混淆[2]。兩種商標合理使用都不是指示自己商品或服務的來源，但兩者的核心區別在于，描述性使用與他人商標無關，而指示性使用與他人商標有關。如對于手機上的“蘋果”商標，他人在自己與蘋果相關的商品上使用“蘋果”一詞屬于描述性使用；而他人提供“蘋果”手機的維修服務，并未導致公眾的混淆誤認，那么其屬于指示性使用。

網絡域名中也同樣存在商標合理使用，域名的文字既可以是描述性使用，也可以是指示性使用。關于描述性使用，《WIPO意見》①WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)。第2.2條指出：專家組在判斷是否存在權利或合法利益時需考慮商標的狀態和知名度，被投訴人是否注冊了含有字典單詞或詞組的其他域名，爭議域名是否用于與其通用或描述性含義相關的目的。如被投訴人真實地為了經營蘋果的網站，而不是為了銷售電腦或MP3播放器或其他違法目的，那么被投訴人也有權將“apple”用于域名。專家組承認，即使域名包含字典中的單詞或詞組，而僅僅注冊域名不會賦予其自身在域名中的權利或合法利益。通常，為了認定包含通用名稱或字典單詞的域名存在權利或合法利益，該域名需要真實地使用，或至少明顯為了與該單詞的含義相關的目的進行使用。另一方面，《WIPO意見》第2條還分別對轉售經銷商的網站、評論(批評)網站②評論(批評)網站是評論(批評)某品牌或公眾人物的網站，其域名中包含了被評論對象的商標或名字。(criticism site，gripe site)和粉絲網站③粉絲網站是表達喜好某品牌或公眾人物的網站，其域名中包含了被喜歡對象的商標或名字。(fan site)的問題進行了闡釋，這些都涉及域名的指示性合理使用。

在微信域名案中，爭議域名的網站中所使用的“微信”及其拼音都是針對騰訊公司的“微信”商標，并不涉及描述性使用，只涉及是否構成指示性使用的問題，因此下文將重點探討域名的指示性合理使用。而仲裁書中的少數意見認為，“微信”是一種“為智能終端提供即時通訊服務的免費應用程序”，而非區別服務來源的商標。這是不能成立的。即使“微信”本身不具有固有顯著性，騰訊公司也通過大量使用使其具有第二顯著性。在近期判決的微信商標的行政案件中，北京市高級人民法院以“微信”缺乏顯著性而駁回創博亞太公司的商標申請。創博公司沒有通過實際使用建立第二含義，而騰訊公司卻通過大量使用使其“微信”商標產生了第二含義，不具有固有顯著性的商標的權利歸于最先通過大量使用獲得第二含義之人[3]。

三、指示性使用規則適用于域名的關鍵在于是否導致網絡用戶的混淆

指示性使用與描述性使用在適用時存在的一點區別在于，描述性使用的情形允許一定程度的公眾混淆，而指示性使用仍然以混淆可能性作為關鍵標準[4]。美國最高法院在2004年判決的KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.案中指出：判例法容忍消費者一定程度混淆的情況是原本描述性的詞語被選用為商標，更不用說允許僅僅因為先占而獲得了使用該描述性詞語的完全壟斷。蘭哈姆法也持類似的容忍態度，法條沒有表明其剝奪商業性言論對于描述性詞匯的正常使用④KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 122, 125 S. Ct. 542, 550, 160 L. Ed. 2d 440, 72 U.S.P.Q.2d 1833 (U.S. 2004)。。

商標的指示性使用必須真實客觀，并不導致消費者的混淆。美國聯邦第九巡回上訴法院在1992年判決的New Kids on the Block v. News America Pub., Inc.案①New Kids on the Block v. News America Pub., Inc., 971 F.2d 302, 20 Media L. Rep. 1468, 23 U.S.P.Q.2d 1534 (9th Cir. 1992)。中給出了判斷指示性使用的因素：1.商標權人的產品或服務在沒用使用商標的情況下不能輕易辨別；2.商標的使用沒有超出合理必要的程度；3.被告沒有誤導性地暗示其與商標權人的關系。在該案中，被告《今日美國》報紙關于流行樂隊NEW KIDS ON THE BLOCK做了一個問卷調查，讓讀者回答最喜歡五位樂隊成員中哪一位，讀者通過電話投票的同時也交了一筆費用，三天后報紙上公布了投票結果。該樂隊認為報紙使用了其名字而侵犯其商標權。法院將其認定為指示性使用并強調，盡管原告對其名字享有有效的服務商標的權利，但該權利沒有賦予他們控制粉絲如何消費的權利。

相應地，在網絡環境下，域名中也同樣存在指示性使用的情形，其適用的標準也關鍵在于是否導致網絡用戶的混淆。轉售經銷商的網站則是最典型的情形，在不導致網絡用戶混淆的前提下，轉售經銷商有權在域名中指示性使用他人商標。《WIPO意見》第2.3條規定：通常，轉售者或經銷商可以善意提供商品和服務，在特定的條件可以在域名中享有合法利益。這些條件通常包括真實地提供商品和服務，網站僅用于銷售商標權人的商品，網站準確和明顯地透露了域名注冊人和商標權人的關系。被投訴方不能“窮盡”(corner the market)反映商標的域名②WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") 2.3 Can a reseller/distributor of trademarked goods or services have rights or legitimate interests in a domain name which contains such trademark?。早在2001年仲裁的Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.案③Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No.D2001-0903。中，投訴人是“OKIDATA”商標的權利人，開發、生產和銷售電腦的外圍設備和配件，包括打印機、傳真機。而爭議域名為，在商標后面增加了“parts”(部件)，其網站銷售投訴人的商品(從投訴人的經銷商處購得)并提供針對該商品的維修服務。由于商標權人無法證明被投訴人對爭議域名沒有合法利益，于是專家組駁回了其轉讓域名的請求。在美國聯邦第九巡回上訴法院在2010年判決的Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari案④Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (2010)。中，被告是主要從事Lexus汽車交易的中介公司，其網站的域名為和，原告豐田公司以侵犯商標權為由提起訴訟并要求被告禁止使用這兩個域名。法院適用了New Kids案的三因素標準，最終沒有支持原告的禁令，因此被告仍然有權使用涉案域名。

四、判斷域名是否構成指示性使用具有一定的特殊性

一般來說，域名中使用他人商標較難構成商標的指示性使用。因為域名通常會成為一種商業標識，企業也通常會將自己商標用于域名，而網站內容中使用他人商標也通常可以達到指示的目的，沒有太大必要將他人商標用于域名中，在域名中使用他人商標的混淆可能性是相對較大的[5]。甚至小部分仲裁專家組認為，沒有相關商標權人的明確同意，轉售商標權人商品的權利不能創作出使用與商標相同、混淆性近似或全部包含商標的域名的權利⑤域名仲裁的先例如下：Motorola, Inc. vs NewGate Internet, Inc., WIPO Case No.D2000-0079, ; General Electric Company v. Japan, Inc., WIPO Case No.D2001-0410, ; Rada Mfg. Co. v. J. Mark Press a/k/a J. Mark Cutlery, WIPO Case No.D2004-1060, ,;F. Hoffmann-La Roche AG v. Canadian Pharmacy Network Online, WIPO Case No.D2005-1203, ;X-ONE B.V. v. Robert Modic, WIPO Case No.D2010-0207, 。。

域名主體部分(通常二級域名)與商標完全相同的情況(筆者在下文中將其稱為相同性使用，如)幾乎不存在指示性使用的可能，極容易使網絡用戶誤認為其與商標權人存在來源關系或關聯關系。《WIPO意見》第2.3條中指出：一些專家組認為，被投訴人在沒有相關商標權或投訴人授權的情況下使用與他人商標相同地用于域名時極難建立權利或合法利益。《WIPO意見》第2.4條關于評論網站指出，有觀點認為評論的權利不必然延及注冊和使用與商標相同或混淆性近似的域名，尤其是在被投訴人僅在域名中相同性使用商標，這會導致網絡用戶將其誤認為商標權人⑥WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") 2.4 Can a criticism site generate rights and legitimate interests?。《WIPO意見》第2.5條關于粉絲網站指出，有觀點認為當域名和商標相同時，專家組已經認為被投訴人這種行為防止商標權人行使其商標和管理其在網絡上出現的權利。Tabari案中，法院也認為，相同性使用通常會導致用戶的混淆，因為用戶在不知道企業的域名時常常會猜測域名的主體部分和企業名稱是相同的。

不過，域名中包含商標和其他文字的情形相比于相同性使用導致混淆可能性的程度降低很多，相對容易構成指示性使用。通常，批評網站的域名中以商標加負面詞語(如)可以構成指示性使用，不會導致網絡用戶的混淆。在Tabari案中，Kozinski法官指出，因為官方的Lexus網站的網址幾乎一定是，其他含有lexus文字的其他網站遠遠不太可能是官方網址，而且，存在許多在域名中指示性使用商標的網站沒有受到商標權人的贊助或資助。你可以通過和< mercedestalk.net>夸耀你的Mercedes(梅賽德斯)汽車，在上看到關于starbucks(星巴克)拿鐵咖啡的評論。不過，Kozinski法官也舉了一些增加文字會直接導致關聯關系混淆的例子，如增加國名 、增加地名、開頭增加“e” ，甚至直接采用或< we-are-trademark.com>。

另外，被告在被法院認定不構成指示性使用的情況下，可以改變使用方式，在不導致混淆可能性的情況下仍然繼續指示性使用商標。如果域名糾紛僅通過法院的司法途徑解決，那么這具有一定的類似性。如在Tabari案中，上訴法院改變了地區法院所支持原告的禁令，如果發回審理中發現網站內容存在不當使用的情況下，原告僅可以要求被告對網站內容進行一定的改變，但不能剝奪被告使用原來域名的權利。然而，域名的爭議解決存在一定特殊性，商標權人根據《政策》提起域名仲裁的情形下，如果被投訴人域名或網站整體上不符合指示性使用的情況，被投訴人使用該域名的權利則會被剝奪(域名轉移至投訴人)，不存在改變網站內容的折中結果。

五、網站的非商業性或表達性

指示性合理使用規則適用于域名時需較多地考慮網站是否具有非商業性或表達性。評論網站和粉絲網站的域名通常能構成指示性使用主要在于其出于言論表達的自由而具有非商業性。在2005年判決的Lamparello v. Falwell案⑦Lamparello v. Falwell, 420 F.3d 309, 315 n.3, 76 U.S.P.Q.2d 1024 (4th Cir. 2005)。中，聯邦第四巡回上訴法院認為，混淆的判斷需考慮將涉案域名配合網站的內容，沒有人會相信批評網站< www.fallwell.com >的攻擊對象Rev. Jerry Falwell會贊助一個網站來批評他自己，以及他的立場和他對圣經的解釋。法院還指出，初始興趣混淆的理論也不適用，因為非商業性批評網站的運營者沒有盈利目的。又如2013年判決的Jalin Realty Capital Advisors, LLC v. A Better Wireless案⑧Jalin Realty Capital Advisors, LLC v. A Better Wireless, NISP, LLC, 917 F. Supp. 2d 927, 938 (D. Minn. 2013)。中，該批評網站< jcra.com >(原告公司名稱的縮寫)是為了提醒消費者原告的商業行為存在欺詐，該網站顯然不導致網絡用戶的混淆可能性。《WIPO意見》第2.4條還總結了一些考量因素：1.域名的注冊和使用真實地出去評論商標權人；2.注冊人相信其評論是有根據的，沒有商業利用的意圖；3.對于訪問涉案域名的網絡用戶來說很明顯其網站不是由商標權人運營；4.被投訴人避免注冊所有或幾乎明顯合理地適合于商標權人的域名；5.網站適當地提供明顯和合適的鏈接指向商標權人的網站；6.當發送給投訴人的電子郵件可能使用涉案域名，發送者都被合理地告知其發送錯誤。

不過，如果評論網站表面上出于言論表達的目的，但實際上存在商業利用的傾向，那么其仍然可能導致混淆可能性而不構成指示性使用。在一些情況下，批評網站超出了言論表達的限度而提供商品或服務，如向網站相關內容的競爭者銷售廣告位或鏈接。《WIPO意見》第2.4條和2.5條均指出，批評網站和粉絲網站的內容應真實且具有非商業性，但在許多案件中，被投訴人聲稱其域名出于言論自由的目的，但專家組發現這實際上基本是商業利用的托詞。甚至有觀點認為，無論域名是否出于批評目的，當其使用是公平且非商業性，被投訴人才能被認定為具有合法利益。也有觀點指出：粉絲網站的使用應該真實且明顯區別于官方網站，具有非商業性的本質。如果所謂的粉絲網站存在點擊付費廣告(pay-per-click (PPC))鏈接或其他自動廣告功能，那么其難以被認定為合法的非商業性網站。不過，小程度附帶性質的商業行為在特定情形下可以被接受，如這種行為具有輔助性或有限性，或與網站的主題具有一定的聯系。

還需指出的是，商標的指示性使用不能成為域名搶注的合法外衣，否則域名搶注者都可以借用指示性使用來實現非法牟利的目的。因此，如果域名注冊者存在商業性利用域名的事實(如向商標權人提出域名出售的要約而索要高價)，其難以構成商標的合理使用。在2001年判決的People for Ethical Treatment of Animals v. Doughney 案①People for Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359, 60 U.S.P.Q.2d 1109 (4th Cir. 2001)。中，涉案域名為< peta.org >，被告使用該域名的網站來對原告PETA(善待動物保護組織)進行滑稽模仿(parody)，但被告不僅在網站中存在商業性的鏈接，還向PETA提出了出售涉案該域名的要約，而且被告還注冊了其他著名機構的相關域名。聯邦第四巡回上訴法院最終駁回了被告提出的滑稽模仿的抗辯，從而支持了域名搶注和商標侵權的主張。

[1]阮開欣.域名爭議的若干法律問題探討——兼評微信域名案[J].中華商標,2016,(5).

[2]J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition[J].§ 11:45 (4th ed).

[3]黃武雙,阮開欣.商標申請人與在后使用人利益的沖突與權衡[J].知識產權,2015,(4).

[4]阮開欣.從“瑞麗”案看商標法中的地名和地理標志問題[J].中華商標,2015,(9).

[5]阮開欣.作品中使用商業標識的商標侵權問題——從近期電視節目名稱糾紛案談起[J].電子知識產權,2016,(3).

[責任編輯:劉 慶]

2016-08-19

阮開欣(1989-)，男，上海人， 2015級知識產權專業博士研究生。

D923.4

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1008-7966(2016)06-0134-04