涉外貼牌加工不構成商標使用

劉曉春

涉外貼牌加工是國際加工貿易中的一種主要方式，也稱為定牌生產或委托加工，指的是我國境內企業接受境外商標權人或商標使用權人的委托，根據委托方要求加工產品，貼附委托方提供的商標，并將加工的產品全部交付給境外委托人的貿易形式。在貼牌加工行業，如果所貼附的境外商標與在中國境內已經注冊的商標發生沖突，就會引發商標侵權的嫌疑與糾紛。涉外貼牌加工中的商標侵權風險一直是困擾我國加工企業的一朵法律疑云。

在司法實踐中，由于適用標準的不同，曾經出現過截然不同的法院判決，這也給貼牌加工企業的運營和風險管理帶來很大的不確定性。最近，最高人民法院就“PRETUL”商標的貼牌加工案件作出的再審判決，確定了僅為出口的貼牌加工行為不構成“商標使用”，因此不構成商標侵權。這個判決或許能夠在很大程度上確立一個統一的標準，對于貼牌加工行業而言，也可能意味著“商標魔咒”的松綁，能夠大大降低其侵權風險。不過，圍繞著這“一錘定音”的判決及其可能的后續效果，也引發了廣泛的討論和爭議。相關行業的企業和商標注冊人，都有必要對此跟進了解，未雨綢繆，制定對策。

商標權地域性與貼牌加工

涉外貼牌加工涉及到的商標使用和侵權風險問題，與商標權的地域性有關。一般在此類案件中，都會涉及到兩個相同或者近似的商標，一個注冊在中國，一個注冊在境外，分別被稱為“中國商標”和“境外商標”。需要注意的是，中國商標的注冊人并不一定是中國企業或個人，而境外商標的注冊人也可能身在中國。由于商標的效力只及于注冊地的范圍，因此，如果在中國境內使用商標，一般是要受到中國商標注冊人的控制，而境外商標的效力也只在境外有效。

比如，在最高院判決的“PRETUL”案件中，在中國擁有“PRETUL”商標的是原告萊斯公司，而被告亞環公司作為貼牌加工企業，其委托方儲伯公司擁有“PRETUL”的墨西哥商標。亞環公司受儲伯公司委托，按照其要求生產掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售。從儲伯公司的行為看，這的確是它使用自己商標的行為。但是，由于商標貼附行為發生在中國，中國商標權人是否有權要求禁止此種貼附行為，就成為問題的核心。

承攬加工抑或商品銷售

在以往的許多司法判決中，法院根據《商標法》關于商標侵權的規定，認為貼牌加工的確是“在相同或者類似的商品上使用了相同或者近似的商標”，屬于注冊商標專用權的范圍，因而構成了商標侵權。但是，近年來漸漸也有很多法院認為，貼牌加工制造的產品如果全部交付給委托方，到境外銷售，而并不在中國市場上銷售，那么，所“貼”之“牌”并沒有在我國境內發揮商標的識別功能，因而不構成“商標使用”行為，進而也就不構成商標侵權。這也對應了《商標法》修改后對于商標使用的界定，要求是“用以識別商品來源的行為”。

最高院在“PRETUL”案件中支持了上述第二種觀點，認為：“商標作為區分商品或者服務來源的標識，其基本功能在于商標的識別性，亞環公司依據儲伯公司的授權，上述使用相關‘PRETUL’標志的行為，在中國境內僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術性條件，在中國境內并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環公司在委托加工產品上貼附的標志，既不具有區分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。”

盡管在亞環公司與儲伯公司之間的合同上存在著“買賣”的字樣，但是法院結合雙方整體合同內容，將雙方關系被界定為“承攬加工”而非“商品銷售”，而貼附標識的行為也因而被認定為“物理貼附”和“技術性條件”，而非《商標法》意義上的“商標使用”。這一界定提示我們，在判斷某個場景是否符合“貼牌加工”從而可以豁免侵權時，首先要關注中外企業之間究竟是“承攬加工”關系——亦即提供的是加工服務而非商品本身，還是“商品銷售”關系，如果被界定為后者，那么恐怕還是逃不開商品侵權責任的承擔。

商標使用的多重功能

最高院對于貼牌加工行為不構成商標使用的這一認定，盡管是在商標侵權案件中作出的，但是由于“商標使用”這一概念在《商標法》中還有其他制度性功能，因此，有可能導致制度上的連鎖反應。

對于商標權人來說，商標使用是維持商標權效力的一個前提條件，反過來說，如果商標權人連續三年不使用商標，會面臨商標被撤銷的可能性。對于出口型企業來說，很多自有品牌的商品可能并不在中國境內直接銷售，而是僅在中國境內生產，全部銷售到境外。如果類推適用上述規則，那么有可能使得這種“使用”無法構成“商標使用”，而面臨被撤銷的境地。

實踐中法院曾經判決此種情況下，可以認定為商標權人的商標使用行為，如北京市高院在“SCALEXTRIC”商標案中的判決。這或許通過將出口型企業的行為解釋為“銷售”行為而非“加工”行為來實現。

由于“商標使用”在《商標法》中存在多重功能，貼牌加工中的商標貼附行為性質的認定，有必要在不同的領域進行標準的統一，這有賴于法院在實踐中建立更具有可預期性的統一標準，而對于商標權人和貼牌加工企業來說，也有必要深入理解司法規則背后的邏輯和精神，預先制定有利于自己的操作方案。

后續影響與應對方案

涉外貼牌加工行為不構成商標使用，這一認定相當于給貼牌加工企業建立了一個商標侵權豁免的“避風港”。而從商標權人的角度，也意味著在主張商標侵權的時候，除了關注商品在生產階段的商標貼附行為（或者說商標和商品之間的物理聯系）之外，還需要考慮商品的后續銷售渠道等市場情況，如果商品后續沒有進入中國境內的銷售渠道，那么商標貼附行為很可能在中國就不會被認為是一種“商標使用”。這一方面減輕了貼牌加工企業的商標合規義務，另一方面的確是增加了商標權人主張商標侵權的負擔。因而這些規則也引發了業內的爭論和質疑。

這種影響可能對于工商、海關等行政執法產生比較直接的影響。比如，當工商或者海關查封涉嫌商標侵權的產品時，如果被查封企業提供了證明自己為涉外貼牌加工的相關文件，比如委托方持有在非洲某小國的注冊商標，那么就可以證明不構成商標侵權。但是，實踐中很可能出現規則被“鉆空子”的情形，比如，某些中國企業為了規避侵權，有可能去非洲某小國注冊很多中國的商標，打著“貼牌加工”的幌子行假冒商標之實，卻有可能在實踐操作中獲得豁免。

從貼牌加工企業的角度，“PRETUL”案件的規則的確能夠讓他們從商標侵權的疑云之下解放出來，只要能夠證明自己是純粹的貼牌加工，并且產品全部用于出口，則不需再承擔侵權之責。在實際操作中，貼牌加工企業應當在接受委托加工業務之時，就注意審查和保存委托方相關的權利證明文件，以及雙方的合同相關往來文件，主要證明兩個方面：第一，委托方擁有合法的境外商標，即貼牌加工所貼附之標識存在合法來源；第二，所加工的產品全部運往國外用于國外銷售。如果存在部分產品進入中國境內的流通渠道，那么這部分產品就很可能構成商標侵權產品，而不再能進入“貼牌加工”的避風港。

從商標權人的角度，需要明確的是，他人純粹用于出口的貼牌加工行為已經不需要再取得商標權人的許可。但是，商標權人依然可以監控國內市場，如果出現打著“貼牌加工”之名而行國內銷售之實，依然可以追究其商標侵權責任。除此之外，出口型企業也應當關注自己出口商品的商標使用方式，通過證明自己行為屬于“銷售”行為，避免被認定為“連續三年不使用”，而面臨被撤銷的尷尬。

（ 作者單位：中國青年政治學院法學院 ）