有關《專利法》第26條第4款一種情形的審查研究

國家知識產(chǎn)權局專利局(專利審查協(xié)作北京中心)，北京　100190

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有關《專利法》第26條第4款一種情形的審查研究

國家知識產(chǎn)權局專利局(專利審查協(xié)作北京中心)，北京100190

摘要：本文對權利要求中存在非技術詞語時，造成權利要求的保護范圍不清楚的問題進行了研究，并通過對實際案例的分析，探討了對于存在非技術詞語時，該非技術術語與權利要求或說明書的技術方案中其他內容之間的關系，給出了判斷類似情況下權利要求是否清楚的可行方法，以及申請人克服這些類型的不清楚缺陷的合理途徑。

關鍵詞：非技術詞語；不清楚；修改；意見陳述

《專利法》第26條第4款規(guī)定“權利要求書應該以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍”。權利要求書是否清楚，對于確定發(fā)明或者實用新型的保護范圍是極為重要的。在專利審查過程中應當盡可能消除權利要求保護范圍的不確定因素。《審查指南》第二部分第二章第3.2.2節(jié)[1]指出：“權利要求的保護范圍應當根據(jù)其所用詞的詞義來理解”。那么，權利要求書中存在非技術詞語時，是否會導致權利要求的保護范圍不清楚是審查過程中不容易把握的。《審查指南》中對這一問題并沒有給出更為詳細的規(guī)定和解釋。由于發(fā)明創(chuàng)造是多樣的而已有的規(guī)范技術術語又是有限的，應當允許申請人使用自造的術語。那么如果權利要求中出現(xiàn)了非技術詞語時，如何理解該權利要求的技術方案。如果說明書中指明了某個詞具有特定的含義，并且使用了該詞的權利要求的范圍由于說明書中對該詞的說明而被限定得足夠清楚，這時雖然權利要求中存在非技術詞語而導致該權利要求不清楚，但這種不清楚可以通過申請人修改權利要求補充其確定的含義來克服。但在審查實務中，往往會出現(xiàn)很多較為復雜的情況，比如：在權利要求中出現(xiàn)產(chǎn)品的自造的型號，產(chǎn)品商標，產(chǎn)地等，如果說明書中沒有對這些詞語進行解釋和限定，或僅存在相關描述而不是針對該詞語的確定的定義，難以判斷其產(chǎn)品的結構和/或組成，那么這種權利要求存在的不清楚是否就無法克服了呢？審查員在實際審查操作中經(jīng)常感到非常困惑。下面通過一個案例來探討權利要求中出現(xiàn)類似情況的操作辦法。

一、案例分析

案例：權利要求中出現(xiàn)“8)脫脂清洗工序：使用生田牌脫脂機，控制脫脂機速度為60-70m/min”。權利要求中出現(xiàn)的“生田牌脫脂機”采用商標表示該脫脂機是否導致該權利要求不清楚，以及申請人在意見陳述中進行解釋是否能克服不清楚的缺陷存在以下兩種觀點。

觀點一認為權利要求的保護范圍清楚的。由于“生田牌脫脂機”可以理解為脫脂機，其完成的是脫脂的工作，無論這個牌子的脫脂機的結構是否是固定的，其肯定能完成脫脂的功能，該權利要求保護的就是用脫脂機脫脂這個工序。因此該權利要求是清楚的。

觀點二則持相反意見，認為權利要求的保護范圍不清楚，通過初步檢索發(fā)現(xiàn)該商標名無確切含義，該商標所指代的產(chǎn)品結構不確定。但申請人在意見陳述中如果能找到證據(jù)證明在申請日前該商標或商品名所對應的設備是已知的，而且是固定不變的，具有確切含義，則審查員接受，認為克服了該缺陷；反之，如果該商標或商品名所對應的設備不是已知的，而且不是固定不變，如有一系列結構不同的設備，則商標或商品名所對應的設備無確切含義，不予接受。申請人如果修改權利要求，將該商標或商品名刪除，則超出了原權利要求書所要求保護的范圍是不允許的。

本案例中該商標代表的產(chǎn)品是否清楚要看該商標名代表的脫脂機在申請日前是否具有公認確切的結構和/或組成；如果該商標名代表的脫脂機在申請日前具有一系列公知的型號機型，該系列的脫脂機是否均能起到相同的作用。只有當商標名代表的脫脂機在申請日前具有公認確切的結構，或者說該商標有一系列公知的型號機型，這些系列的脫脂機均能起到相同的作用，才能認為該商標所代表的產(chǎn)品是清楚的，否則其代表的產(chǎn)品的結構是不確定的，包含該產(chǎn)品的權利要求就是不清楚的。這也提醒申請人盡量不要在權利要求中寫入沒有公知定義的商標。因為只有少數(shù)具有公知定義的商標才具有確定的結構和組成，如Teflon，云南白藥等。但大多數(shù)商標都無法列舉其所有的型號，即使寫明了型號，還必須準備好申請日前獲得的關于該商標的該型號的產(chǎn)品的結構說明或結構圖，以備審查員質疑該商標所代表的產(chǎn)品不清楚時提供證據(jù)。

二、結論

通過以上分析可以看出，判斷該類權利要求是否清楚時，審查員應當站在本領域技術人員的角度，基于對權利要求整體技術方案的理解來判斷。對于權利要求中出現(xiàn)的某些自造的產(chǎn)品名、型號和商標、產(chǎn)地等，這些自造的詞所代表的產(chǎn)品是否具有清楚的結構和/或組成則要因案而異。如果權利要求和說明書中描述了產(chǎn)品的明確結構，而該自造的產(chǎn)品名或型號沒有隱含不同于權利要求和說明書中所描述的該產(chǎn)品的特殊結構或組成，則這種自造詞所代表的產(chǎn)品是清楚的。反之如果該自造詞隱含了權利要求和說明書之外的特殊結構，或其結構不固定也不確定，則這種自造詞所代表的產(chǎn)品是不清楚的。對于上述類型的權利要求中出現(xiàn)的不清楚的問題，申請人在意見陳述中的解釋澄清如果是合理，則審查員可以接受，認為克服了權利要求不清楚的缺陷，必要時應進行權利要求的修改。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局.專利審查指南2010[M].北京：知識產(chǎn)權出版社，2010.

中圖分類號：D923.42

文獻標識碼：A

文章編號：1006-0049-(2016)06-0179-01

作者簡介：許利波*許利波(1982-)，男，漢族，湖南安仁人，碩士研究生，國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作北京中心，助理研究員，研究方向：流體力學、專利審查。