淺談方法權利要求創造性判斷中的整體原則

胡文娟

摘 要 專利審查中創造性判斷的客觀性是審查中的難點，把握整體原則是使判斷接近客觀的最基本條件。方法權利要求通常使用多個步驟或者流程的技術特征來描述，實踐中經常出現不顧整體原則而導致創造性判斷結論錯誤的情況。本文從具體案例出發探討方法權利要求創造性判斷中整體原則的考量因素。

關鍵詞 方法權利要求 創造性 整體原則

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：ADOI：10.16400/j.cnki.kjdkz.2015.10.078

Analyzing the Overall Principle of Creative Method of Claim

HU Wenjuan

（State Intellectual Property Office Patent Examination Cooperation Center in Hubei， Wuhan， Hubei 430000）

Abstract It is a difficulty of the objectivity of judgement in inventive steps of patent examination. Holding the whole principle is the basic condition for approaching objectivity. Means claims are usually described by multi procedures or process. In practice， wrong judgement often occurs in inventive steps while disregarding of the whole principle. The consideration factors of the whole principle are explored for correct judgement in inventive steps of means claims.

Key words means claim; creativity; overall principle

0 引言

創造性判斷在發明專利的實質審查過程中，其地位非常重要，發明是否具有創造性，往往是審查員與申請人/代理人之間的爭議焦點。《專利審查指南》第二部分第四章《創造性》中貫穿著“整體”的思想。第3.1節關于“審查原則”規定：“在評價發明是否具備創造性時，審查員不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待。”第3.2.1.1節中關于“三步法”的規定：“判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示”。第6.4節關于“對要求保護的發明進行審查”規定：“創造性的判斷，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，即評價技術方案是否具備創造性，而不是評價某一技術特征是否具備創造性。”①②③“整體”原則應當貫穿于創造性判斷的始終，忽視“整體”原則容易造成創造性判斷錯誤。

方法權利要求作為一大類權利要求，通常采用工藝過程、步驟或者流程等技術特征來描述，方法權利要求中各步驟之間執行的順序、步驟得到的中間結果等，在創造性判斷中應當如何考慮，也是在審查員與申請人/代理人之間容易引發分歧的問題。筆者從兩個實際案例入手，引出方法權利要求的創造性判斷容易出現未把握“整體”原則的問題，結合對“整體”原則的思考與理解，深入分析方法權利要求創造性判斷中的“整體”原則需要考量的因素。

1 案例介紹

案例1：某發明專利申請，涉及適用于能夠通過手指或觸控筆等的接觸而輸入信息的輸入顯示裝置等的導電性膜的制造方法，其說明書指出現有導電性膜具備形成在膜基材的兩面的透明導電體層和形成在各透明導電體層的表面的金屬層，存在將該膜卷成卷狀時鄰接的膜彼此壓接的問題，如果將壓接的膜彼此剝離，則有時損傷膜內的透明導電體層，可能導致品質降低。

本發明采用在第1銅層的表面形成含有氧化亞銅的氧化被膜層，在將第2層疊體卷成卷狀制成第2卷時，發揮即使不在導電性膜之間插入襯紙也不壓接的效果。

權利要求 1：

一種導電性膜卷的制造方法，其特征在于，所述導電性膜卷的制造方法包含如下工序：

第1工序，在膜基材的一側通過濺射法順次層疊第1透明導電體層和第1銅層，將得到的第1層疊體卷成卷狀，制成第1卷。

第2工序，將所述第1卷在大氣中存放30小時以上，在所述第1銅層的表面形成含有氧化亞銅的氧化被膜層。

第3工序，邊將所述第1卷開卷，邊在所述膜基材的另一側通過濺射法順次層疊第2透明導電體層和第2銅層，將得到的第2層疊體卷成卷狀，制成第2卷。

審查員檢索獲得三篇對比文件。對比文件 1 公開了一種單面的導電性膜卷的制造方法，其將透明導電材料層設置在基板的表面上，其它導電材料層淀積在透明導電材料層上或基板的相反側上，通過選擇性地蝕刻這些層，從而制成用于安裝電元件的焊盤和形成電路的導電跡線的布圖。對比文件 2、3分別公開了一種導電性膜的結構。對比文件1-3均未公開本發明的發明構思。

審查意見如下：

權利要求1與對比文件1相比，區別技術特征在于：（1）第2工序中將第1卷在大氣中存放30小時以上，在第1銅層表面形成含有氧化亞銅的氧化被膜層;（2）在第3工序中邊將第1卷開卷，邊在所述膜基材的另一側通過濺射法順序層疊第2透明導電體層和第2銅層。基于上述區別技術特征，本發明實際解決的技術問題是（1）如何形成有銅被氧化的層;（2）如何形成完整的導電性膜的結構。對于區別技術特征（1），對比文件2公開了……;對于區別技術特征（2），對比文件3公開了……;……是本領域的公知常識。因此權利要求1不具備創造性。

【案例分析】

權利要求1本身就是一個完整的單面的導電性模的結構，并不存在雙面才是完整的結構概念，權利要求1并沒有需求要形成雙面的膜結構，上述提出的技術問題（2）未從發明的整體技術方案出發來確定技術問題。并且，審查意見在評述區別技術特征時，將方法權利要求的相互關聯的步驟（2）、（3）割裂開來作為多個區別技術特征，分別解決不同的技術問題，導致相互關聯的步驟各自孤立，未從整體上把握技術方案。

案例2：某發明專利申請，涉及對多源圖像的融合方法，其說明書指出目前采用小波域隱馬爾可夫樹HMT統計模型來捕捉小波系數不同尺度間的相關性，并將該模型用在圖像融合上，但存在以下問題：小低頻部分融合規則過于簡單，導致許多信息丟失;對圖像特征的選擇缺少方向性，不能充分提取出原始圖像中的細節信息;圖像中的邊緣和輪廓奇異性的各向異性特征，不能被各向同性小波變換有效捕捉。

本發明采用基于方向波域隱馬爾可夫模型的多源圖像融合，提高融合圖像的質量。

權利要求1：一種基于方向波域隱馬爾可夫樹模型的多源圖像融合方法，包括如下步驟：（a）輸入兩幅原始圖像，并利用基于小波變換的融合方法從兩幅原始圖像中得到一幅初期融合圖像;

（b）對兩幅原始圖像與得到的初期融合圖像分別進行Directionlet變換，分別得到三幅圖像的Directionlet低頻系數和高頻系數;

（c）對得到的初始融合圖像的Directionlet高頻系數建立HMT模型，構造該模型的參數集 ;

（d）利用期望最大算法即EM算法對構造的參數集 進行訓練得到它的估計值根據分別計算兩幅原始圖像的每個Directionlet高頻系數的后驗概率;

（e）對兩幅原始圖像的Directionlet低頻系數采用自適應加權融合規則進行融合，得到融合圖像的Directionlet低頻系數;

（f）根據步驟（d）中得到的參數集和后驗概率，對兩幅原始圖像的Directionlet高頻系數采用顯著性測量的融合規則進行融合，得到融合圖像的Directionlet高頻系數;

（g）對上述的融合圖像的Directionlet系數進行Directionlet逆變換得到融合圖像。

審查員檢索獲得三篇對比文件。對比文件1公開了對兩幅原始圖像分別進行Directionlet變換，對Directionlet低頻系數和高頻系數分別進行融合，再進行Directionlet逆變換得到融合圖像。對比文件 2公開了一種圖像分割方法，對高頻分量使用Directionlet域HMT模型獲得估計參數，對比文件 3公開了一種圖像融合方法，對兩幅原始圖像Contourlet變換高頻分量分別HMT建模得到各自參數集，指導融合。對比文件1～3均未公開本發明的發明構思。

審查意見如下：

權利要求1與對比文件1相比，區別技術特征在于：（1）利用基于小波變換的融合方法從兩幅原始圖像中得到一幅初期融合圖像，并對初期融合圖像進行Directionlet變換，得到其Directionlet低頻系數和高頻系數;（2）對得到的初始融合圖像的Directionlet高頻系數建立HMT模型，構造該模型的參數集 ;利用期望最大算法即EM算法對構造的參數集 進行訓練得到它的估計值，根據分別計算兩幅原始圖像的每個Directionlet高頻系數的后驗概率;（3）……

對于區別技術特征（1），對比文件2公開了……對于區別技術特征（2），對比文件3公開了……區別技術特征（3）……是本領域的公知常識。因此權利要求1不具備創造性。

【案例分析】

權利要求1中針對高頻系數的融合，是對初期融合圖像的Directionlet高頻系數進行HMT建模及后續參數集的構建及訓練得到估計值，根據估計值分別計算兩幅原始圖像的高頻系數的后驗概率，進而對兩幅原始圖像的Directionlet高頻系數采用顯著性測量的融合規則進行融合。對比文件1～3針對的對象均未出現初期融合圖像。一般而言，操作步驟針對的對象不同，獲得的結果必然不同，獲得的結果用于指導后續步驟的操作也必然不同，而對比文件1～3均未公開上述內容。并且，審查意見在評述區別技術特征時，將對初始融合圖像進行操作相關的特征割裂開來，并分別解決不同的技術問題，導致相互關聯的特征各自孤立，未從整體上把握技術方案。

上述兩個案例從表面上看，審查意見中的創造性判斷貌似注重證據使用，但仔細分析，這種審查方式并不正確，它違背了專利法審查指南上規定的關于創造性判斷的“整體”原則。

2 把握“整體”原則時的考量因素

如本文第一部分中指出，《專利審查指南》第二部分第四章《創造性》中貫穿著“整體”的思想。從“整體”出現的三個位置來看，這三個“整體”分別從三個不同的層次，闡述了創造性判斷中應遵循的原則。第一個“整體”從創造性判斷的基本思路和原理上，提出“整體”的基本要求;第二個“整體”從“三步法”中“判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見”上，即從技術啟示的角度，提出“整體”的判斷方法;第三個“整體”從創造性判斷針對的是技術方案而非某一技術特征的角度，指出“整體”的判斷對象。

根據以上兩個案例，筆者提出在方法權利要求的創造性判斷中，從以下兩個角度，分析是否能夠將多個步驟技術特征拆分的情況，有助于在判斷方法權利要求的創造性時把握“整體”原則。

2.1 考慮步驟的順序調換能否達到相同效果

方法權利要求往往是一套完整的工藝步驟，雖然由多個技術特征構成，但這些技術特征組成一套解決手段，構成一個發明構思。因此，在發明構思不可拆分的情況下，不應將形成該發明構思的多個技術特征拆分開來。判斷方法權利要求各個步驟之間的順序關系是否可以隨意調整，而不影響發明構思的實現，是是否能夠將各個步驟拆分開來討論的關鍵。在不能通過先后順序的調換達到相同的效果時，不宜將多個步驟的技術特征拆分開來進行分別判斷。

例如案例1中“第2工序，將所述第1卷在大氣中存放30小時以上，在所述第1銅層的表面形成含有氧化亞銅的氧化被膜層”與“第3工序，邊將所述第1卷開卷，邊在所述膜基材的另一側通過濺射法順次層疊第2透明導電體層和第2銅層，將得到的第2層疊體卷成卷狀，制成第2卷”之間具有先后順序，若這兩個工序順序調換，顯然將不能夠利用在所述第1銅層的表面形成含有氧化亞銅的氧化被膜層的效果，從而也就不能夠解決將膜卷成卷狀時鄰接的膜彼此壓接的問題。在此情況下，不宜于將多個步驟的技術特征拆分開來。

2.2 考慮后續步驟的執行是否依賴于前述步驟的結果

方法權利要求往往存在多個步驟，每個步驟可能都會產生某個結果，在判斷方法權利要求的多個步驟技術特征是否能夠拆分時，判斷后續步驟是否依賴于前述某個步驟生成的結果， 是另一個重要因素，即考慮步驟之間是否體現了執行結果的依賴性，即第二步驟的執行是否依賴于第一步驟的執行結果。

例如案例2中，步驟（b）的執行針對的對象是步驟（a）的結果“初期融合圖像和兩幅原始圖像”;步驟（c）執行針對的對象是步驟（b）的結果之一“初期融合圖像的Directionlet高頻系數”;步驟（d）執行針對的對象是步驟（c）的結果“初始融合圖像的Directionlet高頻系數的HMT參數集 ”;步驟（e）執行針對的對象是步驟（b）的另一結果“初期融合圖像的Directionlet低頻系數”;步驟（f）執行針對的對象是步驟（d）的結果“參數集和后驗概率”;步驟（g）執行針對的對象是步驟（f）的結果 “融合圖像的Directionlet高頻系數”及步驟（e）的結果“融合圖像的Directionlet低頻系數”。可見，多個步驟之間存在步驟結果的傳遞，后述步驟的執行明顯嚴格依賴于前述步驟的結果輸入，其中任意一個中間結果的輸入不同，都將會導致最終結果的不同。當然，這里需要指出的是，對于步驟（e）和步驟（f）他們之間采用一先一后或者并行的順序關系，并不影響其結果對后續步驟的影響，因此這兩個步驟之間的順序，單獨來說不需要關聯考慮，但是從權利要求整體技術方案來看，顯然需要考慮各步驟之間的關聯，不宜于將多個步驟的技術特征拆分開來。

3 小結

針對方法權利要求的創造性判斷，需要把握“整體”原則。這里的“整體”指的是從整體的視角來審視本發明的技術方案，在評價創造性時，既要認識到各個步驟技術特征本身的存在，也應充分意識到各個步驟技術特征之間所存在的關聯，才能真正做到從“整體”上進行創造性判斷。

注釋

① 專利審查指南2010[M].知識產權出版社，2010.

② 姚正陽.從一個案例淺談專利創造性判斷中的整體原則[J].中國發明與專利，2015（2）.

③ 王寶筠.淺析創造性判斷中的“整體”[J].電子知識產權，2014（5）.