論商標搶注及其法律規制

李寶軍

（山東建筑大學法政學院，山東 濟南 250101）

論商標搶注及其法律規制

李寶軍

（山東建筑大學法政學院，山東 濟南 250101）

在商品經濟的大潮中，商標的經濟價值越來越引起人們的重視。由于我國商標法律法規存在的一系列問題，導致商標搶注行為在現實社會中有愈演愈烈之勢。針對這種嚴峻形勢，國家應當從完善商標注冊原則、建立商標防御制度、明確商標搶注的不正當競爭行為的性質三個方面完善我國商標立法，規制商標搶注行為，保護商標使用者的合法權益，維護正常的社會主義市場經濟秩序。

商標搶注；不正當競爭；法律規制

一、商標搶注的概念

從立法層面上講，我國并不存在“商標搶注”這一法律術語，無論是《商標法》還是《商標法實施條例》，抑或是《反不正當競爭法》，均未明確提出“商標搶注”的術語與概念。但在學理層面上，學界對“商標搶注”這一概念的認識經歷了前后相繼的兩個發展階段。第一階段，學界普遍認為，商標搶注僅指對他人使用在先但未依法進行核準登記的商標，搶先予以注冊登記，并取得商標專用權的行為。而在現階段，商標搶注的內涵在原有意義上進一步拓展，即將他人已注冊商標在非類似商品或者服務上進行注冊也歸入商標搶注的范疇。[1]因此，商標搶注的完整概念應當是指，對已使用在先但未依法進行核準登記的商標予以搶先注冊，或者對已經進行了注冊登記的商標在非類似商品或者服務上進行注冊，取得商標專用權的行為。

二、商標搶注的性質

目前學界對商標搶注行為的性質眾所紛紜，見仁見智，其中代表性的觀點共有三種。第一種觀點認為，在激烈的商戰中，商標已成為市場競爭的利器，“商標搶注”是一種獨具眼光的競爭行為，與屬于侵權的“混淆、假冒注冊商標行為”存在本質的區別。企業對自己認為有市場發展潛力的商標應該提前進行注冊，即使是注冊在前的商標，在商標有效期滿時也應該及時續注。如果某個企業的商標由于沒有注冊或者是注冊商標有效期屆滿沒有及時續注而被他人搶注給自身造成的損失應該由企業自己承擔，因為此種損失的產生是由于該企業的商標保護法律意識淡薄或者怠于行使商標權利等自身過失所致。[2]第二種觀點認為，商標搶注從形式上看與民法上的侵權行為無異，但是如果從嚴格的法律角度著眼，則商標未注冊意味著該商標并未獲得法律的認可，繼而該商標并未成為法律所保護的對象。當然，也有一些學者指出，假設某個企業在明知他企業所使用的商標未注冊的情況下，搶先注冊該商標，同時在取得商標專用權之后，向被搶注商標的企業索取商標使用費或商標轉讓費，這一行為明顯違反了公平與誠信兩大民法基本原則。

筆者認為，以上兩種觀點分別從功利主義和實證主義出發，等于變相承認了商標搶注行為的合法性與正當性，勢必為愈演愈烈的商標搶注行為火上澆油，擾亂正常的社會主義市場經濟秩序。事實上，我國《商標法》第四十一條第一款明確規定，“已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。”對于該法條所規定的“以其他不正當手段取得注冊”，通常從四個方面加以廓清：首先，被搶注的商標是否具有獨創性；其次，被搶注的商標是否具有一定時段的使用歷史，在同行業中是否具有一定知名度；再次，商標所有人是否對商標進行了大量的廣告宣傳；最后，搶注商標涉及的雙方當事人是否從事同種行業，搶注商標一方是否存在明知與故意。從我國《商標法》的規定與以上四點分析，將商標搶注行為界定為不正當競爭行為似乎更為恰當。同時，對商標搶注行為的這一定性也符合國際社會的通行做法。《保護工業產權巴黎公約》在1990年的修訂中即明確規定:“凡在工商業活動中違反誠實經營原則的競爭行為即構成不正當競爭行為。”[3]在此公約的推動下，世界上大多數法治發達國家也開始在自己的商標法中增加大量有關反不正當競爭的內容。

三、商標搶注的法律原因分析

（一）單純的申請在先原則存在弊端

按照我國《商標法》的規定，取得商標專用權的法律程序分為兩步，首先是申請人向商標局提出商標注冊申請，然后是商標局審查通過。此種程序不考慮申請人是否使用過申請注冊的商標。此即商標注冊的申請在先原則。該原則具有形式的合理性，有利于商標行政管理機關的統一與高效的商標管理。然而，申請在先原則只是適用于商標注冊的程序性原則，它并未要求商標局對商標申請人的申請商標進行實質性審查。換句話說，只要符合法定的條件，就能取得商標專用權。這也就導致商標搶注者可以利用申請在先原則的缺陷，利用商標使用者的法律保護意識淡薄，將他人苦心經營的商標搶先注冊，然后禁止使用人使用該商標或者向其索要高額的商標轉讓費，嚴重損害商標使用者的利益，也嚴重影響正常的市場經濟秩序。

（二）商標申請人的條件過于寬泛

我國《商標法》第四條規定：“自然人、法人或者其他組織對其生產、制造、加工、揀選或者經銷的商品…提供的服務項目，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請…商標注冊。”該法條表明，法律并未強制要求所有的商品或服務上的商標都進行注冊，這意味著法律并不禁止未注冊商標的使用。現實生活中，商標保護法律意識淡薄的商標使用人未能及時進行商標注冊的現象大量存在，這就給商標搶注人以可趁之機。2003年的“馬氏莊園”商標搶注風波就是最好的例證，在此案中，當事人宋某將河南安陽的著名建筑“馬氏莊園”這一名稱搶注，注冊范圍竟然涉及住所、旅館、汽車運輸、酒類飲料等七大類共七十多種商品。

與“馬氏莊園”案類似的例子俯拾皆是，這與我國《商標法》規定的商標申請人的條件過于寬泛不無聯系。條件過于寬泛意味著商標搶注人只要滿足《商標法》規定的條件就可以申請商標注冊，而搶先申請商標注冊可以給其帶來可觀的利益，就算最終被法院認定為惡意搶注，對于商標搶注人來說也未必帶來多大的經濟損失，因為根據我國《商標法》第四十一條之規定，“已經注冊的商標…是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標。”利害權衡之下會發現，搶注商標不僅有利可圖，而且基本不用承擔任何法律責任，具有經濟理性的商標搶注人當然也就有恃無恐了。

（三）對未注冊商標缺乏相應的保護

我國《商標法》第三十一條規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”一般認為，該法條以保護注冊商標為主，對于未注冊商標給予的是適當保護，但并不是所有未注冊商標都受其保護。未注冊商標受該法條的保護必須滿足三個基本條件：一是對方必須是以不正當手段搶注的；二是該未注冊商標必須已經使用；三是使用必須產生一定的影響。同時，如果被搶注商標屬于非馳名商標，商標的實際權利人未能在該商標核準注冊之日起五年內提出撤銷申請，那么搶注人就取得商標的專有權，而且可以要求該商標的實際權利人停止使用該商標并賠償損失。

（四）立法規制不足且抽象

我國商標法僅第十三條和第三十一條對搶注行為有所涉及，且該兩條的規定也過于簡單，難以對商標搶注行為做到有效的規制。根據《商標法》第十三條的規定，商標法對馳名商標給予了保護，但就涉及一般商品的商標保護未予涉及。另外，我國《商標法》第三十一條的規定僅對商標搶注行為作了原則上的規定。除此之外，無論是《商標法》還是《商標法實施條例》既未對商標搶注的認定標準做出明確的界定，也未寫明商標搶注人應當承擔的法律責任，這使商標行政管理部門在查處商標搶注行為容易陷入無法可依的窘境，對搶注商標者無法起到有效的震懾及懲戒作用。

四、商標搶注的法律規制

從以上分析可知，出于經濟利益的驅動，個人有非常強烈的商標搶注欲望，而我國當前對于商標的保護不盡完善，對于商標搶注行為缺乏有效的控制手段。針對這種情況，我們應當從三個方面加強對商標搶注的法律規制。

（一）完善商標注冊原則

我國《商標法》第二十九條確立了申請在先原則，并構成我國商標注冊的基本原則。申請在先原則有利于商標行政管理部門的商標管理，提高社會對于商標注冊與使用的效率，但是該原則卻往往忽視個案正義，為商標搶注留下極大的法律漏洞，因此完善我國的商標注冊原則成為當務之急。對此，我們不妨借他山之石以攻自身之玉。英美法系的美國本來實行使用取得商標權制度，但1984年美國發生了著名的克羅克國家銀行訴加拿大商業帝國銀行的案件。該案的判決導致美國在1988年修正了其商標法的相關規定，將使用取得商標權制度和注冊取得商標權制度融合，采用獨特的所謂“意圖使用”標準。大陸法系的德國本來實行注冊取得商標權制度，然而在1994年，德國全面修訂本國商標法，將商標權區分為形式商標權與實質商標權，“形式商標權是指由注冊而取得的權利，實質商標權則不經注冊，只要一定之表征在特定交易范圍內被當成是某項商標或服務的標記，而能與他人提供的商品或者服務相區別，即受到商標法的保護。”[4]上述美國與德國的立法實踐，對完善我國商標申請在先原則具有很好的借鑒作用。我國《商標法》確立的先申請原則應該適當做出調整，采用注冊和使用并行的商標權取得制度。惟其如此，才能更好地保護商標權利人的合法權益，遏制愈演愈烈的商標搶注行為。

（二）確立防御商標制度

防御商標是指“同一商標權人在不同類別的商品或服務上注冊若干個相同的商標。”[5]實際使用的商標是正商標，其他的注冊商標則是防御商標。如果他人在非類似商品或者服務上注冊并使用防御商標，同樣會損害正商標注冊人的合法權益。所以，防御商標的作用不是為了商標注冊人的使用而是防止其他人在類似商品或者服務上注冊使用其商標。大多數法治發達國家的商標法都規定了防御商標制度，譬如《意大利商標法》第二十四條第四款明確規定，“如果不使用的商標的所有人同時是仍然有效的一個或多個近似商標的所有權人，而且至少有一個商標正在被使用以區別同樣的商品或服務，那么，不應適用商標不使用而撤銷的規定。”

我國商標法沒有關于防御商標的任何規定，但是在實踐中，商標注冊人為防止商標被搶注在非類似商品或者服務上，而將自己的商標在各種類別的商品或者服務上加以注冊，即防御性注冊，以保護其商標不被搶注在其他商品或服務上，維護自己的合法權益。然而，我國《商標法》第四十四條規定：“連續三年停止使用注冊商標的，由商標局責令限期改正或撤銷。”此條規定為商標權利人的商標權益設置了一定限制，因為防御商標的作用在于防御而不在于實際使用，法律規定的三年期效屆滿，防御商標也就失去了其法律效力，如果要使其繼續有效而不被撤銷，商標權利人只能重新注冊。雖然根據我國《商標法實施條例》第三條的規定，對注冊商標進行廣告宣傳也是一種商標使用方式，這似乎給防御商標提供了一種出路，但是此舉無疑會大大增加商標所有權人保護其合法權益的成本。綜上，我國應當修改《商標法》第四十四條之規定，確立防御商標制度，只有制度的明確保障，才能有效地防止商標搶注行為，保護商標權利人的合法權益，

（三）立法上明確商標搶注的性質

我國的商標法規，包括《商標法》、《商標法實施條例》、《反不正當競爭法》等均未對商標搶注的性質作出明確的規定，這就為商標搶注人留下了法律的空白地帶。近年來，隨著商標的經濟價值越來越為人們所重視，社會上出現了所謂的“職業商標搶注人”。比如2006年，兩位“職業商標搶注人”向國家商標局提出“宋都古城汴梁”的商標注冊申請，竟然于2009年通過了國家商標局的初步審定。不僅如此，二人還將“包公祠”、“白馬寺”、“葫蘆島”、“水泊梁山”、“昭君墓”等景點名稱或者區域名稱加以商標注冊。為應對此種狀況，國家工商行政管理總局曾經在2007年制定頒布了《自然人辦理商標注冊申請注意事項》，該文件將申請注冊商標的自然人的范圍明確限定為個體工商戶、個人合伙、農村承包經營戶等依法獲準從事經營活動的自然人。然而，此項新規并沒有阻止商標搶注人搶注商標的步伐。在社會實踐中，只要商標搶注人掛靠在其他經營者的門下或者自己辦理營業執照，即可輕易規避上述《注意事項的》限制。因此，只有從立法上明確商標搶注行為為不正當競爭行為之一種，不僅受到商標法的規則，而且受到反不正當競爭法的規則，才能既治標又治本，從性質上否定商標搶注行為，從根源上治理商標搶注行為，保護商標權人的合法權益。

[1]張文靜.關于商標搶注的法律思考[J].法制與社會，2008，（7）.

[2]張玉敏.商標搶注的性質和對策[J].中華商標，1997，（3）.

[3]梁東.試析商標搶注的原因和性質[J].北京市經濟管理干部學院學報，2000，（3）.

[4]宋林莉.解決商標搶注問題的法律分析[J].中華商標，2009，（11）.

[5]胡開忠.商法學教程[M].北京：中國人民大學出版社，2008.20.

（責任編輯：滕元良）

D923.4

A

2095—7416（2014）02—0099—03

2014-01-03

李寶軍（1971-），男，山東臨朐人，山東建筑大學法政學院講師，研究方向為國際經濟法、商法。